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1、专 利 代 理 人 资 格 考 试 考 前 培 训无 效 宣 告 代 理 实 务国家知识产权局专利复审委员会国家知识产权局专利复审委员会 兰琪兰琪20152015年年专利代理实务部分专利代理实务部分基本要求基本要求 “撰写能有效而又合理地保护发明创造的说明撰写能有效而又合理地保护发明创造的说明书和权利要求书,撰写能够书和权利要求书,撰写能够依法充分维护委托人依法充分维护委托人利益利益的答复审查意见的意见陈述书、无效宣告请的答复审查意见的意见陈述书、无效宣告请求书以及针对无效宣告请求的意见陈述书求书以及针对无效宣告请求的意见陈述书”*23无效宣告请求书无效宣告请求书 (1)正确选择无效的法律依据
2、,)正确选择无效的法律依据,将条款项作为独立理将条款项作为独立理由提出、突出重点。由提出、突出重点。 (2)针对性论述,具体指明何种缺陷,详细论述为什)针对性论述,具体指明何种缺陷,详细论述为什么不符合有关规定。么不符合有关规定。 (3)请求书的表述方式,词语规范、有理有据、条理)请求书的表述方式,词语规范、有理有据、条理清楚、逻辑清晰。清楚、逻辑清晰。大纲要求大纲要求*4针对无效宣告请求的意见陈述书针对无效宣告请求的意见陈述书 (1)对无效理由的判断、对证据的判断。)对无效理由的判断、对证据的判断。 (2)制定策略)制定策略针对证据、针对理由(对所有无效针对证据、针对理由(对所有无效理由和证
3、据均予以回答)。理由和证据均予以回答)。 (3)必要时进行修改。)必要时进行修改。 (4)意见陈述的表述,)意见陈述的表述,词语规范、有理有据、条理清词语规范、有理有据、条理清楚、逻辑清晰。楚、逻辑清晰。大纲要求大纲要求*5历年考试回顾l07 07 专利权人专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求修改权利要求书、答复无效宣告请求书、简述指南中关于权利要求修改的要求书、简述指南中关于权利要求修改的要求l09 09 专利权人专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求修改权利要求书、答复无效宣告请求书书 (包括对补充理由陈述意见)、简述口审核实(包括对补充理由陈述意见)、简述口审核实当事人身份的要
4、求当事人身份的要求l11 11 请求人请求人 撰写无效宣告请求书撰写无效宣告请求书l1212专利权人专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求修改权利要求书、答复无效宣告请求书书*内内 容容 提提 要要第一部分:无效宣告请求书第一部分:无效宣告请求书一、无效宣告请求的提出一、无效宣告请求的提出二、无效宣告请求书撰写前的准备二、无效宣告请求书撰写前的准备三、无效宣告请求书的撰写三、无效宣告请求书的撰写四、无效宣告请求书撰写练习(案例一、案例二)四、无效宣告请求书撰写练习(案例一、案例二)第二部分:无效宣告请求书的答复第二部分:无效宣告请求书的答复一、请求人及其代理人资格核查一、请求人及其代理人资
5、格核查二、无效宣告请求书的分析二、无效宣告请求书的分析三、对专利文件的修改三、对专利文件的修改四、意见陈述书的撰写四、意见陈述书的撰写五、意见陈述书撰写练习(案例一、案例二)五、意见陈述书撰写练习(案例一、案例二)6*第一部分:无效宣告请求书第一部分:无效宣告请求书 主要内容一、无效宣告请求的提出一、无效宣告请求的提出二、无效宣告请求书撰写前的准备二、无效宣告请求书撰写前的准备三、无效宣告请求书的撰写三、无效宣告请求书的撰写*81 1、无效宣告请求人及代理人的资格、无效宣告请求人及代理人的资格2 2、无效宣告请求客体、无效宣告请求客体3 3、无效宣告的理由法律依据(、无效宣告的理由法律依据(R
6、65.2R65.2)4 4、提出无效宣告请求应提交的文件、提出无效宣告请求应提交的文件一、无效宣告请求的提出一、无效宣告请求的提出*9一、无效宣告请求的提出一、无效宣告请求的提出101 1、无效宣告请求人及代理人的资格、无效宣告请求人及代理人的资格u无效程序是应请求人的请求而启动的,无效程序是应请求人的请求而启动的,具备民事诉讼主体具备民事诉讼主体资格的资格的任何单位和个人包括任何单位和个人包括专利权人本人专利权人本人都可以提出无都可以提出无效宣告请求(效宣告请求(A45A45) 。专利权人针对其专利权提出无效宣告请求的,只能由专利权人针对其专利权提出无效宣告请求的,只能由全体专利权人全体专利
7、权人共同请求宣告专利权共同请求宣告专利权部分无效部分无效、所提交、所提交的证据应当是的证据应当是公开出版物公开出版物,否则不予受理。,否则不予受理。一件无效请求只允许一件无效请求只允许一个一个请求人,多个请求人共同提请求人,多个请求人共同提出的,不予受理。出的,不予受理。以外观设计专利与他人在先合法权利相冲突为由请求以外观设计专利与他人在先合法权利相冲突为由请求无效的,请求人应当是无效的,请求人应当是在先权利人或利害关系人在先权利人或利害关系人。*11一、无效宣告请求的提出一、无效宣告请求的提出1 1、无效宣告请求人及代理人的资格、无效宣告请求人及代理人的资格u代理人资格代理人资格 申请和审批
8、阶段的代理机构和代理人申请和审批阶段的代理机构和代理人均均不得不得代理该专利的无效宣告请求事宜。代理该专利的无效宣告请求事宜。 例:甲代理机构的例:甲代理机构的A A代理人代理人 甲代理机构甲代理机构 A A代理人代理人*11一、无效宣告请求的提出一、无效宣告请求的提出1 1、无效宣告请求人及代理人的资格、无效宣告请求人及代理人的资格 专利代理条例第专利代理条例第10 10 条:专利代理机构接受委托后,不条:专利代理机构接受委托后,不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的委托。委托。专利代理条例第专利代理条例第17 17 条:专利代
9、理人必须承办专利代理条:专利代理人必须承办专利代理机构委派的专利代理工作,不得自行接受委托。机构委派的专利代理工作,不得自行接受委托。*122 2、无效宣告请求客体、无效宣告请求客体无效宣告请求的客体应当是国务院专利行政部门无效宣告请求的客体应当是国务院专利行政部门已经已经公告授权公告授权的专利。的专利。注意:注意:可以针对权利要求书中的可以针对权利要求书中的部分权利要求部分权利要求提出无效宣提出无效宣告请求告请求对于已经对于已经被生效决定部分无效被生效决定部分无效的专利权,只能针对的专利权,只能针对被维持有效的权利要求被维持有效的权利要求提出无效宣告请求提出无效宣告请求对因未缴费等原因被终止
10、或专利权人自声明之日起对因未缴费等原因被终止或专利权人自声明之日起放弃的专利权也可以提出无效宣告请求放弃的专利权也可以提出无效宣告请求一事不再理:对已做出审查决定的无效宣告案件涉一事不再理:对已做出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的,不予受理和审理告请求的,不予受理和审理13*3 3、无效宣告的理由法律依据(、无效宣告的理由法律依据(R65.2R65.2)专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义(专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义(A2A2)专利的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益;依赖
11、遗专利的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益;依赖遗传资源完成的发明,遗传资源的获取或利用违反法律、行政传资源完成的发明,遗传资源的获取或利用违反法律、行政法规(法规(A5A5)专利的主题属于专利法规定的不予授权的客体(专利的主题属于专利法规定的不予授权的客体(A25A25)授权专利属于违反保密审查规定、将在中国完成的发明向外授权专利属于违反保密审查规定、将在中国完成的发明向外国申请专利的情形(国申请专利的情形(A20.1A20.1)发明、实用新型专利不具备新颖性、创造性和实用性(发明、实用新型专利不具备新颖性、创造性和实用性(A22A22)14*153 3、无效宣告的理由法律依据(、无效宣
12、告的理由法律依据(R65.2R65.2)外观设计专利属于现有设计或同样的外观设计专利外观设计专利属于现有设计或同样的外观设计专利申请;或者与现有设计或现有设计特征的组合相比申请;或者与现有设计或现有设计特征的组合相比没有明显区别;或者与他人在先取得的合法权利相没有明显区别;或者与他人在先取得的合法权利相冲突(冲突(A23A23)专利说明书没有充分公开发明或者实用新型专利说明书没有充分公开发明或者实用新型(A26.3A26.3)专利权利要求书没有以说明书为依据,未清楚地限专利权利要求书没有以说明书为依据,未清楚地限定要求保护的范围(定要求保护的范围(A26.4A26.4)*153 3、无效宣告的
13、理由法律依据(、无效宣告的理由法律依据(R65.2R65.2)外观设计专利的图片或照片未清楚地显示要求保护外观设计专利的图片或照片未清楚地显示要求保护的产品的外观设计(的产品的外观设计(A27.2A27.2)专利的独立权利要求缺少必要技术特征(专利的独立权利要求缺少必要技术特征(R20.2R20.2)修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,或者修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,或者超出原图片或照片表示的范围(超出原图片或照片表示的范围(A33A33)分案申请超出原申请记载的范围(分案申请超出原申请记载的范围(R43.1R43.1)专利属于重复授权(专利属于重复授权(A9A9)16*3 3
14、、无效宣告的理由法律依据(、无效宣告的理由法律依据(R65.2R65.2)除上述理由外,除上述理由外,其他理由均不能其他理由均不能作为无效宣告的理由。作为无效宣告的理由。例如,不符合专利法第例如,不符合专利法第3131条第条第1 1款有关款有关单一性的单一性的规定、不能享有规定、不能享有优先权优先权、权利要求书和说明书存在权利要求书和说明书存在撰写的形式缺陷撰写的形式缺陷等。等。允许以授权专利存在允许以授权专利存在其他缺陷其他缺陷作为证明无效宣告理由成立的作为证明无效宣告理由成立的依据依据。例如,无效宣告的理由为不具备创造性,对比文件为一份在涉案专利例如,无效宣告的理由为不具备创造性,对比文件
15、为一份在涉案专利申请日和优先权日之间公开的文件申请日和优先权日之间公开的文件,此时说明涉案专利不能享有优,此时说明涉案专利不能享有优先权就是为了证明对比文件先权就是为了证明对比文件构成现有技术构成现有技术,涉案专利不具备创造性,涉案专利不具备创造性的无效宣告理由成立。的无效宣告理由成立。*17183 3、无效宣告的理由法律依据(、无效宣告的理由法律依据(R65.2R65.2)注意:专利法及其实施细则的过渡办法注意:专利法及其实施细则的过渡办法 法:法:20092009年年1010月月1 1日日 细则:细则:20102010年年2 2月月1 1日日*184 4、提出无效宣告请求应提交的文件、提出
16、无效宣告请求应提交的文件无效宣告请求书无效宣告请求书必要的证据必要的证据其他附件其他附件 委托书委托书等,其中委托书要写明委托权限等,其中委托书要写明委托权限形式要求形式要求:一式两份(:一式两份(R65.1) 如果以请求宣告无效作为专利侵权诉讼的抗辩手段,如果以请求宣告无效作为专利侵权诉讼的抗辩手段, 请求人可以提交人民法院或者地方知识产权管理部门受理上述请求人可以提交人民法院或者地方知识产权管理部门受理上述专利侵权纠纷的通知书。专利侵权纠纷的通知书。19*二、无效宣告请求书撰写前的准备二、无效宣告请求书撰写前的准备1 1、专利文件的分析、专利文件的分析2 2、证据的检索、收集、选取与完善、
17、证据的检索、收集、选取与完善3 3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定20*1 1、专利文件的分析、专利文件的分析u正确理解专利保护的主题 重点理解权利要求的技术方案 明确解决的技术问题和达到的技术效果u关注专利的申请日 新旧法的适用 判断证据能否作为现有技术使用21*1 1、专利文件的分析、专利文件的分析u判断专利文件本身是否存在可能影响有效性的缺陷 客体、实用性、支持、清楚、公开不充分、缺少必要技术特征u关注在审批程序中是否有对专利文件进行过修改、修改是否超范围*22u证据的检索与收集证据的检索与收集 尽可能全面收集现有技术类证据尽可能全面收集现有技术类证据 注意抵触申请类证据注意
18、抵触申请类证据 其他证明材料的收集其他证明材料的收集 使用公开和以其他方式公开的证据,注意证明体系的完整使用公开和以其他方式公开的证据,注意证明体系的完整 公知常识性证据也尽可能收集公知常识性证据也尽可能收集232 2、证据的检索、收集、选取与完善、证据的检索、收集、选取与完善*证据的检索与收集证据的检索与收集现有技术的现有技术的直接证据直接证据专利文献、科技杂志、书籍、技术手册等正规出版物;现有技术的现有技术的间接证据间接证据产品目录、样本、广告宣传册非正规出版物,如果有证据证明可以从公共图书馆获取并证明其在图书馆上架供公众查阅或借阅的日期,则其真实性和公开性也可予以确认。又如,为了证明某一
19、产品已在专利申请日前公开销售,该产品所反映出的技术方案已构成该专利的现有技术,需要将产品销售发票与产品实物两者结合起来,并且还需要证明该销售发票所涉及的销售对象就是该产品实物。证据链的完整。*24证据的选取与完善证据的选取与完善u优选真实可靠、易于确认、充分支持理由的证据优选真实可靠、易于确认、充分支持理由的证据 证据的完善:证据的完善: 域外证据:相关证明手续域外证据:相关证明手续 外文证据:中文译文等外文证据:中文译文等*253、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定存在多个可能的无效理由,选择最有说服力最可能成功的在无效理由难分伯仲的情况下,则可一并予以提出新颖性和创造性相互之间存在
20、内在逻辑关系。一项权利要求相对于一份现有技术不具备新颖性,当然其也相对于该现有技术不具备创造性。通常应当同时提出创造性的无效理由,增大无效宣告请求成功的可能性。*263、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定专利法第专利法第2 2条条其中的其中的“新的技术方案新的技术方案”、“新设计新设计”是对是对专利客体的一专利客体的一般性定义般性定义,不是判断发明或实用新型三性以及外观设计专,不是判断发明或实用新型三性以及外观设计专利性的具体审查标准。利性的具体审查标准。对于发明或实用新型,依据该法条主要审查是否属于对于发明或实用新型,依据该法条主要审查是否属于保护保护客体客体。新颖性、创造性和实用性
21、应当依据专利法第。新颖性、创造性和实用性应当依据专利法第2222条提条提出无效宣告请求。出无效宣告请求。对于外观设计,依据该法条主要审查保护客体和能否适于对于外观设计,依据该法条主要审查保护客体和能否适于工业应用。专利性应当依据专利法第工业应用。专利性应当依据专利法第2323条提出无效宣告请条提出无效宣告请求。求。27*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定l对违反对违反法律法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。对、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。对违反违反法律、行政法规法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完的规定获取或者利用遗
22、传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权(成的发明创造,不授予专利权(A5)法律,是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律。不包括行政法规和法律,是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律。不包括行政法规和规章。规章。不包括本身不违法,但被滥用而违法的。不包括本身不违法,但被滥用而违法的。不包括仅其实施为国家法律所禁止的(不包括仅其实施为国家法律所禁止的(R10)。如:武器)。如:武器不包括因滥用而可能造成妨害公共利益,或在产生积极效果的同时存在不包括因滥用而可能造成妨害公共利益,或在产生积极效果的同时存在某种缺点的。某种缺点的。28*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定l专利
23、法第专利法第25条中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、条中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。表述、判断和记忆的规则和方法。既没有采用技术手段或利用自然法则,也未解决技术问题既没有采用技术手段或利用自然法则,也未解决技术问题和产生技术效果,因而不构成技术方案。和产生技术效果,因而不构成技术方案。 如果一项权利要求如果一项权利要求仅仅涉及仅仅涉及智力活动的规则和方法,则属智力活动的规则和方法,则属于专利法第于专利法第25条不授予专利权的范畴。条不授予专利权的范畴。如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方法的内容,如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方
24、法的内容,又包含技术特征又包含技术特征,则就整体而言,则就整体而言,不能不能将其认定为智力活将其认定为智力活动的规则和方法。动的规则和方法。29*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定两个以上的申请人两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人(专利权授予最先申请的人(A9.2A9.2)。)。当对比文件是现有技术或现有设计时,应以专利法当对比文件是现有技术或现有设计时,应以专利法第第2222条第条第2 2款或第款或第2323条第条第1 1款提出无效宣告请求。款提出无效宣告请求。当对比文件申请在先公开在后时,对比文件构成抵当对比文
25、件申请在先公开在后时,对比文件构成抵触申请,应依据专利法第触申请,应依据专利法第2222条第条第2 2款或第款或第2323条第条第1 1款款提出无效宣告请求。提出无效宣告请求。30*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定同样的发明创造只能授予一项专利权(同样的发明创造只能授予一项专利权(A9.1A9.1)。)。对于申请日不同的两件以上的专利,应以专利法第对于申请日不同的两件以上的专利,应以专利法第2222条第条第2 2款或第款或第2323条第条第1 1款提出无效宣告请求。款提出无效宣告请求。对于对于申请日相同申请日相同的两件以上的专利,不能依据专利的两件以上的专利,不能依据专利法第法第
26、2222条第条第2 2款或第款或第2323条第条第1 1款进行审查的,适用该款进行审查的,适用该法条。法条。对于对于发明或实用新型发明或实用新型,是指两件以上专利中存在保,是指两件以上专利中存在保护范围相同的权利要求。护范围相同的权利要求。对于外观设计,是指对于外观设计,是指两件以上外观设计两件以上外观设计专利相同或专利相同或实质相同。实质相同。31*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定新颖性和创造性(新颖性和创造性(A22.2A22.2和和A22.3A22.3)。)。区别程度不同区别程度不同: : 新颖性新颖性是否相同的比较是否相同的比较 创造性创造性差异大小的区别差异大小的区别比
27、较对象不同比较对象不同: : 新颖性新颖性现有技术现有技术+ +抵触申请抵触申请 创造性创造性现有技术现有技术比较方式不同比较方式不同: : 新颖性新颖性单独对比单独对比 创造性创造性可以组合对比可以组合对比32*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定实用性和公开不充分(实用性和公开不充分(A22.4A22.4和和A26.3A26.3)。)。实用性强调能够在产业上制造或使用,即具有在产实用性强调能够在产业上制造或使用,即具有在产业上业上被制造或使用的可能性被制造或使用的可能性,是一种理论上的可实,是一种理论上的可实施性。具有实用性不能违背自然规律并应具有再现施性。具有实用性不能违背自然
28、规律并应具有再现性。不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引性。不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的,与说明书的公开程度无关。起的,与说明书的公开程度无关。实用性的审查以整个申请所公开的整体技术内容为实用性的审查以整个申请所公开的整体技术内容为依据,不仅仅局限于权利要求书依据,不仅仅局限于权利要求书33*实用性和公开不充分(实用性和公开不充分(A22.4A22.4和和A26.3A26.3)。)。实用性与发明创造的历程或是否已实施无关实用性与发明创造的历程或是否已实施无关充分公开中的充分公开中的“能否实现能否实现”取决于说明书的公取决于说明书的公开程度开程度,即不能实现是由于说明书没有充
29、分公,即不能实现是由于说明书没有充分公开所需要的技术内容导致的本领域技术人员不开所需要的技术内容导致的本领域技术人员不能实现。能实现。*343、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定专利法实施细则第专利法实施细则第2020条第条第2 2款款必要技术特征是指发明或者实用新型为必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技解决其技术问题术问题所所不可缺少不可缺少的技术特征,其总和足以构成的技术特征,其总和足以构成区别于背景技术的其他技术方案。区别于背景技术的其他技术方案。必要技术特征的判断:应从必要技术特征的判断:应从所要解决的技术问题所要解决的技术问题出发,并考虑说明书描述的出发,并考虑说明书描
30、述的整体内容整体内容,不应简单,不应简单地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。术特征。35*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围(的修改不得超出原图片或者照片表示的范围(A33A33)。)。专利法第专利法第3333条是一个
31、重要的无效理由,应充分利用,条是一个重要的无效理由,应充分利用,事半功倍。事半功倍。实用新型和外观设计可通过实用新型和外观设计可通过查阅案卷查阅案卷获取原专利申获取原专利申请文件。请文件。发明一般可参考公开文本初步进行判断,必要时,发明一般可参考公开文本初步进行判断,必要时,通过查阅案卷的方式获取原专利申请文件。通过查阅案卷的方式获取原专利申请文件。36*3、无效理由的选择与确定、无效理由的选择与确定无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性各有不同,但它们是有关联的,对某一具体事实来各有不同,但它们是有关联的,对某一具体事实来说可能会适用其中不止
32、一个条款,请求人出于其对说可能会适用其中不止一个条款,请求人出于其对法律的理解以及不同的考虑,也会法律的理解以及不同的考虑,也会就同样的事实以就同样的事实以不同的条款提出无效宣告请求不同的条款提出无效宣告请求。一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无效理由的,专利代理人应当认真权衡分析,效理由的,专利代理人应当认真权衡分析,选择选择其其中最有说服力、请求无效成功可能性最大的中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由理由,突出予以阐述突出予以阐述,避免平均使用笔墨,缺乏重点。,避免平均使用笔墨,缺乏重点。37*383、无效理由的选择与确定、无效理由
33、的选择与确定 !注意:当针对同一权利要求存在多个无效注意:当针对同一权利要求存在多个无效宣告理由时,应当宣告理由时,应当优先选择优先选择无效可能性大的实无效可能性大的实质性条款进行质性条款进行重点论述重点论述。*38三、无效宣告请求书的撰写三、无效宣告请求书的撰写1 1、基本要求、基本要求2 2、无效请求书的格式和内容、无效请求书的格式和内容3 3、典型无效理由的论述、典型无效理由的论述4 4、注意的问题、注意的问题39*三、无效宣告请求书的撰写三、无效宣告请求书的撰写1 1、基本要求、基本要求无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体的分无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体的分析,
34、以析,以条、款、项条、款、项作为独立的理由提出,具体指明其存作为独立的理由提出,具体指明其存在何种不符合专利法及其实施条例有关规定的缺陷,并在何种不符合专利法及其实施条例有关规定的缺陷,并详细论述不符合有关规定的理由。详细论述不符合有关规定的理由。无效宣告请求书应当避免强词夺理,避免仅仅提出请求无效宣告请求书应当避免强词夺理,避免仅仅提出请求无效的主张而无效的主张而没有针对性没有针对性,或者罗列有关证据而,或者罗列有关证据而没有具没有具体分析说理体分析说理。无效宣告请求书应当词语规范,有理有据,条理清晰。无效宣告请求书应当词语规范,有理有据,条理清晰。40*1 1、基本要求、基本要求- -有针
35、对性地进行评述有针对性地进行评述(1 1)首先应当明确无效宣告请求的)首先应当明确无效宣告请求的法律依据法律依据(无效(无效理由)、该理由所涉及的理由)、该理由所涉及的权利要求权利要求,以及所依据的,以及所依据的证据证据。 例例1 1:权利要求:权利要求1 1相对于证据相对于证据1 1和证据和证据2 2的结合不的结合不具备专利法第具备专利法第2222条第条第3 3款规定的创造性。款规定的创造性。 例例2 2:证据:证据1 15 5构成一条完整的证据链证明本专构成一条完整的证据链证明本专利权利要求利权利要求1 1的技术方案在申请日前已公开使用而的技术方案在申请日前已公开使用而丧失新颖性,不符合专
36、利法第丧失新颖性,不符合专利法第2222条第条第2 2款的规定。款的规定。41*1 1、基本要求、基本要求- -有针对性地进行评述有针对性地进行评述(2 2)针对每一项无效理由具体陈述。)针对每一项无效理由具体陈述。首先明确相关的法律规定及其解释;首先明确相关的法律规定及其解释;事实认定,包括:事实认定,包括:专利专利中相关事实的认定;中相关事实的认定;证据证据中相关事实的认定;中相关事实的认定;*421 1、基本要求、基本要求- -有针对性地进行评述有针对性地进行评述专利中相关事实的认定专利中相关事实的认定 明确无效宣告请求针对的专利存在可以作为无效宣告明确无效宣告请求针对的专利存在可以作为
37、无效宣告请求理由提出的缺陷,具体事实。请求理由提出的缺陷,具体事实。证据中相关事实的认定证据中相关事实的认定具体分析所提出证据的具体分析所提出证据的真实性、合法性真实性、合法性以及以及与上述待与上述待证事实的关联性证事实的关联性,即说明证据如何证明所述事实。,即说明证据如何证明所述事实。客观陈述客观陈述证据揭示的内容,必要时指出具体出处,如证据揭示的内容,必要时指出具体出处,如 书证的页码、行、图、表等。书证的页码、行、图、表等。43*1 1、基本要求、基本要求- -有针对性地进行评述有针对性地进行评述(3 3)在事实认定的基础上,对)在事实认定的基础上,对相关法律规定的适用进行相关法律规定的
38、适用进行具体分析具体分析。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定的结论。定的结论。*442、无效宣告请求书的格式和内容、无效宣告请求书的格式和内容格式格式表格及正文表格及正文u起始部分起始部分u论述论述部分部分u结论部分结论部分内容内容u法律依据法律依据u相关事实的认定相关事实的认定u相关法律适用的具体分析相关法律适用的具体分析45*2 2、无效宣告请求书的格式和内容、无效宣告请求书的格式和内容起始部分:起始部分:首先应当说明无效宣告请求针对的首先应当说明无效宣告请求针对的专利专利以及该专利的以及该专利的概要情况概要情况,还应,还应当说明无效宣告请求的当说
39、明无效宣告请求的范围、理由范围、理由和依据的和依据的证据证据。通常可采用如下格式语句:通常可采用如下格式语句: “请求人请求人根据根据专利法专利法第第45条和条和专利法实施细则专利法实施细则第第65条的规定,针对专利权人条的规定,针对专利权人的专利号为的专利号为、名称为、名称为的的实用新型专利提出无效宣告请求。该专利的申请日为实用新型专利提出无效宣告请求。该专利的申请日为年年月月日,优日,优先权日为先权日为年年月月日。日。 请求人认为本专利不符合请求人认为本专利不符合专利法专利法第第条第条第款和款和专利法实施专利法实施细则细则第第条第条第款的规定,请求专利复审委员会宣告本实用新型专利款的规定,
40、请求专利复审委员会宣告本实用新型专利全部(或者权利要求全部(或者权利要求至至)无效。请求人提供如下的证据:)无效。请求人提供如下的证据: 证据证据1、; 证据证据2、。”*46论述部分 是无效宣告请求书的核心部分,应当针对具体事实、结合证据、条理清晰地具体分析和论述无效宣告的理由(具体见“典型无效宣告理由的论述”)。 2 2、无效宣告请求书的格式和内容、无效宣告请求书的格式和内容*472 2、无效宣告请求书的格式和内容、无效宣告请求书的格式和内容结论部分: 是无效宣告请求的概要性说明,应当包括无效宣告理由的概述和请求人的具体无效主张。 通常可采用如下格式语句: “综上所述,本专利不符合专利法第
41、条第款和专利法实施细则第条第款的规定,因此请求专利复审委员会宣告该专利权全部(或者权利要求至)无效。”*483 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由的论述以新颖性为理由进行针对性论述时应包含的内容:以新颖性为理由进行针对性论述时应包含的内容:(1)新颖性的法律规定及其解释)新颖性的法律规定及其解释(2)明确该无效宣告理由涉及的权利要求)明确该无效宣告理由涉及的权利要求(3)明确所使用的证据(对比文件)明确所使用的证据(对比文件)u申请日之前的公开出版物申请日之前的公开出版物u申请日之前使用公开的证据申请日之前使用公开的证据u申请日之前以其他方式公开的证据申请日之前以其他方式公开的证据u
42、申请在先公开在后的中国专利申请文件或专利文件申请在先公开在后的中国专利申请文件或专利文件49*(4)对比文件所公开的内容)对比文件所公开的内容u直接使用直接使用对比文件中的用语,有相应图标的对比文件中的用语,有相应图标的应应引用图标。避免引用图标。避免直接使用涉案权利要求中的用语来描述对比文件公开的内容直接使用涉案权利要求中的用语来描述对比文件公开的内容u说明所引用内容的说明所引用内容的具体出处具体出处(包括在对比文件文字部分的记载(包括在对比文件文字部分的记载位置以及所使用的附图标号,有中文译文直接指出所引用内容位置以及所使用的附图标号,有中文译文直接指出所引用内容在译文中在译文中出现的位置
43、)出现的位置)u在描述方式上在描述方式上应当区分应当区分在对比文件中有直接文字记载的内容,在对比文件中有直接文字记载的内容,以及文字部分虽没有涉及但认为从图中能够得出的内容以及文字部分虽没有涉及但认为从图中能够得出的内容u对于所引用的对比文件不同部分所公开的内容非明显属于同一对于所引用的对比文件不同部分所公开的内容非明显属于同一技术方案的情形,应当说明认为各部分内容属于同一技术方案技术方案的情形,应当说明认为各部分内容属于同一技术方案的理由的理由50*(5)权利要求和对比文件所公开内容的对比)权利要求和对比文件所公开内容的对比a、技术方案、技术方案u权利要求和对比文件中用语相差较大时,权利要求
44、和对比文件中用语相差较大时,应明确二者之应明确二者之间的对应关系间的对应关系u当存在区别,但认为区别是惯用手段的直接置换时,应当存在区别,但认为区别是惯用手段的直接置换时,应说明理由说明理由u权利要求中存在多个必须分开的并列技术方案时,应分权利要求中存在多个必须分开的并列技术方案时,应分别进行评述。别进行评述。b、所属技术、所属技术领域领域c、解决的技术、解决的技术问题问题d、技术、技术效果效果(6)结论性意见)结论性意见51*3 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由的论述以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容(1)创造性的法律规定及其解释
45、)创造性的法律规定及其解释(2)明确该无效宣告理由涉及的权利要求)明确该无效宣告理由涉及的权利要求(3)明确所使用的现有技术证据(对比文件)明确所使用的现有技术证据(对比文件)u申请日之前的公开出版物申请日之前的公开出版物u申请日之前使用公开的证据申请日之前使用公开的证据u申请日之前以其他方式公开的证据申请日之前以其他方式公开的证据u明确评述方式明确评述方式u有多篇对比文件的,指明最接近的对比文件有多篇对比文件的,指明最接近的对比文件u明确对比文件的结合方式明确对比文件的结合方式52*3 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由的论述以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容以创造性为理由
46、进行针对性论述时应包含的内容(4)最接近对比文件所公开的内容)最接近对比文件所公开的内容u直接使用直接使用对比文件中的用语,有相应图标的对比文件中的用语,有相应图标的应应引用图标。避引用图标。避免直接使用涉案权利要求中的用语来描述对比文件公开的内免直接使用涉案权利要求中的用语来描述对比文件公开的内容容u说明所引用内容的说明所引用内容的具体出处具体出处(包括在对比文件文字部分的记(包括在对比文件文字部分的记载位置以及所使用的附图标号,有中文译文直接指出所引用载位置以及所使用的附图标号,有中文译文直接指出所引用内容在译文中出现的位置)内容在译文中出现的位置)u在描述方式上在描述方式上应当区分应当区
47、分在对比文件中有直接文字记载的内容,在对比文件中有直接文字记载的内容,以及文字部分虽没有涉及但认为从图中能够得出的内容以及文字部分虽没有涉及但认为从图中能够得出的内容(5)权利要求和最接近对比文件所公开内容的对比)权利要求和最接近对比文件所公开内容的对比u找出权利要求的区别技术特征找出权利要求的区别技术特征, ,确定其确定其实际解决的技术问题实际解决的技术问题53*3、典型无效宣告理由的论述以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容(6)对权利要求的技术方案是否显而易见的分析)对权利要求的技术方案是否显而易见的分析u现有技术整体上现有技术整体上存在某种
48、技术启示存在某种技术启示,即现有技术给出了将,即现有技术给出了将上述区别特征引用到该最接近对比文件以解决其存在问题上述区别特征引用到该最接近对比文件以解决其存在问题的启示的启示va a、区别技术特征是、区别技术特征是公知常识公知常识v引入公知常识性证据引入公知常识性证据vb b、区别技术特征为与最接近对比文件相关的技术手段、区别技术特征为与最接近对比文件相关的技术手段(同一篇对比文件公开的相关技术内容)(同一篇对比文件公开的相关技术内容)w具体分析从相关技术内容想到区别技术特征的理由具体分析从相关技术内容想到区别技术特征的理由vc c、区别技术特征为另一篇对比文件所公开的内容、区别技术特征为另
49、一篇对比文件所公开的内容w另一篇对比文件与最接近对比文件结合的具体分析另一篇对比文件与最接近对比文件结合的具体分析(7)结论性意见)结论性意见54*3 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由的论述以权利要求得不到说明书支持为理由(以权利要求得不到说明书支持为理由(A26.4A26.4)进行针对性论述时应包含的内容进行针对性论述时应包含的内容(1)指出)指出权利要求中权利要求中得不到说明书支持的得不到说明书支持的具体具体技术特征技术特征(2)描述)描述说明书说明书对相关内容的记载对相关内容的记载(3)结合说明书对相关内容的记载以及本领域)结合说明书对相关内容的记载以及本领域普通技术人员所应
50、具有的普通技术常识普通技术人员所应具有的普通技术常识具体分具体分析析权利要求中的特征得不到说明书支持的理由权利要求中的特征得不到说明书支持的理由(4)结论性意见)结论性意见55*3 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由的论述 以权利要求不清楚为理由(以权利要求不清楚为理由(A26.4A26.4)进行针对性论)进行针对性论述时应包含的内容述时应包含的内容(1)具体指出权利要求不清楚的)具体指出权利要求不清楚的技术特征技术特征(2)具体)具体分析为何导致权利要求保护范围分析为何导致权利要求保护范围不清楚不清楚(3)结论性意见)结论性意见56*3 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由
51、的论述 以独立权利要求缺少必要技术特征为理由进行针对性论述时应包含的内容:(1)简要描述本专利权利要求的主题和所要解决的技术问题(发明目的);(2)结合说明书的整体内容,指出其中哪些技术特征是解决技术问题所必需的,为什么缺少这些技术特征就无法解决所述技术问题;(3)结论性意见:在此基础上指出独立权利要求中未记载上述必要技术特征,从而得出该独立权利要求不符合细则20.2的规定的结论。57*3 3、典型无效宣告理由的论述、典型无效宣告理由的论述以不符合以不符合A26.3A26.3为理由进行针对性论述时应包含的内容为理由进行针对性论述时应包含的内容(1)权利要求的技术)权利要求的技术方案方案、要解决
52、的技术、要解决的技术问题问题;(2)针对要解决的技术问题,指出说明书中哪里不清)针对要解决的技术问题,指出说明书中哪里不清楚,分析为何导致无法实施楚,分析为何导致无法实施u只给出任务或设想,未给出能够实施的技术只给出任务或设想,未给出能够实施的技术手段手段u给出的是含糊不清的技术解决手段给出的是含糊不清的技术解决手段u给出的手段不能解决技术问题给出的手段不能解决技术问题u方案必须依赖实验结果加以证实方案必须依赖实验结果加以证实(3)结论性意见)结论性意见58*4 4、应当注意的问题、应当注意的问题如果认为专利存在不属于专利保护如果认为专利存在不属于专利保护客体客体的问题,的问题,一般应首先提出
53、此无效理由。一般应首先提出此无效理由。以不符合专利法第以不符合专利法第2626条第条第3 3、4 4款、第款、第3333条以及实条以及实施细则第施细则第2020条第条第2 2款等理由请求宣告专利权无效的,款等理由请求宣告专利权无效的,应应具体指明案件不符合上述条款的具体事实具体指明案件不符合上述条款的具体事实,只,只笼统提出哪一项权利要求不符合上述条款是不够笼统提出哪一项权利要求不符合上述条款是不够的。的。59*4 4、应当注意的问题、应当注意的问题有理有据,在充分举证的基础上,合理地运用有理有据,在充分举证的基础上,合理地运用证据。证据。对于所称的公知技术也应当对于所称的公知技术也应当举证证
54、明或充分说举证证明或充分说理理。不需要提交证据支持的一般是:众所周知的不需要提交证据支持的一般是:众所周知的事实、自然规律及定律、按照法律规定推定事实、自然规律及定律、按照法律规定推定的事实以及根据日常生活经验法则推定的事的事实以及根据日常生活经验法则推定的事实。实。*604 4、应当注意的问题、应当注意的问题对于不能单独使用、需要与其他证据形成证据链对于不能单独使用、需要与其他证据形成证据链证明某一事实的,还应具体分析不同证据之间如证明某一事实的,还应具体分析不同证据之间如何彼此关联,形成完整的证据链证明待证事实成何彼此关联,形成完整的证据链证明待证事实成立。立。对于以专利权不具备新颖性和创
55、造性等理由请求对于以专利权不具备新颖性和创造性等理由请求宣告无效的,应当通过宣告无效的,应当通过技术方案与现有技术的对技术方案与现有技术的对比比,论述理由。,论述理由。61*624 4、应当注意的问题、应当注意的问题以专利不具备创造性为理由请求宣告无效的,除以专利不具备创造性为理由请求宣告无效的,除了论证现有技术的结合能够覆盖专利权利要求记了论证现有技术的结合能够覆盖专利权利要求记载的技术特征之外,还应当载的技术特征之外,还应当着重分析为什么着重分析为什么其结其结合对于所属技术领域的技术人员来说是显而易见合对于所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。的。充分利用充分利用补充补充证据、证据、增加
56、增加理由以及理由以及补充补充具体说明具体说明的期限。的期限。*62四、无效宣告请求书撰写练习四、无效宣告请求书撰写练习案例一(用于挂在横杆上的挂钩):案例一(用于挂在横杆上的挂钩):1、本专利和现有技术的技术方案讲解(见下发文件);、本专利和现有技术的技术方案讲解(见下发文件);2、学员练习撰写无效宣告请求书;、学员练习撰写无效宣告请求书;3、讲解无效宣告请求书。、讲解无效宣告请求书。63*四、无效宣告请求书撰写练习四、无效宣告请求书撰写练习案例二(油炸食品制作方法和设备):案例二(油炸食品制作方法和设备):1、本专利和现有技术的技术方案讲解(见下发文件);、本专利和现有技术的技术方案讲解(见
57、下发文件);2、学员练习撰写无效宣告请求书;、学员练习撰写无效宣告请求书;3、讲解无效宣告请求书。、讲解无效宣告请求书。64*第二部分:无效宣告请求书的答复第二部分:无效宣告请求书的答复主要内容一、请求人及其代理人资格核查一、请求人及其代理人资格核查二、无效宣告请求书的分析二、无效宣告请求书的分析三、对专利文件的修改三、对专利文件的修改四、意见陈述书的撰写四、意见陈述书的撰写五、意见陈述书撰写练习(案例一、案例五、意见陈述书撰写练习(案例一、案例二)二)*66一、请求人及其代理人资格核查一、请求人及其代理人资格核查请求人资格核查请求人资格核查 核核查查请请求求人人是是否否具具备备民民事事诉诉讼
58、讼主主体体资资格格、以以权权力力冲冲突突为为由由提提起起无无效效时时是是否否提提供供相相关关证证据据等等,并并根据情况确定是否针对具体无效理由进行答辩。根据情况确定是否针对具体无效理由进行答辩。代理人资格核查代理人资格核查 核核查查代代理理机机构构和和代代理理人人是是否否承承接接过过本本专专利利申申请请阶阶段段的的代代理理业业务务,但但注注意意必必需需同同时时针针对对具具体体无无效效理由进行答辩。理由进行答辩。67*二、无效宣告请求书的分析二、无效宣告请求书的分析1 1、是否属于实施细则第、是否属于实施细则第65.265.2规定的无效理由规定的无效理由; ;2 2、证据的分析、证据的分析3 3
59、、对补充意见和证据的分析、对补充意见和证据的分析4 4、无效宣告理由的分析、无效宣告理由的分析68*二、无效宣告请求书的分析二、无效宣告请求书的分析1 1、是否属于专利法实施细则第、是否属于专利法实施细则第65.265.2规定的无规定的无效理由效理由 不属于法定理由:指明即可不属于法定理由:指明即可 属于法定理由且已具体说明:逐一分析属于法定理由且已具体说明:逐一分析 注意新旧法的适用引起的法定理由变化注意新旧法的适用引起的法定理由变化69*2 2、证据的分析、证据的分析 证据形式证据形式 外文证据外文证据:判断是否提交中文译文:判断是否提交中文译文 没有提交中文译文的,相应外文证据不能作为证
60、据使没有提交中文译文的,相应外文证据不能作为证据使用;用; 只提交了部分中文译文的,未翻译的部分不予考虑;只提交了部分中文译文的,未翻译的部分不予考虑; 对中文译文有异议的,在指出其存在不准确之处的同对中文译文有异议的,在指出其存在不准确之处的同时,还应当对有异议的部分提交相应的中文译文时,还应当对有异议的部分提交相应的中文译文。*702 2、证据的分析、证据的分析 证据形式证据形式 域外证据域外证据:证明手续是否完备:证明手续是否完备 是否经所在国公正机关予以公证,并经我国驻该国使领是否经所在国公正机关予以公证,并经我国驻该国使领馆予以认证;或者馆予以认证;或者 是否履行我国与该所在国订立的
61、有关条约中规定的证明是否履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。手续。 港澳台证据:是否履行相关证明手续*712 2、证据的分析、证据的分析 证据形式证据形式 物物 证证:是否提交证据本身;:是否提交证据本身; 有正当理由未提交物证的,考虑是否提交照片和文字有正当理由未提交物证的,考虑是否提交照片和文字说明;如未提交,可以无法答辩为由请求对该证据不予考说明;如未提交,可以无法答辩为由请求对该证据不予考虑(考虑延期提交的可能性:依书面请求延期,最迟在口虑(考虑延期提交的可能性:依书面请求延期,最迟在口审辩论终结前提交)审辩论终结前提交) *722 2、证据的分析、证据的分析 证据资格:
62、证据资格: 在对证据内容进行核实之前就应当判断是否具备证在对证据内容进行核实之前就应当判断是否具备证据资格。据资格。 关联性:证据与待证事实之间的证明关系关联性:证据与待证事实之间的证明关系 对于不具备关联性的证据,指出对其不予考虑即可对于不具备关联性的证据,指出对其不予考虑即可。如:请求人在宣告A专利无效时,以专利复审委员会作出的针对B专利的无效宣告请求审查决定作为证据,认为A专利与B专利类似,也应当被宣告无效。针对上述情况,在意见陈述书中只需指明上述证据与本专利是否有效不具有关联性即可。*732 2、证据的分析、证据的分析 “电热水袋”无效宣告请求案请求人引用大量有关在电解质溶液中通入直流
63、电直流电产生电解池效应的现有技术证据,证明该专利的技术方案不具备实用性。根据该专利文件的记载,该专利的电热水袋采用的是在电解液中通入交流电交流电使其发热的技术方案,其原理与上述证据中记载的在电解质溶液中通入直流电电解产生气体的原理完全不同,因此请求人所提交的证据与本专利是否具备实用性之间不具有关联性。*742 2、证据的分析、证据的分析 证据资格:证据资格: 真实性 :证据本身是否存在瑕疵;证据之间的相互印证关系 通常可通过是否出示证据原件或原物、原件或原物与复印件或复制品是否一致、是否履行相关证明手续等进行考虑; 必要时可提出反证。 *752 2、证据的分析、证据的分析 证据资格:证据资格:
64、 合法性:法定形式、合法取得 一般不必过于关注取得途径; 主要考虑是否满足法定形式(也可通过对其真实性进行质疑来解决)*762 2、证据的分析、证据的分析 现有技术的判断现有技术的判断 是否公开;公开的时间,公开的形式 公开日期的认定与推定*772 2、证据的分析、证据的分析 抵触申请的判断抵触申请的判断 形式上是否满足抵触申请的三要件;是否公开发明内容;是否仅用于评价新颖性 注意专利法第三次修改前后的法条适用:专利权人本人的其他专利或专利申请是否可作为抵触申请使用*783 3、对补充意见和证据的分析、对补充意见和证据的分析 未超期:分析证据并进行答辩 超期理由、证据以及增加的具体说明:不予考
65、虑 不属于超期证据的情形:公知常识性证据;用于完善证据法定形式的公证文书、原件、原物等可在辩论终结前提交。79*804 4、无效宣告理由的分析、无效宣告理由的分析 针对请求人具体陈述的无效宣告理由,都应当判断其是否成立,寻找反驳的突破口,必要时举出相关证据进行反驳 未具体说明的理由,指出应当不予审理*80814 4、无效宣告理由的分析、无效宣告理由的分析 分析时应当注意: 属于一事不再理的情形,指出应当不予审理,附具相关决定作为证据 对于说明书的修改不符合A33或者说明书不符合A26.3的无效理由的答辩策略:是否存在;是否影响保护范围*81三、对专利文件的修改三、对专利文件的修改1、法律依据、
66、法律依据根据实施细则第根据实施细则第69条的规定,在无效宣告请求的审条的规定,在无效宣告请求的审查程序中,发明或者实用新型专利的专利权人可以查程序中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图。利说明书和附图。2、修改的目的、修改的目的专利权人认为无效宣告请求的理由只部分成立,通专利权人认为无效宣告请求的理由只部分成立,通过对专利权利要求书进行适当的修改,可以达到部过对专利权利要求书进行适当的修改,可以达到部分维持
67、专利权的目的。分维持专利权的目的。82*3、修改原则修改原则 发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:不得改变原权利要求的主题名称;与授权权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。83*4、修改方式修改方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。案的删除。在独立权利要求没有修改的情况下,不允许在独立权利要求没有修改的情况下,不允许对从属权利要求进行合并式修改。对从属权利要求进行合并式修改。不必修改形式缺陷,如前序部分与特征部分不必修改形式缺陷,如
68、前序部分与特征部分的重新划界、明显笔误。的重新划界、明显笔误。84*4、修改方式:、修改方式:技术方案的删除:从同一权利要求中并列的两种以技术方案的删除:从同一权利要求中并列的两种以上的技术方案中删除一种或一种以上的技术方案。上的技术方案中删除一种或一种以上的技术方案。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,在此情况下,所合并的权利要的权利要求的合并,在此情况下,所合并的权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新求的技术特征组合在一起
69、形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。部技术特征。85*4、修改方式:、修改方式:例例1: “1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X,其特征在于:,其特征在于:D D。3 3、根据权利要求、根据权利要求2 2所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:E E。4 4、根据权利要求、根据权利要求3 3所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:F F。”修改后的权利要求书为:修改
70、后的权利要求书为:“1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C、D D、E E。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:F F。”86*4、修改方式:、修改方式:例例2: “1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X,其特征在于:,其特征在于:D D。3 3、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:E E。4 4、根据权利要求、根据权利要求1 1
71、所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:F F。”修改后的权利要求书为:修改后的权利要求书为:“1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C、D D、E E。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:F F。”87*4、修改方式:、修改方式:例例3: “1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X,其特征在于:,其特征在于:D D。3 3、根据权利要求、根据权利要求2 2所述的装置所
72、述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:E E。4 4、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:F F。”修改后的权利要求书为:修改后的权利要求书为:“1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C、D D、E E。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X ,其特征在于:,其特征在于:F F。”88*5 5、合并式修改的时机、合并式修改的时机专利权人只能在以下的指定答复期限内进行合专利权人只能在以下的指定答复期限内进行合并式修改:并式修改:答复无效宣告请求书答复无效宣告请求书答复请
73、求人增加的新理由或新证据答复请求人增加的新理由或新证据答复复审委引入的新理由或新证据答复复审委引入的新理由或新证据期限届满后只能以删除的方式修改权利要期限届满后只能以删除的方式修改权利要求。求。89*6 6、合并修改的有利之处、合并修改的有利之处合并式修改可以把从属于同一独立权利要求的多个合并式修改可以把从属于同一独立权利要求的多个从属权利要求合并为一个权利要求,形成一个新的从属权利要求合并为一个权利要求,形成一个新的技术方案。有些情况下,这样的修改可以使该新的技术方案。有些情况下,这样的修改可以使该新的技术方案相对于请求人提供的现有技术具有新颖性、技术方案相对于请求人提供的现有技术具有新颖性
74、、创造性,或克服一些撰写缺陷,例如缺少必要技术创造性,或克服一些撰写缺陷,例如缺少必要技术特征。从而在某种程度上弥补原权利要求书撰写不特征。从而在某种程度上弥补原权利要求书撰写不当造成的损失,并维持专利部分有效。当造成的损失,并维持专利部分有效。90*7 7、合并式修改、合并式修改案例案例实用新型专利授权公告的权利要求书如下:实用新型专利授权公告的权利要求书如下:“1 1、一种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X,其特征在,其特征在于:于:D D。3 3、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的
75、装置所述的装置X X,其特征在,其特征在于:于:E E。4 4、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的装置所述的装置X X,其特征在,其特征在于:于:F F。”91*927 7、合并式修改、合并式修改案例案例无效宣告请求程序中,请求人提出:无效宣告请求程序中,请求人提出:权利要求权利要求1 1缺少必要技术特征缺少必要技术特征D D、E E,不符合专利,不符合专利法实施细则第法实施细则第2020条第条第2 2款的规定。款的规定。权利要求权利要求1 1和和4 4相对于对比文件相对于对比文件1 1不具有新颖性。不具有新颖性。权利要求权利要求2 2相对于对比文件相对于对比文件1 1和和2 2的组合不具
76、备创的组合不具备创造性。造性。权利要求权利要求3 3相对于对比文件相对于对比文件1 1和和3 3的组合不具备创的组合不具备创造性。造性。*927 7、合并式修改案例、合并式修改案例相关事实说明:相关事实说明:(1 1)本本专专利利所所要要解解决决的的技技术术问问题题是是通通过过在在背背景景技技术术所所述述方方案基础上增加特征案基础上增加特征D D、E E来实现的。来实现的。(2 2)请请求求人人提提供供的的对对比比文文件件1 1公公开开的的技技术术方方案案即即为为本本专专利利背背景景技技术术中中的的方方案案,且且该该对对比比文文件件1 1公公开开了了本本专专利利权权利利要要求求1 1、4 4所
77、述的方案。所述的方案。(3 3)对对比比文文件件2 2、3 3分分别别公公开开了了权权利利要要求求2 2、3 3的的附附加加技技术术特特征征D D、E E,且起的作用与本专利相同。,且起的作用与本专利相同。l经经分分析析,如如果果专专利利权权人人不不修修改改权权利利要要求求书书,请请求求人人的的无无效效理由成立,该专利很可能被全部无效。理由成立,该专利很可能被全部无效。93*7 7、合并式修改、合并式修改案例案例修改对策修改对策将同从属于权利要求将同从属于权利要求1 1的权利要求的权利要求2 2、3 3合并为一个新的独合并为一个新的独立权利要求。具体修改为:立权利要求。具体修改为:“1 1、一
78、种装置、一种装置X X,其特征在于:,其特征在于:A A、B B、C C、D D、E E。2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述装置所述装置X X,其特征在于:,其特征在于:F F。”案例分析案例分析修改后的独立权利要求不仅构成了实现该专利发明目的的修改后的独立权利要求不仅构成了实现该专利发明目的的完整技术方案,符合实施细则第完整技术方案,符合实施细则第2020条第条第2 2款的规定;款的规定;相对于请求人提供的对比文件相对于请求人提供的对比文件1 13 3具有新颖性;具有新颖性;对该权利要求的创造性也有充分的理由。对该权利要求的创造性也有充分的理由。该专利有可能部分维持有效。该专利有可
79、能部分维持有效。94*四、意见陈述书的撰写四、意见陈述书的撰写(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳 总体考虑:总体考虑: 确定是否需要修改专利文件;确定是否需要修改专利文件; 确定是否需要提出反证;确定是否需要提出反证; 充分利用提交证据的期限和时机。充分利用提交证据的期限和时机。95*(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳不足以宣告无效: 不修改文件,有理有据陈述意见; 必要时提出反证,并尽可能利用举证时限对证据进行补充和完善*96(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳(一)、确定适当的应对策略
80、,有针对性地反驳宣告无效可能性较大: 考虑是否需要修改权利要求书;尽可能在修改的基础上维持有效,并获得最大保护范围 必要时,结合反证进行论述*97(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳(一)、确定适当的应对策略,有针对性地反驳无效宣告明显成立: 在实际代理过程中根据自身情况决定是否答辩; 考虑和解的可能性(注意细则72条)*98(二)意见陈述书的撰写的基本要求从事实出发,结合证据,逐条反驳;对不能采信的证据进行反驳;重点突出,避免强词夺理。99*(三)意见陈述书撰写的格式和内容表格; 正文,包括: 起始部分 论述部分 结论部分100*(三)意见陈述书撰写的格式和内容填写表格填写表格正确填写
81、正确填写“复审、无效请求意见陈述书复审、无效请求意见陈述书”表格表格中的各项内容,特别是中的各项内容,特别是“案件的编号案件的编号”(见受(见受理通知书)。理通知书)。当针对本专利有多个无效宣告请求时,特别要当针对本专利有多个无效宣告请求时,特别要注意区分该意见陈述书是针对哪个请求人的。注意区分该意见陈述书是针对哪个请求人的。101*102(三)意见陈述书撰写的格式和内容 正文起始部分: 说明该意见陈述书的答复对象,即首先说明该意见陈述书是针对哪一件无效宣告请求或者哪一次提交的意见陈述书作出的答复。 通常可采用如下格式撰写: “专利权人收到请求人xxx于x年x月x日对XXXX号发明(实用新型、
82、外观设计)专利提出的无效宣告请求书及所附证据副本(案件编号为xxxx)。现针对请求人所提出的无效宣告理由和证据进行答辩,具体意见如下。”*102103(三)意见陈述书撰写的格式和内容 正文论述部分: 如果在答复时修改了权利要求书,则应当以附件形式提交修改替换页,并首先在意见陈述书正文的论述部分简要说明对权利要求书的具体修改情况,在此基础上论述对权利要求的修改符合专利法第33条、专利法实施细则第69条以及专利审查指南第四部分第4.6节的相关规定,请求专利复审委员会在此修改文本的基础上进行审查,并在修改的权利要求的基础上对无效宣告理由逐一进行反驳。*103(三)意见陈述书撰写的格式和内容正文论述部
83、分:正文论述部分:词语规范,有理有据,条理清楚,逻辑清晰。词语规范,有理有据,条理清楚,逻辑清晰。意欲维持专利权全部有效的,意见陈述书应意欲维持专利权全部有效的,意见陈述书应当对所有无效宣告理由和证据予以回答。当对所有无效宣告理由和证据予以回答。意欲维持专利权部分有效的,意见陈述书应意欲维持专利权部分有效的,意见陈述书应当着重对相关的无效宣告理由和证据予以回当着重对相关的无效宣告理由和证据予以回答,或者修改权利要求书。答,或者修改权利要求书。104*(三)意见陈述书撰写的格式和内容正文论述包括的内容:正文论述包括的内容:针对无效请求人的具体意见所涉及的法律问题,针对无效请求人的具体意见所涉及的
84、法律问题,提出对相关法律条款的正确理解。提出对相关法律条款的正确理解。对相关事实的认定(包括证据认定的事实,也对相关事实的认定(包括证据认定的事实,也包括对专利相关技术内容的认定),如果请求包括对专利相关技术内容的认定),如果请求人对相关事实的认定错误,应明确指出,并提人对相关事实的认定错误,应明确指出,并提出专利权人认为正确的事实认定。出专利权人认为正确的事实认定。最后对该案件中所涉及的相关问题结合相关的最后对该案件中所涉及的相关问题结合相关的法律适用进行分析,从而得出该专利符合相关法律适用进行分析,从而得出该专利符合相关法律规定的结论。法律规定的结论。105*106(三)意见陈述书撰写的格
85、式和内容 正文结论部分: 应当用概要性的文字说明本专利符合专利法、专利法实施细则和专利审查指南的相关规定,并明确专利权人的具体主张。 通常可采用如下格式撰写: “综上所述,本专利符合专利法第X条第X款和专利法实施细则第X条第X款的规定,请求人的无效宣告理由不成立,请求专利复审委员会依法维持本专利有效。” “综上所述,专利权人认为本专利修改后的权利要求X至X符合专利法第X条第X款和专利法实施细则第X条第X款的规定,请求人的无效宣告理由不成立,请求专利复审委员会在修改的权利要求书的基础上维持本专利有效。”*106(四)针对几种典型无效宣告理由的答复总体参照实质审查意见通知书的答复,重点关注总体参照
86、实质审查意见通知书的答复,重点关注A22.2-3A22.2-3关于专利法第关于专利法第2222条第条第3 3款的意见陈述款的意见陈述现有技术是否给出了技术启示?现有技术是否给出了技术启示?技术领域?技术问题?技术效果?技术领域?技术问题?技术效果?关于专利法第关于专利法第2222条第条第2 2款的意见陈述款的意见陈述是否单独对比?注意:是否单独对比?注意:一篇专利文献中的不同实施例,一篇专利文献中的不同实施例,属于不同的技术方案属于不同的技术方案技术领域?技术问题?技术效果?技术领域?技术问题?技术效果?107*108(五)撰写意见陈述书时应注意的问题(五)撰写意见陈述书时应注意的问题 1、关
87、于期限 2、关于“一事不再理”对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权,以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的,不予受理和审理。 如果再次提出的无效宣告理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑,则该请求不属于上述不予受理和审理的情形*108109(五)撰写意见陈述书时应注意的问题(五)撰写意见陈述书时应注意的问题 3、正确把握答复的分寸 4、考虑无效宣告理由变更的可能性 请求人提交的证据为同一专利权人在专利申请日前申请并在专利申请日后公开的中国发明专利文件,而无效宣告理由为不符合A9.1的规定,专利复审委员会可以允许其将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法A22.2。*
88、109110(五)撰写意见陈述书时应注意的问题(五)撰写意见陈述书时应注意的问题5、考虑延期提交证据的可能性(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,不予考虑。(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法
89、定形式的公证文书、原件等证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。*110(五)撰写意见陈述书时应注意的问题 6、注意“禁止反悔原则”的适用 7、避免前后不一致的论述A26.3:说明书没有对特征A进行充分说明。A22.3: 特征A属于公知常识。 8、注意实用新型与发明创造性判断标准的差别111*实用新型与发明创造性判断标准的差别在判断现有技术中是否存在技术启示时,存在区别(1)现有技术的领域现有技术的领域发明:所属的、相近或者相关的技术领域,以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。实用新型:一般着重于考虑所属的技术领域。但是现有技术
90、中给出明确的启示,例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的技术领域。*112(2)现有技术的数量现有技术的数量发明:可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。实用新型:一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性,对于由现有技术通过“简单的叠加” 而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。实用新型与发明创造性判断标准的差别*113 9、注意实用新型保护客体的判断标准如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特
91、征,则不属于实用新型专利保护的客体。如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体。*114五、五、意见陈述书撰写练习意见陈述书撰写练习案例一(用于挂在横杆上的挂钩):案例一(用于挂在横杆上的挂钩):1、学员练习撰写专利权人的意见陈述书;、学员练习撰写专利权人的意见陈述书;2、学员练习撰写权利要求书的修改文本;、学员练习撰写权利要求书的修改文本;3、讲解意见陈述书和权利要求书的修改。、讲解意见陈述书和权利要求书的修改。115*五、五、意见陈述书撰写练习意见陈述书撰写练习案例二(油炸食品制作方法和设备):案例二(油炸食品制作方法和设备):1、学员练习撰写专利权人的意见陈述书;、学员练习撰写专利权人的意见陈述书;2、学员练习撰写权利要求书的修改文本;、学员练习撰写权利要求书的修改文本;3、讲解意见陈述书和权利要求书的修改。、讲解意见陈述书和权利要求书的修改。116*117*