思博学院专利代理实操培训讲义04答复审查意见

1 第四讲第四讲 答复审查意见答复审查意见 答复审查意见通知书是专利代理实务中重要业务之一。对于审查意见通知书的答复，专利代理人应当根据申请人的委托处理相关业务：及时转达审查意见通知书，根据审查意见通知书的具体内容确定答复的方式并协助或负责审查意见的答复，必要时依法、客观地修改专利申请文件；即采用陈述意见和/或修改申请文件的方式克服通知书中指出的问题，帮助申请人获得恰当的专利权。下面第一节和第二节的内容分别讲述如何向申请人转达审查意见通知书、如何理解审查意见通知书的内容和向申请人提出答复建议，以及如何完成审查意见通知书的答复等工作；此外，为帮助读者更好地掌握答复审查意见通知书的具体实务工作，在第三节中给出两个答复审查意见通知书的案例。第一节第一节 审查意见审查意见通知书通知书的理解与转达的理解与转达 正确理解审查意见通知书的内容、及时向申请人转达审查意见通知书、并根据具体情况向申请人提供适当的答复建议，是专利代理人在完成审查意见通知书答复工作中的第一个环节。1 1、阅读和理解阅读和理解审查意见审查意见通知书通知书 根据审查进程的不同，可以将审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间审查意见通知书。每次审查意见通知书均由通知书表格和通知书正文组成。通知书表格中会指出本审查所依据的文本，如果通知书正文引用了对比文件，通知书表格中就会列明对比文件的基本信息。通知书正文中给出具体的审查意见。下面讨论如何阅读和理解审查意见通知书。1.11.1 核实核实审查所针对的文本审查所针对的文本 审查所依据的文本通常在审查意见通知书表格中体现。如果文本组成比较复杂，有时在审查意见通知书正文中还会进一步述及。依据请求原则，申请人递交的最后一个文本通常会被作为审查所依据的的文本。但是，如果申请人所期望作为审查基础的文本的提交时机和方式不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款或第 3款的相关规定，则国家知识产权局审查部门将依据之前提交的符合上述规定的最后文本进行审查，并会在审查意见通知书正文中说明理由。如果专利代理人发现审查意见通知书未针对申请人所期望的审查文本进行审查，在通知书中又未对此作出说明，则需要核实审查员对审查文本的认定是否有误。如果确实存在审查文本认定错误，则进一步分析该审查文本认定的错误是否会对答复审查意见通知书造成实质上的困难，并根据具体情况采取不同的处理方式。（1）审查文本认定错误未对答复造成实质上的困难 在有些情况下，虽然审查意见通知书中所认定的审查文本有误，但是该认定错误并未对答复造成实质上的困难，则专利代理人可以继续做转达和答复工作；必要时，与审查员进行电话沟通。下面例举三种这样的情况：2 申请人应专利局初步审查部门的要求提交了说明书附图的修改替换页，初步审查部门接受了该修改，但在实质审查过程中，审查依据的文本仍然是原始提交的说明书附图；对一件 PCT 申请，申请人依据PCT 条约第 28 条或第 41 条的规定对说明书第页进行了修改，并在进入中国国家阶段后时要求在该文本的基础上进行审查，但审查意见通知书依据的审查文本仍为进入中国国家阶段时提交的原始国际申请文件的中文译文；申请人在收到申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内先后提交了两个修改文本，后一文本仅删除了前一文本中修改超范围的某权利要求，而第一次审查意见通知书中仍然依据前一文本进行审查，并对该权利要求进行了评述。（2）审查文本认定错误对答复造成实质上的困难 审查意见通知书所认定的审查文本有误并对答复造成了实质困难时，专利代理人可与审查员通过电话沟通，说明情况，根据沟通情况决定如何处理；在沟通有困难时可以在意见陈述书中，向审查员说明审查意见通知书所针对的审查文本有误，指出应当以哪一文本作为审查文本，并说明理由。在这种情况下，在转达审查意见通知书时，应该向申请人作出清楚解释。1.21.2 审查意见通知书中审查意见通知书中对申请对申请的倾向性意见的倾向性意见 审查意见通知书表格中的一项重要内容是给出对该申请的倾向性意见，其体现了审查员经过实质审查后，对该申请的总体评价，在某种程度上反映了该申请可能的前景，但并不代表申请通过审查的最终结果。倾向性意见在通知书表格的第二页中间部分，该倾向性意见与审查意见通知书正文部分的内容相对应。倾向性意见可以分为三大类。第一类是具有授权前景的倾向性意见，这是指审查意见通知书通篇没有引用 专利法实施细则第 53 条规定的任何一个驳回条款，也没有任何假设性评述涉及到可驳回的理由。其对应着表格中倾向性意见中的第一栏“申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改”。第二类是无授权前景的倾向性意见，这是指审查意见通知书针对全部权利要求都用专利法实施细则第 53 条规定的驳回条款进行了评述；审查意见结尾部分往往会出现“说明书也没有任何可以授权的实质内容”、“不具备授权前景”等语句。其对应着表格中倾向性意见中的第三栏“专利申请中没有可被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述的理由不充分，本申请将被驳回”。第三类是授权前景不确定的意见，即，除上述两种情形之外的其他情形。其对应表格中倾向性意见中的第二栏“申请人应当在意见陈述书中论述其专利可被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出不符合规定之处进行修改，否则不能被授予专利权”。实务中，专利代理人可以根据审查意见通知书中的表格结论栏和正文结尾语段的内容，对收到的审查意见通知书按照上述三类进行粗分，然后安排相应的工作计划和进度。对不同的倾向性意见，答复方式有所不同。对于第一类情形以及第三类中偏重于具有授权前景情形的意见答复，均可定位为“修改即可被授权”的情形，除非另有合理考虑，对审查意见通知书中所指出的申请文件所存在的缺陷逐一修改加以克服即可。对于第二类情形以及第三类中偏重于无3 授权前景情形的意见答复，事关该专利申请“能不能被授权”，此时需要视情形来确定是采用意见陈述、修改申请文件还是结合采用其他方式来完成。以下将对上面三种情形分别进行详细论述。（1）对于具有授权前景的倾向性意见 通常专利申请文本仅存在形式缺陷，明显有授权前景，此时只要按照通知书指出的审查意见对申请文本进行修改，克服所存在的缺陷，即有望被授予专利权。例如，专利法实施细则第 17 条至第 23 条等涉及的说明书、权利要求书等的形式缺陷。（2）对于无授权前景的倾向性意见 当审查意见通知书指出申请文件中公开的所有技术方案均存在专利法实施细则第 53 条所规定的可导致申请被驳回的缺陷时，倾向性意见通常是无授权前景。无授权前景的倾向性意见是审查员对一份专利申请的最严厉的否定性评价。如果申请人对申请文件不作任何修改或陈述的理由不充分，该申请将面临被驳回的风险。下面例举几种具体的情形加以说明：全部权利要求存在着不具有新颖性和/或创造性缺陷：专利申请的全部权利要求都不具备新颖性和/或创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合或者根据说明书记载的内容作进一步的限定，该申请也不具备被授予专利权的前景；说明书对要求保护的全部主题公开不充分缺陷：专利申请因为说明书未对发明作出清楚、完整的说明而不能被授予专利权；全部主题属于不授予专利权的客体：专利申请要求保护的内容所涉及的主题全部属于专利法第 5 条或第 25 条所规定的不授予专利权的客体；全部主题不构成专利法第 2 条第 2 款所规定的技术方案：专利申请要求保护的主题都不属于专利法第 2 条第 2 款所规定的技术方案，而且说明书中也没有记载其他任何可获得专利权的实质性内容；全部主题不具备实用性的缺陷：专利申请要求保护的所有主题都不能够在产业上制造或使用，不能够产生积极效果，如永动机等。（3）对于授权前景不确定的意见 如果申请人对申请文本进行的修改克服了通知书中所指出的实质性缺陷和/或给出了理由充分的陈述，有望获得授权；如果申请人不对申请文本进行任何修改或者所作修改未能克服通知书中所指出的实质性缺陷，且陈述的理由又不充分，该申请将面临被驳回的风险。现例举几种具体的情形：某项或某几项权利要求未清楚限定要求专利保护的范围，但这些权利要求的从属权利要求或说明书中已清楚地记载了相应的技术方案；某项或某几项权利要求未以说明书为依据，即这些权利要求的技术方案得不到说明书支持；独立权利要求缺少必要技术特征，但所缺少的必要技术特征已记载在其他权利要求和/或说明书中；部分权利要求不具备新颖性和/或创造性，且有可能通过修改申请文件克服这一实质性缺陷；虽然全部权利要求不具备新颖性和/或创造性，但是本申请说明书中记载的技术方案中还包含有与现有技术或抵触申请文件相区别的技术特征，通过将上述区别的技术特征补入到独立权利要4 求中，缩小独立权利要求的保护范围，就可能克服专利申请不具备新颖性和/或创造性的缺陷；或者通过将不同权利要求的技术方案进行组合可克服通知书中所指出的专利申请不具备新颖性和/或创造性的缺陷；申请文件的修改超出原说明书和权利要求书的记载范围，但该实质性缺陷有可能通过再次修改申请文件加以克服；部分发明主题涉及不授予专利权的客体和/或不构成专利法第 2 条所规定的技术方案，且该实质性缺陷可通过删除这部分发明主题来克服；专利申请权利要求书中所要求保护的多项主题之间不具有单一性，该缺陷可以通过删除或者修改部分独立权利要求加以克服，对删除的发明可另行提交分案申请。1.3 1.3 对对通知书中通知书中引用引用的的对比文件的分析对比文件的分析 当审查意见通知书中引用了对比文件时，在通知书表格的第一页的相关栏中可以看到该对比文件的基本信息。对比文件通常是判断发明是否具备新颖性或创造性引用的文献。有时对比文件也会被用来作为说明权利要求之间不具有单一性的依据。引用的对比文件可以是一份，也可以是数份。对比文件的类型可以是专利文献，也可以是非专利文献。对于通知书中所引用的这些对比文件，通常需要先对这些对比文件在形式上是否合格以及它们与本专利申请的相关度作出初步判断。1.3.1 1.3.1 是否是否满足满足构成本申请现有技术或抵触申请构成本申请现有技术或抵触申请的形式要件的形式要件 如果审查意见通知书中引用了对比文件，首先要确定这些对比文件是否在形式上满足构成现有技术或抵触申请的条件。如果其中某一对比文件不满足上述形式条件，则无需对该对比文件的内容作进一步分析。对于用作现有技术的对比文件，其形式要件是该对比文件的公开日在本申请的申请日（如果本申请能享有优先权的，为优先权日）之前。对于用作抵触申请的对比文件，其形式要件包括：该对比文件是否为中国专利文献，该对比文件的申请日是否在本申请的申请日（如果本申请能享有优先权的，为优先权日）之前，公开日是否在本申请的申请日（如果本申请能享有优先权的，为优先权日）之后。应该注意，抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即本专利申请的申请日（如果本申请能享有优先权的，为优先权日）前由任何单位或者个人提出且在该申请日（如果本申请能享有优先权的，为优先权日）前尚未作出国际公布、并在申请日（如果本申请能享有优先权的，为优先权日）当天或之后由国家知识产权局专利局作出公布或公告的涉及同样的发明或者实用新型的国际专利（PCT）申请。需要提请注意的是，对于国家知识产权局专利局作为受理局受理并以中文公布的 PCT 申请文件，其公开文本不属于中国专利文献，其公开号的国别标记是“WO”，只有在该国际申请进入中国后并由国家知识产权局专利局作出公布或公告，才满足构成抵触申请的形式要件。1.3.2 1.3.2 对引用的对引用的对比文件中技术内容的分析对比文件中技术内容的分析 对于审查意见通知书中引用对比文件指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况，如果专利代理人初步判断这些对比文件满足构成本申请现有技术或抵触申请的形式要件，就需要对这些对比5 文件所披露的技术内容作进一步分析以判断通知书中关于新颖性/创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地，以便在下一步转达审查意见时告知申请人。专利代理人对引用的对比文件的内