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1、涉及标准的侵犯专利权典型案例分析 及对通过诉讼滥用专利权的规制北京市第一中级人民法院知识产权庭 姜颖20 11 年11 月28日*1北京市第一中级人民法院主要内容n专利与标准的关系n涉标准的侵犯专利权典型案例分析n涉标准的侵犯专利权案件的处理n在诉讼中滥用专利权的认定及规制北京市第一中级人民法院专利与标准的关系 n专利标准化引发的问题公益与私益 的冲突n专利推动标准的发展与进步n专利借助标准进行垄断n公益与私益的平衡北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权 典型案例分析n广西南宁邕江药业有限公司诉河南省天工药业有限公 司侵犯专利权纠纷案 n案情：2000年，原告申请的“一种治疗颅脑外伤及其 综
2、合症的药物组合物”发明专利获得授权。2001年， 国家药品监督管理局颁布了“复方赖氨酸颗粒”的质量 标准及使用说明书，该标准系原告以其专利技术方案 提供。在标准颁布的同时，还附有复方赖氨酸颗粒生 产企业的名单，包括原告和被告。原告认为被告生产 “复方赖氨酸颗粒”的行为侵犯了原告的专利权，遂提 起诉讼。 北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权 典型案例分析n一审：被控侵权药品落入原告专利权的保护范围；原告专利的申请日和授权日均在 “复方赖氨酸颗粒 ”国家药品标准颁布实施之前；即便国家所制定的国家标准采用的是原告提供的 专利技术或标准，且原告知道被告是生产“复方赖 氨酸颗粒”的厂家，也并不表示原
3、告已默许他人实 施其专利，他人要实施专利仍应取得原告的许可 ；被告侵犯了原告的专利权。 北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权 典型案例分析n二审：药品质量涉及人民群众的生命安全和身体健康，法律对药品生产有着强制 性的规定；药品必须按照国家药品标准和国务院药品监督管理部门批准的生产工艺进 行生产；基于药品的特殊性，药品发明专利也不同于普通发明专利，药品发明专利 权人获得专利权后，并不理所当然能直接实施其专利，而是必须通过规定 的程序将药品专利技术转化成国家药品标准后才取得合法生产权；原告为实施自己的专利，将专利技术纳为国家药品标准发布，符合药品监 督管理法律规定和企业自身的生存和发展需要；原
4、告在申请发明专利并将专利技术转化成国家药品标准过程中，已将其专 利技术公开公布，但原告公开专利技术的行为并不意味着专利技术进入公 有领域，恰恰相反，专利权人正是通过这种对专利技术的公开换取对专利 技术垄断性的权利。 北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权 典型案例分析n二审：原告的发明专利技术转化成国家药品标准，他人按照国家药 品标准生产药品，属于实施专利技术的行为，仍应取得专利 权人的许可；按照国家药品标准生产药品和是否侵犯他人专利权是两个不 同的法律关系，一个是药品生产行政监督管理关系，另一个 是民事法律关系，按照国家药品标准生产药品并不妨碍在民 事上可能构成对他人的侵权；被告虽然是按照
5、国家药品标准生产药品，但这种实施专利的 行为没有经得专利权人的许可，已经构成侵犯专利权。北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权 典型案例分析n季强、刘辉诉朝阳市兴诺建筑工程有限公司侵犯专利权纠纷案 n争议问题：被告按照建设部颁发的行业标准复合载体夯扩桩 设计规程设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯 专利权n最高人民法院(2008)民三他字第4号答复函认为：鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披 露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同 意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他 人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属
6、于专利 法第十一条所规定的侵犯专利权的行为；专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显 低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。 北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权案件的处理 n司法解释征求意见稿：专利权人主动将其专利纳入国家、行业或者地方标准或者 经标准制定组织告知其专利被纳入标准而未提出异议，标 准制定组织未明示该标准含有该专利，被诉侵权人在专利 侵权诉讼中以其实施该标准为由提出不侵权抗辩的，人民 法院可以认定专利权人许可他人实施其专利，但药品等专 利的实施依法必须以纳入标准为前提的除外。专利权人要 求标准实施人支付使用费的，人民法院应当综合
7、考虑专利 的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、 标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数 额，但专利权人声明放弃使用费或者在标准制定中故意隐 瞒其专利的除外。北京市第一中级人民法院涉标准的侵犯专利权案件的处理 n司法解释征求意见稿：标准制定组织公开了标准所含专利的实施许可条件，专利 权人主张标准实施人按照该条件实施的，人民法院应当支 持。公开的实施许可条件明显不合理的，经标准实施人请 求，人民法院可以对其承担的实施许可条件作适当调整； 标准制定组织未公开标准所含专利的实施许可条件或者公 开的实施许可条件不明确的，当事人可以协商解决，协商 不成的，可以请求人民法院确定。专
8、利被纳入国际标准或者国家、行业、地方标准采用的国 际标准中含有他人专利，被诉侵权人在专利侵权诉讼中以 其实施该标准为由提出不侵权抗辩的，人民法院可以结合 该国际标准制定中的专利政策等国际惯例，参照第一、二 款的规定处理。北京市第一中级人民法院在诉讼中滥用专利权的认定及规制n滥用专利权的认定n滥用专利权的典型案件分析北京市第一中级人民法院滥用专利权的认定n专利权人具有滥用专利权的行为n专利权人滥用专利权的行为具有 恶意 北京市第一中级人民法院滥用专利权的认定n专利权人具有滥用专利权的行为以问题专利或垃圾专利提起侵犯专利 权诉讼 对明显不构成侵犯专利权的行为提起 侵权诉讼 北京市第一中级人民法院滥
9、用专利权的认定n专利权人滥用专利权的行为具有恶意以国家标准、行业标准等技术标准申请专利并行使权 利的；专利权人明知某一产品或产品的制造方法系现有技术 ，却将之申请专利并行使权利的；对以存在其他方式的在先使用或在先权利为由宣告专 利权无效的，不宜一概认定为专利权人具有恶意。 北京市第一中级人民法院滥用专利权的典型案例分析n案例：袁利中诉扬州通发公司侵犯专利权案n案情：原告于2001年提出“消防用球阀”的实用新型专 利申请并被授权。2003年8月，原告以被告生产销售侵 权产品为由提起侵犯专利权诉讼。被告在答辩期内就原 告专利权提出无效宣告请求。2004年8月，专利复审委 员会作出审查决定，认为本专
10、利与现有技术1999年7月1 日实施的水暖用内螺纹连接阀门国家标准相比不具 有新颖性，宣告本专利无效。袁利中提起行政诉讼，法 院维持了审查决定。北京市第一中级人民法院袁利中诉通发公司侵犯专利权案n在审查决定生效后，原告提出撤诉申请，但被告提出损害赔偿反诉 ，认为原告担任厂长的吴江市高中压阀门厂与被告系同业竞争企业 ，原告作为该厂厂长，基于竞争需要将早已公开的国家标准中记载 的技术方案申请为实用新型专利权，并起诉被告。原告作为生产、 销售阀门产品企业的负责人，以该专业领域中公知的国家技术标准 内容申请专利并以此提起专利侵权诉讼，明显存在恶意，使被告为 应诉聘请律师参加专利诉讼和专利无效宣告程序，
11、对被告造成了损 害，原告应当承担相应的民事赔偿责任。n法院认为：原告故意以他人受到损害为目的，以恶意申请并应当被 认定自始无效的专利权对被告提起专利侵权诉讼，致使被告在诉讼 中遭受损失，应当承担相应的民事赔偿责任。 最终判决原告赔偿被 告律师费、无效宣告请求审查费、差旅费等2万余元。北京市第一中级人民法院滥用专利权的典型案例分析n案例：北京明日公司诉维纳尔公司损害赔偿纠纷 n案情：被告将早已进入公知领域的“熔断器式隔离开关”系列产品申 请了外观设计专利，并获得了四项外观设计专利权。2005年2月，被告起诉原告侵犯其外观设计专利权。原告在答辩期内，申请宣告涉 案四项外观设计专利权无效。经审查，四
12、项外观设计专利权均被宣 告无效。原告认为，被告利用我国专利授权制度中对外观设计专利 申请不进行实质审查的规定，在明知涉案专利不符合授权条件的情 况下，提起诉讼并申请法院冻结了原告的银行账户，影响了原告的 生产经营，原告还为此支付了律师费用。被告的行为具有恶意，给 原告造成了经济损失，故诉至法院，请求判令被告赔偿原告经济损 失20万元并承担本案诉讼费用。北京市第一中级人民法院北京明日公司诉维纳尔公司 损害赔偿纠纷n一审：被告在侵犯专利权纠纷中，据以主张权利的四项外观设计专利 由国家知识产权局予以授权，具有形式上的合法性，由于其设 计方案与申请日前在出版物上公开发表过的相关外观设计相近 似，不符合
13、外观设计专利的授权条件，因此专利复审委做出被 告上述四项外观设计专利权无效的审查决定。鉴于涉案四项外 观设计专利被宣告无效的原因在于被告维纳尔公司在其生产的 相关产品的宣传广告和宣传册中公开了相关外观设计，而非将 其他自由公知设计或已有设计申请为外观设计专利，故据此不 能得出被告维纳尔公司恶意申请涉案外观设计专利的结论。 北京市第一中级人民法院北京明日公司诉维纳尔公司 损害赔偿纠纷n一审：鉴于被告在提起侵犯专利权诉讼时，依据的是经国 家知识产权局合法授权的、有效的外观设计专利， 在四项外观设计专利最终被宣告为无效时，被告也 及时申请撤回起诉。且涉案外观设计专利有效性的 判断具有一定的专业性，原
14、告没有证据证明被告指 控其生产、制造的侵权产品的外观设计有其他来源 ，故原告主张被告明知涉案专利不符合授权条件而 提起侵犯专利权的诉讼并以此方式恶意侵害原告的 相关权利，依据不足。 北京市第一中级人民法院滥用专利权的典型案例分析n案例：本田公司诉双环公司侵犯外观设计专利权纠纷 n案情：2003年9月,原告以被告生产、销售的“来宝”汽车侵 犯了原告CR-V汽车外观设计专利权为由,要求被告：停止生产、销售该产品；销毁该产品图纸、专用设备、模具、 专用工具及产品资料；在公开发表承认侵权声明并向本田 公司致歉；赔偿原告损失1亿元人民币。 2004年12月,被告 以原告专利与在先设计外观相近似为由,向专
15、利复审委员 会提起宣告专利权无效请求。2006年3月,原告专利权被宣告无效。原告虽提起行政诉讼，但无效决定被维持。北京市第一中级人民法院本田公司诉双环公司侵犯外 观设计专利权纠纷n一审：原告在其涉案专利被宣告无效后,仍然坚持对被告的 侵权请求,具有明显的过错和恶意性质。判决除确认双环不侵犯本田专利权外,还判决本田公司赔偿双环公司因停产、推迟涉案产品上市时间等造 成的损失2579万元。本田公司不服判决上诉至河北省高院。 北京市第一中级人民法院本田公司诉双环公司侵犯外 观设计专利权纠纷n二审：最高人民法院经再审作出(2010)行提字第3号行政 判决, 撤销了北京市高院(2007)高行终字第274号行 政判决、北京市一中院(2006)一中行字第779号行 政判决,以及国家知识产权局专利复审委员会第 8105号无效宣告请求审查决定。撤销原判，发回重审。 北京市第一中级人民法院谢 谢！nTel：59891955nE-mail：北京市第一中级人民法院
