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1、-从美国KSR 案谈美国软件专利保护的新趋势珍权壹、 前言过去二十几年来，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC )对于显而易知性 (obviousness) 一直是采用所谓的教示联想动机检验标准。在专利审查实务上，美国专利商标局(USPTO )要求审查员在依据专利法第 103 条核驳受审申请案时，必须引用并结合两篇或两篇以上的先前技术文献 (prior art reference)，或引用单独一篇先前技术文献并结合申请人所成认的先前技术 (admitted prior art)。在此专利侵权诉讼案件当中，KSR KSR International Co. v. Telefe* Inc., 550
2、U.S. 398 (2007).质疑这个检验标准的正当性，并由知名的法学教授 John Duffy 代表 KSR 向美国最高法院提出诉愿，请求最高法院准予调阅 CAFC 的判决 (Petition for Certiorari)。换言之，负责审理专利诉讼的法院应该以更确实的检验标准来判断专利请求目标的显而易知性。简言之，CAFC在此案判决中，增加了判断申请专利围需具有非显而易见性的条件，这对于商业方法、软件专利的影响非常重大，因为在这些专利的申请围中，往往有*一局部在现有技术中已经存在。USPTO依据此判决，未来将可以不具有非显而易见性为由，驳回专利申请，这样就会增加专利申请取得授权的难度，而
3、涉嫌侵权人在诉讼上也可以涉案的专利不具有非显而易见性为由，降低自己在法庭上辩护的难度。此而接连地在2021.10.30 CAFC 也援用KSR之判决在广受瞩目的 In re Bilski案 In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2021),作出类似限缩的判决。也将深深影响未来软件专利的审查基准，故而吾等想针对其非显而易见性 (Non-obviousness)之见解来探讨软件可专利性之审查。貳、 美国软件专利开展演进美国软件专利的开展，背后隐含着软件技术的演进，早期软件技术的实质涵，大都仅是协助人们进展重复且例行的计算
4、，根本上仅算是单纯数学演绎法演练，因此，早期认为计算机软件像等同于数学演绎法。进而深究数学演绎法的本质，假设仅将数学演绎法的逻辑推理程序转由计算机执行，那只可说是将人脑中的逻辑推理程序移植到计算机中，而藉由计算机执行的结果，其唯一的价值只是加速该数学演绎法的计算，并没有创造出任何具有效益(useful)的应用(practical application)。假设依35 U.S.C. 101之规定，要成为法定的专利目标必须要是一种新颖且实用(new and useful)的方法(process)、机械(machine)、产品(manufacture)、组，成物(position of matter
5、。或上述四种类型的改进(improvement)。所以最高法院才在早期的Benson案例 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-2 (1972).中，认为数学演绎法类似一种抽象概念Abstract idea，假设仅是透过计算机执行该数学演绎法，并企图籍专利先占(preempt)该数学演绎法，该专利园并非35 U.S.C. 19.1.，所欲保护的专利目标。此外最高法院Benson案判决的解读，曾经一度排除所有演绎法(general algorithms)之可专利性，但关税暨专利土诉法院(CCPA)在Chatfield案中确立最高法院在Benson案，仅在制止
6、数学演绎(mathematical algorithms )本身的可专利性，而具可专利性的技街往往往系针对特定的问题而开展阶段性(step-by-step)的解决步骤，这是广义一种广义的演绎法(general algorithms) ，故不应排除演绎法(general algorithms)之可专利性。而CCPA在Chatfield案中，却再次确定数学演绎(mathematical algorithms)本身并不具可专利性。直到最高法院于Diamond v. Diehr一案 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).中，首次认同计算机软件( puter pro
7、cess)符合35 U.S.C. 101之可专利性。最高法院认为不可专利性之目标仅包令，自然法则laws of nature)、自然现象(natural phenomena)及抽象概念(abstract ideas)三种，假设要确定其是否为专利法定目标(subject matter)，最高法院扬弃了point of novelty 的判断原则，而认为需就其整体专利园(claims as a whole) 进展审查，方可判断其是否为35 U.S.C. 101之法定目标，并进一步指出假设将自然法则或数学演绎法庭、用于习知之构造或流程，其创造仍具可专利性 an application of a la
8、w of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection) 。因此，Diehr案可说是确立计算机软件专利性的重要里程碑。此外，关税暨专利上诉法院(CCPA)也在1980年代初期一连串的案例中开展出Freeman-Walter-Abele Test此种两阶段判断测试法(Two-Prong Freeman-Walter-Abele Test)，系由联邦关税暨上诉法院(即CAFC前身)在In re Freeman及In re Walter
9、两案中开展出来，并于In re Abele一案中与以确认，但在下述之In re Alappat一案后，法院已逐渐不采此判断原则。See Chad King, Abort, Retry, Fail: Protection For Software-Related Inventions In the wake of State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group, Inc., 85 CORNELL LAW REVIEW 1135-1140 (2000).，这即是著名的Two-Steps of Test(二阶测试法)审查方法，该审
10、查步骤中需先判断专利权利围是否直接或间接引用一数学演绎法，则需就整体专利权利围(as a whole)进一步判断该数学演绎法是否应用于权利园中的实体组件(physical elements)或执行步骤(process steps) ，假设该数学演绎法实际应用于权利园中的实体组件或执行步骤，该专利权利囝即具可专利性。而Freeman-Walter-Abele Test亦成为往后法院在审理数学演绎法相关创造或计算机软件相关创造是否可专利性的重要依据。此状况直到1994年的Alappat案 In re Alappat,33 F.3d, 1526(Fed. Cir. 1994) (en banc).，
11、联邦巡回上诉法院(CAFC)方才正式认定Two-Steps Test(二阶段测试法)并非适宜的判断方法，最适宜的判断原则仍需回归美国最高法院于Benson案中所建立的原则- 认为并不需要去区分专利申请围中是否直接或间接引用数学演绎，因为只要该整体专利申请围是专利所欲保护的法定目标，即具可专利性，并不会因为其专利围包含数学公式、计算机程序，而丧失其可专利性。藉由Alappat案，法院在审理数学演绎法或计算机相关创造不再拘泥于数学演绎法本身是否与实际应用于专利权利围，而是就整体的权利围(as a whole)判断其是否其备35 U.S.C. 101可专利性之实体效益(practical utili
12、ty)。而随着20世纪末期电子商务技术的快速跃进，软件专利的开展可是说到达了极致。因此，在1998年State Street Bank & Trust Co.一案 State St. Bank, 149 F.3d at 1373中，明确扬弃 Two-Steps Test(二阶段测试法) 并认为只要运用一数学演绎方式创造出有效(useful)、具体(concrete)及明确(tangible)的结果，其均具可专利性。在State Street Bank案中，CAFC正式终止对数学演绎法(mathematical algorithm)之不可专利性的限制，这让数学演绎法专利澈底摆脱长期加诸于其身的限
13、制。进而CAFC更于1999年的AT&T Corp.v. E*cel munications 一案 AT&T Corp. v. E*cel munication Inc., 172 F.3d 1358-60 (Fed. Cir. 1999).中，再次放宽数学演绎法之可专利性，往昔认为需透过数学演绎法已完成实体转换(physcical transformation)，或应用于实体定件(Physcial elements)，其方具可专利性，CAFC认为实体转换或应用于实体组件，并非可专利性之必要条件，只要利用该数学演绎法创造出有效useful、具体(concrete)及明确(tangible)的结
14、果，即可具可专利性。CAFC于State Street Bank案及AT&T案的判决建立了数学演绎法及商业方法之可专利性，其中受益最大的即是纯软件技术及商业方法，因为其不再受限于实体转换(physical transformation)或需应用于实体组件(physical elements) 之限制，这亦助长了20世纪末电子商务专利的快速开展。參、 美国软件专利审查要件一、 新颖性.I02)之判断欲取得专利之保护，除了必须是35 U.S.C. 101所保护之专利目标外，该创造专利必须是尚未公开使用且公众尚未知悉之创造，这即是所规的专利新颖性(novelty) 。审查该创造专利是否具备新颖性(n
15、ovelty)要件，必须针对创造专利与习知技术(prior art)进展比拟，进以判断该创造专利是否为习知技术所揭露。首先，必须先确认该创造专利未为习知技术所揭露，因此，依35 U.S.C .102(a)需先进展前系检索，前案检索之信息应包含： (1) 公开专利资料( Patent Publications) (2) 专利数据以外之公开数据 (printed publications other than patent publications); (3) 公众知悉之创造Otherwise publicly known inventions同时，亦必须确定权利人是否是第一个提出该专利申请之创造
16、人，在其提出专利申请前不存在任何己见于刊物、已公开使用或已为公众所知悉之相关信息( 102 e、g)。假设确定该创造专利未揭露于习知技术之中，审查委员需进一步确定该创造技术是否是显而易见性( obviousness) ，假设未揭露于习知技术中，但该创造专利确是熟知该技艺人士(skill in the pertinent art)可轻而预见，该创造专利仍不具可专利性，故具备新颖性之创造专利仍需进一步确认其是否具备非显而易见性(non-obviousness)。二、 非显而易见性(35 U.S.C. 103)之判断美国专利法第103 条所称之明显(obvious)，其规容系在于排除申请专利之创造其所属技术领域中具有通常知识者，可依据一份
