思博学院专利代理实操培训讲义04答复审查意见-附2创造性法条释义及判断案例

1 第四讲第四讲 答复审查意见答复审查意见 第二节第二节 答复策略答复策略（二）创造性法条释义及判断案例（二）创造性法条释义及判断案例 一、一、创造性创造性法条法条释义释义 1 1、法律规定、法律规定 专利法第 22 条第 3 款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”从法条表述语义上看，发明专利创造性的标准要高于实用新型专利。但是，根据专利审查指南第四部分第六章 4 中的规定以及无效审查实践，两者在创造性的判断原则和判断方法上基本相同，详细内容请参加下文。本教材所举案例创造性判断适用于发明和实用新型的创造性判断。2、法条释法条释义义 根据专利法第 22 条第 3 款的规定，发明专利应当具备突出的实质性特点和显著的进步。所谓突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。即，突出的实质性特点是以是否显而易见作为判断标准的。所谓显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。2.1 判断原则判断原则 判断一件专利申请是否具备创造性应当遵照下述三个原则。(1)应当同时满足“具有突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件 判断一项权利要求的技术方案是否具备创造性，应当同时判断该权利要求的技术方案是否具有突出的实质性特点和是否具有显著的进步。为了与国际通用标准趋于一致，目前对创造性标准的两个条件是这样掌握的：当一件发明专利申请权利要求的技术方案相对于现有技术具有突出的实质性特点，则基本上可以认定其也具有显著的进步（至于此两方面的判断将在后面作进一步说明）；反之，当一项权利要求的技术方案相对于现有技术来说尚不能明确得出其具有突出的实质性特点的结论时，如果由于产生预料不到的技术效果而使该权利要求的技术方案相对于最接近现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步，从而认定其具有创造性。(2)对技术方案本身、解决的技术问题和有益效果作整体分析 在对发明的创造性进行判断时，同样不能仅考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。也就是说，在判断发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步时，不仅要分析构成技术方案本身的技术特征，还要分析其相对于最接近现有技术所解决的技术问题，以及分析其区别技术特征相对于最接近现有技术起什么样的作用、产生什么样的有益效果（具体分析参见后面法条应用部分）。2 (3)现有技术结合对比 与新颖性“单独对比”的判断原则不同，评价发明创造性时，可以将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。更确切地说，是将几项现有技术结合起来与专利申请要求保护的技术方案进行对比分析，例如：一篇对比文件（包括国内外的使用公开或以其他方式的公开）所披露的一项现有技术的内容与公知常识的结合，两篇或多篇对比文件（包括国内外的使用公开或以其他方式的公开）分别披露的几项现有技术的内容的结合，同一篇对比文件中所披露的几项现有技术的内容的结合，或者多篇对比文件（包括国内外的使用公开或以其他方式的公开）分别披露的几项现有技术与公知常识的结合等。2.2 判断基准判断基准(1)突出的实质性特点的判断基准 判断发明是否具有突出的实质性特点，就是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见：如果本发明要求保护的权利要求技术方案相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。为确定要求保护的发明的权利要求技术方案相对于现有技术是否显而易见，最通常的判断方法就是“三步法”，即按照下述三个步骤进行判断：针对要求保护的发明的权利要求技术方案确定其最接近的现有技术；确定该权利要求的技术方案与最接近的现有技术相比的区别特征，并根据该区别特征所能达到的技术效果确定其实际解决的技术问题；在此基础上，判断该权利要求的技术方案对本领域的技术人员来说是否显而易见，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决上述实际解决的技术问题的启示，如果现有技术存在这种技术启示，则该权利要求的技术方案显而易见，不具有突出的实质性特点；反之，如果现有技术不存在这种技术启示，则该技术方案非显而易见，具有突出的实质性特点。(2)显著的进步的判断基准 在判断发明要求保护的技术方案是否具有显著的进步时，主要应当考虑其是否具有有益的技术效果。通常，要求保护的技术方案属于下述情况之一，就认为其具有有益的技术效果，从而具有显著的进步：与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；代表某种新技术发展趋势；尽管其在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。2.3 实用新型创造性的判断实用新型创造性的判断 实用新型和发明专利两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。也就是说，在判断现有技术中是否存在技术启示时，两者存在区别，这种区别体现在下述两个方面。(1)现有技术的领域 3 对于发明，不仅要考虑其所属的技术领域，还要考虑其相近或相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。而对于实用新型，一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域；但是，现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。(2)现有技术的数量 对于发明专利，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。而对于实用新型专利，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性；但是，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。3 法条应用法条应用 在创造性判断过程中能否正确运用三步法的关键在于其中的第三个步骤，即判断现有技术中有无给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决实际解决的技术问题的启示。【例例 1】两份文件组合破坏创造性两份文件组合破坏创造性 问题：判断发明专利申请权利要求问题：判断发明专利申请权利要求 1 是否具有创造性，并说明理由是否具有创造性，并说明理由。发明专利申请发明专利申请 申请日：2008 年 6 月 28 日，公开日：2009 年 9 月 20 日。权利要求权利要求 1：一种喷淋式洗脚机，它包括机壳（1）和盛水容器（2），其特征在于，它还包括在机壳内安装的水泵（32），以及与水泵连接的水管（4）；所述盛水容器（2）套装在机壳（1）内，在靠近两脚脚部处的水管上设有喷水口（5），以对两脚脚部喷水洗脚，所述机壳（1）内还装有干燥装置，所述干燥装置具有电动机（7）、与电动机（7）连接的风叶（8）、以及发热源（9）。说明书说明书：本发明涉及一种喷淋式洗脚机，本发明使人们在洗脚时不再弯腰、屈身和花力气，使用者在清洗过程中得到水压、水流、水珠、水花等对脚部穴位所形成的机械力按摩，既洗净了脚，也能对脚烘干。说明书中的实施例与权利要求 1 基本相同，文字略。对比文件对比文件 1：（CN1234567Y），申请日：1998 年 1 月 24 日，公开日：1998 年 12 月 2 日。说明书第 1 页第 4 段和第 2 页第 5 段：一种包括外壳 1、贮水箱 4、电器系统与水泵 2 连接的喷泉装置的足浴器，其特点是喷泉装置是一种安装在近贮水箱底部的水管 5，水管 5 的一端与水泵 2 的出水口连接，水管的另一端 13 为自由端，水管 5 截面的顶端设有通孔 9，在水管 5 的上部设有踏脚板 7，踏脚板 7 在对应于水管通孔 9 的位置处设有喷泉孔 10，踏脚板 7 的上表面设有凸点 11。当水泵 2 通电后，水泵即能通过水管 5 循环4 吸排水流，造成喷泉和旋流，人们洗脚时可对脚部敏感的射区进行保健按摩。图 1 图 2 对对比文件比文件 2：（JP8-123456A）申请日：1989 年 5 月24 日，公开日：1991 年 6 月 22 日。一种脚干燥器 10，其内设置电动机 30，电动机 30带动风叶 32 旋转，将发热丝 33 的热量吹送到脚部。创造性分析步骤创造性分析步骤（三步法判断是否显而易见三步法判断是否显而易见）【三步法第一步】确定最接近现有技术 对比文件 1 技术领域与本发明相同，都是喷淋式洗脚器具，所要解决的技术问题也最为接近，因此对比文件 1 是最接近的现有技术。【三步法第二步】确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题 权利要求 1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是洗脚后可对脚进行干燥。【三步法第三步】判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 对比文件 2 公开了上述区别特征，而且该特征在对比文件 2 中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是通过风叶将加热器产生的热量吹到脚上对脚进行干燥，也就是说对比文件 2 给出了将该技术特征用于对比文件 1 以解决上述技术问题的启示，进而使得本领域技术人员在面对洗脚后如何对脚进行干燥的技术问题时，有动机将对比文件 2 与对比文件 1 结合起来构成该权利要求所要求保护的技术方案，因此，该技术方案相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合是显而易见的。创造性评述参考答案创造性评述参考答案 专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。权利要求 1 不符合上述规定，理由如下：对比文件 1 的公开日为 1998 年 12 月 2 日，对比文件 2 的公开日为 1991 年 6 月 22 日，均早于本发明的申请日 2008 年 6 月 28 日，两份文件均属于现有技术，可以用于评价专利申请权利要求的创造性。对比文件 1 技术领域与本发明相同，都是喷淋式洗脚器具，所要解决的问题也最接近，因此对比5 文件 1 是最接近的现有技术。对比文件 1 公开了一种足浴器，并具体公开了以下的技术特征：一种足浴器，其包括外壳 1 和贮水箱 4，设在外壳 1 与贮水箱 4 之间的水泵 2，与水泵连接的水管 5，所述贮水箱 4 套装在外壳 1内，在水管 5 的截面顶端设有通孔 9，对两脚脚部喷水洗脚；该权利要求与对比文件 1 相比，区别技术特征是：所述机壳内还装有干燥装置，所述干燥装置具有电动机、与电动机连接的风叶，以及发热源。基于上述区别技术特征可以确定，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是洗脚后可对脚进行干燥。对比文件 2 公开了一种脚干燥器，其具有电动机、发热丝、风叶，风叶将发热丝加热后的热量吹向使用者的脚部。由此可见，对比文件 2 公开了上述区别技术特征。而且，该特征在对比文件 2 中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同，都是通过风叶将加热器产生的热量吹到脚上对脚进行干燥。也就是说，对比文件 2 给出了将该技术特征用于对比文件 1 以解决上述技术问题的启示，进而使得本领域技术人员在面对洗脚后如何对脚进行干燥的技术问题时，有动机将对比文件 2 与对比文件 1 结合起来构成该权利要求所要求保护的技术方案。因此，该技术方案相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合是显而易见的，权利要求 1 没有突出的实质性特点和显著的进步，不具有创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。【例例 2】对比文件和对比文件和公知常识公知常识结合结合破坏创造性破坏创造性 在本案例中，权利要求书中请求保护的主题是一