專利審查•發明專利:實體審查–請求審查制–早期公開•新型專利:形式審查•新式樣專利:實質審查•全面廢除異議制度–審定後舉發制早期公開制•過去必須等審定後才公開,拖延很久•18個月主要是因為配合國際優先權12個月加上補正期間•讓他人知道已經有此技術內容,避免研發投資上重複與浪費第37條((發明專利申請案之公開))• 專利專責機關接到發明專利申請文件後,經審查認為無不合規定程式,且無應不予公開之情事者,自申請日後經過十八個月,應將該申請案公開之 •專利專責機關得因申請人之申請,提早公開其申請案•發明專利申請案有下列情事之一,不予公開: 一、自申請日後十五個月內撤回者 二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者 三、妨害公共秩序或善良風俗者 第一項、前項期間之計算,如主張優先權者,以優先權日為準;主張二項以上優先權時,以最早之優先權日為準 早期公開制之配套措施•請求審查–任何人得於申請日起三年內申請實體審查,逾三年未請求審查者,申請案視為撤回(因案件已公開,再以原案提出申請時將喪失新穎性)•請求優先審查–為商業上實施之人,可申請優先審查•補償金請求權–對公開後公告前使用其技術者,有補償金請求權。
專利公開後優先審查•第第40條(優先審條(優先審查查之申請)之申請)• 發明專利申請案公開後,如有非專利申請人為商業上之實施者,專利專責機關得依申請優先審查之 為前項申請者,應檢附有關證明文件 第41條((補償金請求權))• 發明專利申請人對於申請案公開後,曾經以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,得於發明專利申請案公告後,請求適當之補償金 對於明知發明專利申請案已經公開,於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,亦得為前項之請求 前二項規定之請求權,不影響其他權利之行使但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利,並已取得新型專利權者,僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之 第一項、第二項之補償金請求權,自公告之日起,二年間不行使而消滅 請求審查制•很多人提出申請,但後來覺得不值得•為減少眾多審查案件量,故採請求審查制第38條((實體審查之申請))• 發明專利申請日後三年內,任何人均得向專利專責機關申請實體審查 依第三十四條第一項規定申請分割,或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利,逾前項期間者,得於申請分割或改請後三十日內,向專利專責機關申請實體審查。
依前二項規定所為審查之申請,不得撤回 未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者,該發明專利申請案,視為撤回 審查申請書•第第39條(檢附文件、刊載公報及通知)條(檢附文件、刊載公報及通知)• 申請前條之審查者,應檢附申請書 專利專責機關應將申請審查之事實,刊載於專利公報 申請審查由發明專利申請人以外之人提起者,專利專責機關應將該項事實通知發明專利申請人 審查制度•審查人員–第第36條(專利審條(專利審查查人員之指定)人員之指定)–專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查,應指定專利審查人員審查之•我國審查人員採內審與外審雙軌制–內審制由專利專責機關之正式編制之審查人員擔任審查工作–而外審制則由專利專責機關以外之學者審查 專利審查基準•法律上屬性為行政命令•僅拘束內部審查人員•對外產生事實上之效力(間接對外效力)審查程序•一、先程序後實體–程序不合,先命補正,不補正,駁回其申請•二、實體審查第42條((專利審查之行為))• 專利專責機關於審查發明專利時,得依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行為: 一、至專利專責機關面詢 二、為必要之實驗、補送模型或樣品。
前項第二款之實驗、補送模型或樣品,專利專責機關認有必要時,得至現場或指定地點勘驗 審定書•第第45條(審定書之製作)條(審定書之製作)• 發明專利申請案經審查後,應作成審定書送達申請人 經審查不予專利者,審定書應備具理由 審定書應由專利審查人員具名再審查、更正、舉發、專利權期間延長及專利權期間延長舉發之審定書,亦同 通知限期申復((限期修改))•第第46條(不予專利之審定)條(不予專利之審定)• 發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十三條、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項或第一百零八條第三項規定者,應為不予專利之審定 專利專責機關為前項審定前,應通知申請人限期申復;屆期未申復者,逕為不予專利之審定 專利公告•第第47條(審定公告)條(審定公告)• 申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者,應予專利,並應將申請專利範圍及圖式公告之 經公告之專利案,任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料但專利專責機關依法應予保密者,不在此限。
再審查•第第48條(再審條(再審查查之申請)之申請)• 發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者,得於審定書送達後二個月內備具理由書,申請再審查但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者,得逕依法提起行政救濟 第49條((再審查之修正及最後通知• 申請案經依第四十六條第二項規定,為不予專利之審定者,其於再審查時,仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式 申請案經審查發給最後通知,而為不予專利之審定者,其於再審查時所為之修正,仍受第四十三條第四項各款規定之限制但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者,不在此限 有下列情事之一,專利專責機關得逕為最後通知: 一、再審查理由仍有不予專利之情事者 二、再審查時所為之修正,仍有不予專利之情事者 三、依前項規定所為之修正,違反第四十三條第四項各款規定者 第52條((審定後繳費))• 申請專利之發明,經核准審定者,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年專利年費後,始予公告;屆期未繳費者,不予公告 申請專利之發明,自公告之日起給予發明專利權,並發證書 發明專利權期限,自申請日起算二十年屆滿 申請人非因故意,未於第一項或前條第四項所定期限繳費者,得於繳費期限屆滿後六個月內,繳納證書費及二倍之第一年專利年費後,由專利專責機關公告之。
例題19•甲公司認為其發明「竹製百葉簾葉片」之特殊製造方法,可利用該方法製造之百葉簾葉片,能耐得住各式氣溫、氣候變化之接觸,藉以克服日照、雨淋、高、低溫度差及風襲等各種自然氣候問題因此,甲公司以「竹製百葉簾葉片之製造方法」向經濟部智慧財產局申請發明專利試問:•1.依專利法規定,經濟部智慧財產局審查本件申請案時,應審查那些發明專利要件?• 2.倘若該申請案經審查後,經濟部智慧財產局認為其欠缺專利要件,而加以核駁其專利申請時,甲有何行政救濟管道?(94年檢事官)考古題公眾審查與舉發制度•異議制度(已廢除)–專利於審定公告後,須經過異議期間而無人提出異議,或異議不成立後,於審查確定後,始發與專利證書–但曠日廢時–與舉發撤銷的法定事由大致相同、程序相同•公眾審查制(舉發撤銷)–現僅有舉發撤銷–為行政救濟之一環•第第71條(舉發撤銷)條(舉發撤銷)• 發明專利權有下列情事之一,任何人得向專利專責機關提起舉發: –一、違反第二十一條至第二十四條( 專利要件)–第二十六條(充分揭露)–第三十一條(違反先申請原則) –第三十二條第一項、第三項(同時申請不同類型專利)–第三十四條第四項(分割案不能超出原申請案範圍)–第四十三條第二項(修正不得超出原揭露範圍)、第四十四條第二項、第三項(中文本不能超出外文本範圍)–第六十七條第二項至第四項(更正不得超出原範圍)或–第一百零八條第三項規定者(改請不得超出原範圍)。
•二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者 •三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人 以前項第三款情事提起舉發者,限於利害關係人始得為之 發明專利權得提起舉發之情事,依其核准審定時之規定但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事,提起舉發者,依舉發時之規定 專利權人非申請權人之舉發程序•以專利權人為非專利申請權人為理由,必須是利害關係人提出•第第35條條 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人,於該專利案公告後二年內,依第七十一條第一項第三款規定提起舉發,並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者,以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日 依前項規定申請之案件,不再公告 例題20•甲原任職於乙公司,在職期間完成職務上產品的研發,然而由於甲個性孤僻,在公司內受到其他同事排擠,甲乃憤而離職,並將甫完成的研發成果帶出,且以自己名義申請取得專利請問依據專利法,乙公司應如何處理以確保自己之權益?(30 分)專利期滿後仍得舉發•第七十二條 利害關係人對於專利權之撤銷,有可回復之法律上利益者,得於專利權當然消滅後,提起舉發。
職權探知•第第75條(逕予審條(逕予審查查))• 專利專責機關於舉發審查時,在舉發聲明範圍內,得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據,並應通知專利權人限期答辯;屆期未答辯者,逕予審查 例題21•甲教授是乙大學的專任教授,其在聘任期間,研發出一技術,但未以書面告知乙大學,就以自己名義,向智財局申請專利並取得專利權乙大學得知後,非常生氣,決定利用專利法中的「舉發制度」,向智慧財產局提出舉發但智慧財產局卻認為,其舉發事由所引用條文有誤,自行變更舉發事由,並做成舉發結果本案經訴願、行政訴訟後,智慧財產法院認為,關於專利申請權歸屬問題,屬於私權紛爭,應該先以民事訴訟方式,確認究竟誰擁有專利申請權及專利權,才能夠提出舉發第82條((專利權之撤銷確定情形))• 發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之 發明專利權經撤銷後,有下列情事之一,即為撤銷確定: 一、未依法提起行政救濟者 二、提起行政救濟經駁回確定者 發明專利權經撤銷確定者,專利權之效力,視為自始不存在 新型專利之形式審查•我國修法將新型專利之審查,由實體審查制改採為形式審查制,使申請人得以在較短之期間內,迅速地取得專利權。
•若如德國採雙軌制•可同時申請發明專利與新型專利•新型專利乃形式審查,先取得暫時保護措施•等到發明專利若也申請到,再擇一或放棄新型專利新型專利之舉發•第第119條條 新型專利權有下列情事之一,任何人得向專利專責機關提起舉發: 一、違反第一百零四條、第一百零五條、第一百零八條第三項、第一百十條第二項、第一百二十條準用第二十二條、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第二十六條、第一百二十條準用第三十一條、第一百二十條準用第三十四條第四項、第一百二十條準用第四十三條第二項、第一百二十條準用第四十四條第三項、第一百二十條準用第六十七條第二項至第四項規定者 •二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者 三、違反第十二條第一項規定或新型專利權人為非新型專利申請權人者 以前項第三款情事提起舉發者,限於利害關係人始得為之 新型專利權得提起舉發之情事,依其核准處分時之規定但以違反第一百零八條第三項、第一百二十條準用第三十四條第四項、第一百二十條準用第四十三條第二項或第一百二十條準用第六十七條第二項、第四項規定之情事,提起舉發者,依舉發時之規定 舉發審定書,應由專利審查人員具名。
發明新型二擇一((新第32條 ))•同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;屆期未擇一者,不予發明專利•申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,視為自始不存在•發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利提示新型專利技術報告•第第116條(行使新型專利)條(行使新型專利)• 新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告 •第第117條(專利權撤銷之賠償責任)條(專利權撤銷之賠償責任)• 新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限例題23•甲就其發明申請取得一新型專利權,並於公告後向經濟部智慧財產局申請技術報告,惟在技術報告作成之前,甲發現乙未經同意製造相同之專利物品銷售,由於事出緊急,甲乃趕緊委請知名鑑定機構製作侵害鑑定報告,並據以對乙提出專利侵權訴訟,而未提示新型專利技術報告對乙進行警告試問未提示新型專利技術報告進行警告,對甲之專利侵權訴訟有何影響?(102警察法制)99年度民專訴字第215號 •按新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告。
專利法第104 條定有明文因新型專利權僅為形式審查,並未經實體審查,故為防範新型專利權人濫用其權利,影響第三人對技術之利用及開發,是新型專利權人行使其權利時,應有客觀之判斷資料,即應提示新型專利技術報告核其立法意旨,係為防止新型專利權人濫用其權利,並非謂未提示新型專利技術報告,即不得請求損害賠償•職是,原告雖於本件起訴前,未向被告提示新型專利技術報告進行警告,然其可證明被告實施系爭專利之行為,具有故意或過失時,自得對其主張侵害系爭專利之請求權。