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1、发明专利申请实质审查对审查意见通知书的答复（意见陈述书和对专利申请文件的修改）2012年7月1讲 课 内 容第一部分 与答复审查意见通知书有关的专利基础知识简介第二部分 对审查意见通知书的答复和专利申请文件的修改第三部分 案例2第一部分 与答复审查意见通知书有关的专利基础知识简介第一节 新颖性第二节 创造性第三节 单一性3第一节 新颖性1.新颖性定义 新专利法二十二条二款、五款指该发明或者实用新型不属于现有技术即不属 于申请日（有优先权的，为优先权日）以前（注意：不 包括申请日）在国内外为公众所知的技术，也没有任何 单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日（有优 先权的，为优先权日）以前向国
2、务院专利行政部门提出 过申请，并记载在申请日以后（注意：包括申请日）公 布的专利申请文件或者公告的专利文件中。前一种情况为现有技术中没有公开过同样的发明 或实用新型，后一种情况说明不存在该专利申请的抵 触申请。一 基本概念41.新颖性定义原专利法二十二条二款 指在申请日（有优先权的，为优先权日）以前没有同样的 发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向国家知识产权局 提出过申请并且记载在申请日(有优先权的，为优先权日）以 后公布的专利申请文件中。原专利法实施细则三十条申请日 (有优先权的，指优先权日)前在国内外出版物上公
3、 开发表、在国内公开使用或以其他方式为公众所知的技术为现 有技术。一 基本概念51.新颖性定义 专利法二十二条二款、五款指该发明或者实用新型不属于现有技术即不属于申请日 （有优先权的，为优先权日）以前（注意：不包括申请日）在国 内外为公众所知的技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明 或实用新型在申请日（有优先权的，为优先权日）以前向国务院 专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后（注意：包括申 请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。前一种情况为现有技术中没有公开过同样的发明或实用新 型，后一种情况说明不存在该专利申请的抵触申请。强调三点：1. 绝对新颖性概念2. 本条款的抵触申请包
4、括申请人本人的在先申请3. 本条款的“申请日以前”不包括申请日，“申请日以后”包括 申请日。一 基本概念62.现有技术现有技术是指申请日（有优先权的，指优先权日）以前在 国内外为公众所知的技术，即申请日（有优先权的，指优先权 日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或以 其他方式为公众所知的技术为现有技术。专利法意义的现有技术应当是申请日以前公众能够得知的 技术内容。即现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得 的状态，并包含能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所述保密状态 不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者 商业习惯上认
5、为应承担保密义务的情形，即默契保密的情形。然而，负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘 密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术 也就构成了现有技术的一部分。 一 基本概念72.现有技术按照新专利法，现有技术与时间和公开方式有关。公开方式 出版物 除出版物外的公知公用 时间界限 申请日(有优先权的，指优先权日)前无地域限制 即全世界范围均适用按照原专利法，现有技术与时间、地域和公开方式 有关。公开方式 出版物 除出版物外的公知公用 时间界限 申请日(有优先权的，指优先权日)前地域界限 全世界范围 国内（不包括港澳台地区） 一 基本概念8出版物公开专利法意义上的出版物是指记载
6、有技术或设计内容的独立 存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发 表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件， 也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料 ，还可以 是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据 库中的资料等。-出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制；也不 受年代的限制；-出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是 否知道是无关紧要的；-对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确 系特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物；出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的 除外。印刷日只写明年月或者年份
7、的，以所写月份的最后一日 或者所写年份的12月31 日为公开日。一 基本概念9使用公开由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于 公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、 使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。只要通 过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态 就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。 但是，未给出 任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法 得知其结构和功能或材料成分的产品展示，不属于使用公开。如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置 需要经过破坏才能得知其结构和功能
8、，也仍然属于使用公开。此外，使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅 读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、 样品等。使用公开以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。一 基本概念10以其他方式公开为公众所知的其他方式，主要指口头公开等例如：能使公众得知其技术内容的口头交谈、报告、讨论会发言（以其发生之日为公开日）广播、电视和电影的报道（以其播放日为公开日）等一 基本概念113.抵触申请按照新专利法第二十二条二款，抵触申请是指任 何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日（ 有优先权的，为优先权日）以前（注意：不包括申请 日）向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申 请
9、日以后（注意：包括申请日）公布的专利申请文件 或者公告的专利文件中。按照原专利法第二十二条二款，抵触申请是指他 人就同样的发明或实用新型在申请日（有优先权的， 为优先权日）以前（注意：不包括申请日）向国务院 专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后（注 意：包括申请日）公布的专利申请文件中。一 基本概念123.抵触申请按照新专利法的规定，构成抵触申请的专利文件或专利申 请文件应当满足四个条件（按照修改前的专利法，还要增加一 个申请人为他人的条件）(1) 向中国国家知识产权局提出的申请(2) 在申请日前（注意：不包括申请日）提出申请(3) 在申请日或申请日后公布或公告(4) 披露了同样的发明或
10、实用新型 注意：(1) 仅满足前三个条件的，只能作为判断新颖性的对比文件， 不能作为判断创造性的对比文件。(2) 不仅包括他人在先向中国提出的专利申请，也包括本人在 先向中国提出的专利申请抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际 专利申请，即申请日以前（注意：不包括申请日）由任何单位或 者个人提出、且在申请日前尚未作出国际公布、并在申请日以后 （含申请日）由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实 用新型的国际专利申请。一 基本概念134.对比文件为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性 等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统 称为对比文件。引用对比文件判断发明或者
11、实用新型的新颖性和创 造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。对比文件公开的技术内容不仅包括明确记载在对比 文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员 来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容 。但不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。对于说明书的附图，只有能够从附图中直接地、毫 无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中 推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得 出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。一 基本概念14二 审查原则和审查基准 1.审查原则(1)同样的发明或实用新型（后面具体说明）(2) 单独对比原则将发明或者实用新型专利申请的每一项权利要求 分
12、别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的 发明或实用新型申请文件中相关的技术内容单独地进 行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布 或公告在后的发明或实用新型内容的组合、或者与一 份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。注意：申请的一项权利要求与对比文件全文任 何地方处的一项技术方案进行对比（也称作对比文件 全文比较方式）第一节 新颖性151.审查原则同样的发明或者实用新型被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术 或者与申请日前由任何单位或者个人向专利局提出 申请、并在申请日后（含申请日）公布或公告的（ 以下简称申请在先公布或公告在后的）发明或者实 用新型的相关内容相比，如果其技
13、术领域、所解决 的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则 认为两者为同样的发明或者实用新型。二 审查原则和审查基准162. 审查基准(1) 相同内容的发明或者实用新型-专利法意义上的相同-专利申请请求保护的主题与对比文件所公开的 技术内容完全相同或仅仅是简单的文字变换-上述相同的内容应当理解为包括可以从对比文 件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容例：一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合 金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且 主相是Nd2Fe14B金属间化合物对比文件公开：“采用钕铁硼磁体制成的电机转子 铁心”二 审查原则和审查基准172. 审查基准(2) 两者的区别仅在于采用
14、上位概念的技术特征来 代替现有技术或对比文件中的下位技术手段(3) 惯用手段的直接置换该基准对于抵触申请情况尤其重要二 审查原则和审查基准182.审查基准(4) 两者的区别仅在于采用了数值或以连续数值变化范 围限定的技术特征对比文件公开的数值或数值范围落在上述限定的技术特征 的数值范围内，将破坏要求保护的发明或实用新型的新颖性。对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范 围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或 者实用新型的新颖性。对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技 术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用 新型的新颖性，但不破坏上述限定的技
15、术特征为该两端点之间 任一数值的发明或者实用新型的新颖性。上述限定的技术特征的数值或数值范围落在对比文件公开 的数值范围内，且与对比文件公开的数值范围没有共同端点， 则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。二 审查原则和审查基准192.审查基准(4) 两者的区别仅在于采用了数值或以连续数值 变化范围限定的技术特征(续)简化的判断基准 权利要求限定的技术特征为一离散数值，对比文 件直接披露该离散数值或披露了以该离散数值为一端值 的连续数值范围，则无新颖性，否则为有新颖性；权利要求限定的技术特征为一连续数值范围，对 比文件披露了该连续数值范围中的一个离散数值(包括端 值)或者一个该数值范围内的较窄的数值范围或者一个有 共同端值或部分重叠的数值范围，则无新颖性，否则为 有新颖性。二 审查原则和审查基准20权利要求中 对比文件中披露 1.离散数值a1 a1a1-a2，a0-a1， 2.数值范围a1-a4 a2、a1或a4a2-a3a0-a1，a4-a5，a4-a10， a1-a10a0-a2，a3-a5，a3-a10 3.数值范围a1-a4 a0，a5a0-a10 二 审查原则和审查基准212.审查基准(5)包含性能、参数、用途或制备方法等
