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1、专利申请策略与规划前言 一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势，但在执行策略上若无独特之处，进而在产品与市场上与他人明显区隔，恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠，甚至只有苦苦追赶、受制于人。 亦即预做良好的策略规划实有其必要性。 科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向，并积极保护其智慧财产。 一般而言，申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒，同时也有技术授权、转让等诸多商品化的价值，背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合作。 当研发单位开发出一项新产品或新制程，要不要申请专利？ 可不可以申请专利？ 有没有可能取得专利？ 可以继续开发那方面的技术？ 那些技术应一并申请保护？ 应于何时、
2、何处提出专利申请？ 申请专利能带来什么好处？ 就智慧财产权管理而言，提出申请只是当中的一个基本步骤，在此之前和之后应考量与规划执行的事项还很多。 本文仅针对专利申请方面的策略规划，以浅显的文字提供一些基本原则做为参考。 申请前应思考之问题 1. 是否为专利保护的对象及范围？ 发明：对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。 新型：对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。 新式样：对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。 另外也须注意是否为法定不予专利的标的。 2. 是否具备专利的实质条件(可专利性)？ 新颖性：未曾公开或非公众已知者。 进步性：具有一定的发明创作难度。 实用性：
3、可实际用于产业。 3. 是否具有良性的市场前景或产业价值？ 亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。 例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施，或者市场前景与投资效益不明，则是否要先储备专利？ 是否还要申请外围专利？ 未来授权或实施获利的机会有多大？ 4. 申请专利的保护范围可能有多大？ 他人回避专利范围的难易度有多高？ 这牵涉到预期能获准的申请专利范围，相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较，以及阻却他人进行回避仿冒的力道有多强、多周延？ 5. 专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益？ 对与自己技术合作、经销代理的对象有什么影响？ 这牵涉专利说
4、明书的技术揭露程度，在符合法律要求下，如何避免泄漏关键的know-how。 也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协定。 6. 有无足够的资源或成本来提出申请并维护、运用专利？ 亦即要避免盲目申请，以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。 还要想到能否善用未来获准的专利以得到实质的利益回馈。 7. 可否运用其他的方式来保护？ 例如能否搭配或改以著作权、营业秘密等来保护？ 当然也应考虑一并申请注册商标、电路布局的可能性。 提出以上问题是希望能先就申请专利的本质加以思考。 虽然答案也许一时未明，但至少可借此机会省思，尽量先在企业内部建立一定程度的共识，如此再客观地依据以下各项策略做
5、出评估，以便顺利拟定执行的细节。 各项评估策略 一、 是否提出申请 1. 要申请 * 预备自用：自行实施保护的技术，从实施取得市场垄断地位，甚至建立某种专业形象。 * 预备他用：藉由技术转让、授权以获取利益，进而影响旧市场或主导新市场规格。 * 降低竞争对手优势：限制对手的发展，也避免他人取得专利后处于竞争优势。 * 干扰他人视线：在主要研发技术以外的领域申请专利，使竞争者难以洞悉我方真正的技术发展方向。 或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。 2. 不申请 * 避免公开暴露研发策略和意图：改以其他方式保密，以免遭对手洞悉，或怕保护不佳致遭人回避仿冒而丧失应有的市场商机。 * 延长技术保
6、密的时间：若他人难以破解模仿时可以考虑不申请，而无专利期限的缺点。 * 专利实用价值不高，但又不希望竞争者取得专利：例如不打算实施、利用该项技术的专利来获取经济利益，可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势，反过来限制自己发展，则可放弃申请，甚至直接适度地公开该项技术。 二、 申请何种专利 发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同，但都应符合相关的法定要件。 如果皆不适合，则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。 否则即使侥幸获准，拿到的只是很不稳定的专利权。 故宜按照科技类别与创作层次，选择适当者提出申请，才较易获准专利。 三、 申请内容为何 1. 完整技术或部份技术：有时为避免
7、遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或于撰写说明书时巧妙隐藏之。 2. 单项申请或系列申请：依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于技术完整公开所带来的缺点和申请周延保护布雷之间做适当的取舍。 3. 基本技术或配套衍生技术： * 基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远，相对上比较冷门，可能参与者较少；配套衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。 这是从特定的技术领域角度来看，所以两者是相对的，而非绝对的。 * 拥有基本技术的专利等于掌握此一发展领域的主导权，相当有利；但若由他人取得配套衍生技术的专
8、利，则自己实施时恐受阻碍。 * 若只拥有配套衍生技术的专利，虽很可能须得到前者的授权才能实施，但仍有利于日后与前者交叉授权，取得部分主导权。 4. 使用中技术或储备技术：除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以外，基于日后科技发展、产品汰换周期或市场变迁等因素，也应想想目前用不到、属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。 四、 何时提出申请 1. 适时申请：发明创造的技术达到一定成熟度时就提出申请。 不过对于不同的产业与科技领域，适当的申请时机所对应的技术成熟度可能会差别很大；有的在研发得到初步成果就要提出申请，有的可能要很成熟完备才比较适合申请。 一般而言，通过基本验证以后，进入
9、应用研究、开发或工业性中间试验之前，这段时间提出专利申请，通常算是比较适当的申请时机。 2. 提前申请：鉴于某些产业的技术变迁快速，且各国专利制度多半采先申请主义，因此只要技术已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等三要件，就无须太顾虑技术成熟度，即可提出申请，也可及早获得专利权。3. 延迟申请：过早申请则专利相对较早到期，同时也可考虑以下情况而延迟申请： * 目前技术保密措施无虞，而且由他人完成破解的机会不大，所以不急于申请专利，以免太早公开技术。 * 市场前景不明朗，或消费者恐怕难以接受新的科技或产品，且目前似无他人申请的迹象。 * 所申请保护的技术不成熟或配套技术不完备，仍
10、有许多问题未解决，甚至后续不打算继续投资研发。 * 技术领域本身发展的局限，预期能够获准保护的范围较窄。 待更进一步研发突破后可申请更大的保护范围，也增加专利应用获利的机会。 * 过早保护可能防碍或违反既有的技术交流、授权或销售代理协定，或许不利于进一步合作开发。 或者是说，可能要先排除此类障碍再做申请。 五、 申请地区 竞争者的所在地和活动范围已不再局限于单一国家，因此有必要从事全球地理上的专利布署，以为自己发展铺路、为对手设下障碍。 1. 本国申请：通常企业所在地应当先申请，也为外国申请取得有利条件，例如主张优先权。 2. 国外申请：考虑目标市场、对手活动、未来发展所在的国家，选择适当者加
11、以申请。 但若申请国家众多，则亦须考量成本效益的问题。 六、 专利布局 此乃就技术层面来看，布建的保护网或地雷网可在深度和广度上同时或择一进行。 1. 就深度而言，某一技术领域从基本专利到相关的配套衍生专利共同形成坚实的保护网，则可立于技术垄断的地位，这通常需要长时间的耕耘才行。 2. 就广度而言，于基本技术的可能应用范畴中广泛地获得外围技术的专利保护，则可使保护范围更形完整，有利于主导整个技术领域和市场的走向。 但若预期的应用范畴很广，想要囊括所有相关技术的投资成本可能就很庞大。 上述各项评估策略其实就是希望结合企业本身的发展策略，尽量找出或厘清申请专利方面可能的盲点和疑虑，以便衡量所要申请
12、保护的标的，在目前法律、科技、市场、投资财务等状况下，其所处的地位、价值或可行性。 如果把前述状况下的评估结果量化成为具体指标，则更能综合判别申请专利的价值。 实际量化的评估标准可依本身的偏好来订定，不在本文讨论的范围里。 企业内部的作业流程 本文开始已先提出申请专利前应思考之问题，而实际进行专利申请的过程中，须适当配合上述各项策略来做最佳的决定。 有时须就申请个案判断，有时须多案整组考量。 举例而言，以下列出企业内部作业流程所面临的抉择与相关做法，当中的关键在于判断是否申请和确定申请或不申请的后续做法。 一、发掘提案来源 * 来源包括相关产业市场分析、各类科技文献调查、产品新规格所牵涉的技术
13、、研发人员提出的新旧构想、既有的研发成果、研发工作记录簿等。 * 除了掌握上述来源，其他有利的做法例如拟定明确研发策略、进行专利地图分析、奖励提案人、辅导提案申请、开发非研发员工的创意、各单位竞赛评比等。 二、提交内部审查 * 审查内容应涵盖可专利性(新颖性、进步性、实用性)以及技术的商业价值(经济利益、实施难易、投资成本、市场影响等)，亦即须周全顾及法律、科技、市场、投资财务等层面。 * 做法上应遴选适当人员参与审查。 除了要确立申请标的(具体的产品、物质、外观设计优先，其次为抽象的方法)，最好能半定量定量评估各层面的价值，具体明确地审核，以避免太过定性、粗浅的判断。 三、内部审查判定 1.
14、 审查结果符合以下条件，则可以提出申请： * 满足可专利性(大致判断可以获准专利即可)。 * 技术价值达到一定标准(预期专利有实际的商业利益)。 * 预期技术公开的负面影响不大，例如竞争者短期不易仿效技术、侵权机率低、不致于暴露我方研发策略等。 2. 审查结果符合以下条件，则可以不提出申请： * 可专利性不高(大致判断获准专利的机会很低)。 * 技术价值达不到一定标准(预期专利没有多少实际的商业利益)。 * 预期技术公开的负面影响很大，例如竞争者短期易于仿效技术、侵权机率高、严重暴露我方研发策略等。 3. 依照企业个别的偏好和当时的考量，上述条件未必一定要全部成立才行，或许某一条件具有绝对的地
15、位，也可能采加权的方式做综合评比。 简言之，宜按照量化的具体指标有无达到一定水准，衡量申请的负面效应与得到专利后的各项潜在利益，再做出申请或不申请的决定。 四、接续措施 1. 若确定提出申请，应将以下措施立即付诸行动： * 确立申请内容与提出时间。 * 考量有无相关技术或配套系列须提出申请。 * 撰写良好的专利说明书。 * 申请专利范围最大化，以降低他人回避之可能性。 * 正式申请、争取获准及后续维护。 * 于其他国家申请布局。 * 注意保护其他型态的智慧财产权。 * 后续产品、市场、授权实施等规划。 2. 若确定不提出申请，仍应进行以下动作： * 技术内容先列为企业know-how，视为营业秘密保护。 * 设定一段时间之后必须重新检讨申请的必要性。 * 考虑继续改良提案的技术内容，再评估是否申请。 * 万不得已，适当公开技术内容以避免他人获取专利。 常见问题之探讨 * 如何开发企业员工的创意？
