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1、谈公知技术抗辩原则的适用刘国伟引言“公知技术”在我国专利法实施细则第30条中有明确的定义，即“指专利申请日 以前在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术”。 公知技术也称现有技术或已有技术。在专利侵权诉讼中，被告利用公知技术进行抗辩，已经 成为一项世界大多数国家均接受的原则。在我国，公知技术抗辩经历了从不接受到有条件地 接受的过程。2001年北京市高级人民法院以规范性法律文件的形式出台了专利侵权判定 若干问题的意见（试行），其中第100-103条对如何适用公知技术抗辩作出了规定。而在 2003年最高人民法院发布的关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定的会议讨论
2、稿 （目前尚未正式公布实施）中对此也作了规定。然而，对公知技术抗辩原则适用的认识和分 歧依然存在。如对在专利侵权诉讼中的哪一个阶段才可以适用公知技术抗辩原则，为什么要 对公知技术抗辩原则的适用作出限制，如何正确理解公知技术抗辩原则对司法审判权和行政 审批权的影响和冲击，公知技术是否被限定为“自由”的公知技术等一些问题，司法界和学 术界内均存在各种不同的认识，使得这一看似已经解决的问题仍有深入讨论的必要。对公知技术抗辩原则适用的限制早在10年前有学者就撰文1指出，公知技术抗辩原则“仅适用于等同性范畴专利侵权， 而不适用于相同专利侵权的情况”。按照这种观点，如果被告在专利侵权诉讼中欲提出公知 技术
3、抗辩，其前提是先搞清楚是等同专利侵权还是相同专利侵权。如果是相同专利侵权，则 被告不得运用公知技术来抗辩。该学者对此给出的解决办法是：“先向专利复审委员会提出 宣告该专利权无效的请求”，俟专利复审委员会做出决定后再进行后续的程序。上述观点对 我国司法界影响很大，北京市高级人民法院在专利侵权判定若干问题的意见（试行）中 的第100条中，引入了公知技术抗辩原则，该条指出：“已有技术抗辩，是指在专利侵权诉 讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果 被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术等同则被告的 行为不构成侵犯原告的专利权”，将
4、等同专利侵权设定为适用公知技术抗辩原则的前提。而 在该意见第102条中再次强调，“已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利 侵权的情况”。作为全国审理专利侵权诉讼和专利行政诉讼案件最多的法院，北京市高级人 民法院作出这样的规定，对全国有专利管辖权的其它法院的判案影响巨大。根据上述观点和 北京市高级人民法院的规定，实际上在专利侵权诉讼中，首先要进行的是专利侵权判定，如 果得出了相同侵权成立的结论，则不能容许被告采用公知技术抗辩，只有在等同侵权成立的 前提下，才容许被告采用公知技术抗辩。但为什么对公知技术抗辩原则的适用限制在等同专 利侵权情况，相同专利侵权情况下反而就不能适用了？其法理依
5、据是什么？有关这方面的文 章论述，很少见到。反思对公知技术抗辩原则适用的限制在专利侵权诉讼中，法官要做的工作是将被控侵权物（产品或方法）与专利的权利要求 书或者外观设计的图片、照片相比较，得出是否侵权的结论，其依据的是专利法第五十 六条的规定，即发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，外观设计专 利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。将被控侵权物（产品 或方法）与专利的权利要求书或者外观设计的图片、照片相比较，不论是对法官来说，还是 对原被告来说，都不是一件轻松的事情。尤其是在不构成相同侵权的情况下，还要运用专利 法意义上的等同原则进一步判断是否为等同侵
6、权，更是一件难事，往往需要借助于专业技术 鉴定等手段。笔者不解的是，既然经过如此复杂的等同判定之后才允许被告进行公知技术抗 辩，为什么在相对简单的相同专利侵权情况下，反而就不能适用公知技术抗辩了？进一步的 质疑是，有必要在进行公知技术抗辩之前，先进行专利侵权判定吗？众所周知，法官在专利侵权诉讼中，根据专利法第五十六条的规定，将被控侵权物 （产品或方法）与专利权利要求书或者外观设计的图片、照片相比较，是给出侵权与否结论 的一种常见形式，但不能认为这是唯一的形式。作为民事诉讼的专利侵权诉讼，法官必须回 答“YES or NO”，因为法官不得拒绝裁判案件。一旦被告选择公知技术抗辩，法官就面临 着两组
7、关系的比较：第一组关系是被控侵权物与专利权利要求的比较；第二组关系是被控侵 权物与公知技术的比较2；第一组关系是法院行使司法审判权的常见形式，没有人会提出异 议，它以专利的权利要求为参照物，要确定的是被告的被控侵权物是否落入专利的保护范围 内，如果落入，则构成侵权；而上述第二组关系的比较，它以公知技术为参照物，要确定的 是被告的被控侵权物是否落入公知技术的范围内，如果落入，则不构成侵权。只不过第一种 比较方式是从正面去判断是否侵权，而第二种比较方式是从反面去判断是否侵权，因此不论 采取上述哪一种方式，都使得法官可以回答“YES or NO”，从而作出判决。但是，为什么 要限制在进行第一种比较方
8、式之后，得出等同侵权的情况下，才可以再进行第二种方式的比 较呢？如果通过第二组关系的比较，确定了被告的被控侵权物落入公知技术的范围内，不构 成侵权，那么先前所进行的第一种比较岂不成了无用功？这样做无疑是舍近求远，既浪费了 司法资源，又增加了当事人的诉讼成本。更有甚者，如果第一种比较的结论是构成相同侵权， 则不容许被告进行公知技术抗辩，也与法无据的，因为将被控侵权物与公知技术相比较，并 不属于专利复审委员会的专管范围，法院进行比较并没有违反职权分离主义，当可自由裁量。 本来，目前的专利侵权判定规则就十分亲近专利权人，例如，在不满足全面覆盖原则的情况 下，专利权人还可以主张适用等同原则，在适用过程
9、中，还可以进一步地主张适用多余指定 原则，而被告就没有这么多的防御武器了，仅可以利用的公知技术抗辩手段还被苛以种种限 制，这里的深层原因就在于人们潜意识里面，认为被告人往往就是败诉方的先入为主的观念。 这显然不利于被告行使其诉讼权利。笔者认为，被告进行抗辩是其正常的诉讼权利，没有理 由对此设置限制。综上，只要被告提出了公知技术抗辩，就应该首先进行上述第二组关系的比较，即被控 侵权物与公知技术的比较，一旦被告公知技术抗辩成立，则无须进行上述第一组关系的比较； 只有在公知技术抗辩不成立的情况下，才进行上述第一组关系的比较。从一个案例看公知技术抗辩原则的优先适用笔者的上述观点，可以简单地归纳为，在专
10、利侵权诉讼中，如果被告提出了公知技术抗 辩，则优先进行公知技术抗辩，即公知技术抗辩优先适用。笔者的观点，也可从最高人民法 院民事审判第三庭关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函3中披 露的案例得到支持。该案被告之一一一西安神电避雷器有限公司不服安徽省高级人民法院 （1999）知终字第3号终审民事判决，向最高人民法院申请再审。在该案的审理中，一审法 院对神电公司提出的两份公知技术抗辩证据没有作任何审查，二审法院未就该两份公知技术 抗辩证据所披露的技术与神电公司技术进行对比（即没有进行本文所述的第二组关系的比 较），而仅仅是与王川专利进行对比得出两者不相同的结论（这是专利复审委员会
11、的职责， 二审法院这样做实际上是挑战了专利有效性）。最高人民法院在该函中指出，“不论神电公 司技术与王川专利是否相同，在神电公司提出公知公用技术抗辩事由的情况下，只有在将神 电公司技术与公知公用技术对比（即本文所述的第二组关系的比较）得出否定性结论以后， 才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较（即本文所述的第一组关系的比较）”。由此 可见，最高人民法院的意见是公知技术抗辩优先适用，只有在公知技术抗辩得出否定性结论 以后，才按照常规进行被控侵权物与专利权利要求的比较。值得我们注意的是，该函属于司 法解释性质，并且其颁布时间也早于北京市高级人民法院的专利侵权判定若干问题的意见 （试行），其法律效
12、力显然高于北京市高级人民法院的规范性文件。被控侵权物与公知技术的比较被告提出公知技术抗辩之后，被控侵权物与公知技术如何进行比较？北京市高级人民法 院在专利侵权判定若干问题的意见（试行）第101条中对此规定：“用已有技术进行侵 权抗辩时，该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者该领域普通 技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案”。即：被控侵权物的比较对 象为一项技术方案记载的公知技术，或一项以上技术方案的显而易见的简单组合。换句话说， 一项以上技术方案的非简单组合不能作为比较对象。至于何谓“显而易见的简单组合”，其 判断的主体是“该领域普通技术人员”。笔者认
13、为，上述比较方法本质上与专利审查程序中 的新颖性、创造性判断有着异曲同工之妙。在专利审查中，如果一份记载公知技术的对比文 件清楚、完整地公开了专利申请技术方案，则该专利申请技术方案缺乏新颖性；如果两份记 载公知技术的对比文件进行显而易见的组合后，或一份对比文件与公知常识的组合，公开了 专利申请技术方案，则该专利申请技术方案缺乏创造性。而在以公知技术进行侵权抗辩时， 被比较对象是被控侵权物，这时，可以把被控侵权物假想为一份专利申请文件，如果一项技 术方案记载的公知技术公开了被控侵权物的技术方案，则该被控侵权物相对于所述公知技术 而言缺乏新颖性，即该被控侵权物与所述公知技术相同，因此可以得出不侵权
14、的结论；同理， 如果该被控侵权物的技术方案被该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组 合，则该被控侵权物相对于所述公知技术而言缺乏创造性。值得指出的是，被告在提出公知技术抗辩后，是否又向专利复审委员会提出宣告专利权 无效的请求，完全凭当事人的意思自治，人民法院无权干涉；并且，人民法院都应该对公知 技术抗辩的主张予以审查4。况且，即使被告向专利复审委员会提出宣告专利权无效的请求， 对于发明专利来说，司法实践中，法院一般倾向于不中止专利侵权诉讼程序，当事人仍要面 对当前的诉讼程序，而专利无效程序属于专利行政程序，没有审限的限制，往往不能在专利 侵权诉讼之前及时审结，在专利行政程序与专利侵
15、权诉讼程序的赛跑中，专利侵权诉讼程序 通常是领先者。结论专利侵权诉讼是一种有着自身特殊性的民事诉讼，相对于专利权人来说，被告的诉讼权 利更值得关注，以体现诉讼权利平等的原则。对被告进行公知技术抗辩不作额外限制，体现 了当事人权利平等的理念。在专利侵权诉讼中，应确定公知技术抗辩优先适用的原则。那种 对公知技术抗辩原则的适用设置各种限制的做法，或多或少的有偏袒专利权人之嫌。应当认 识到，专利制度本身并不能保证每一项授权专利都满足授权条件，而被告运用公知技术抗辩 或者提出专利无效宣告请求是其诉讼权利。特别是在十分复杂的等同侵权的情况下都没有对 公知技术抗辩原则的适用作出限制，就更没有必要在相同侵权的情况下设置限制。1吴观乐：“德、英、美专利侵权判断方法的比较分析”，专利法研究1994卷第90页， 专利文献出版社。2其实，还存在着另一种关系的比较，即公知技术与专利权利要求的比较。但我国奉行的是 职权分离主义，法院必须推定专利权是有效而无瑕疵的，即法院无权挑战专利的有效性。而 公知技术与专利权利要求的比较，是专利复审委员会的专管职责，法院无权涉及，否则就是 越权行为。3见知识产权审判指导与参考第二卷第306-307页，最高人民法院民事审判第三庭编， 法律出版社2001年版。4见最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）第40条。
