智燃学院专利撰写与答复技能培训课件12新创性答复及作业讲解

审通答复审通答复-新新创创1一、审查意见的理解与转一、审查意见的理解与转达达二、审查意见的答复原则与二、审查意见的答复原则与策策略略三、答复审查意见通知书的案例三、答复审查意见通知书的案例 (新新创创)2专利法第三十七条规定申请人应当在指定时间内 陈述意见，或进行修改，无正当理由逾期不答复 的，该申请将视为撤回。为什么要答复引引 言言3Y经修改和/或陈述克服了缺陷？未发现驳回理由且无其它缺陷授权实质审实质审查查意见陈述和/或修 改后仍存在问题，但不足以驳回的提交资料通知书 分案通知书再次发通知书电话讨论第一次审查意见通知书意见陈述和/或修改不 足以消除驳回缺陷的申请人在指定期限内答复？申请有缺陷视撤驳回YNN4答复工作的第一个环答复工作的第一个环节节1 1、阅读和理解审查意阅读和理解审查意见通知书见通知书2 2、审查意见通知书的转达及对答复的、审查意见通知书的转达及对答复的建建议议一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达5 通知书组通知书组成成-通知书表格：通知书表格：审查所依据的文本，审查所依据的文本，对对比比文件的信息文件的信息-通知书正文：通知书正文：具体的审查具体的审查意意见见一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达67一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达8一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达审查意见通知书中的倾向审查意见通知书中的倾向性意见性意见对对通知书引用对比文件的分析通知书引用对比文件的分析核核实审查所针对的文本实审查所针对的文本23319 作为审查基础的文作为审查基础的文本本 审查文本的核审查文本的核实实 存在审查文本认定有误的存在审查文本认定有误的处处理理 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达核核实审查所针对的文本实审查所针对的文本10在转达审查意见时，在转达审查意见时，建议建议向向 申请人解释清申请人解释清楚楚 对答复造对答复造成困难成困难未对答复未对答复造成困难造成困难继续答复工作；继续答复工作；必要时电话沟必要时电话沟通通电话沟通电话沟通/意见意见陈陈述述一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达核核实审查所针对的文本实审查所针对的文本11 具有授权前景的倾向性意具有授权前景的倾向性意见见 无授权前景的倾向性无授权前景的倾向性意意见见 授权前景不确定的倾向性授权前景不确定的倾向性意意见见 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达审查意见通知书中的倾向审查意见通知书中的倾向性意见性意见12 具有授权前景的倾向性意具有授权前景的倾向性意见见 无授权前景的倾向性无授权前景的倾向性意意见见 授权前景不确定的倾向性授权前景不确定的倾向性意意见见授予前景定性意见没有授权前景一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达审查意见通知书中的倾向审查意见通知书中的倾向性意见性意见3不确具有213具有授权前景具有授权前景的倾向性意见的倾向性意见未引用可未引用可驳回条款驳回条款未涉及可未涉及可驳回理由驳回理由例如：例如：细则第细则第17231723条涉及的说明书、权利条涉及的说明书、权利要要求书的求书的 形式缺形式缺陷陷 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达审查意见通知书中的倾向审查意见通知书中的倾向性意见性意见14无授权前景的无授权前景的倾向性意见倾向性意见所有权利要求使用细则第所有权利要求使用细则第5 53 3条规定的驳回条条规定的驳回条款进行评款进行评述述 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达审查意见通知书中的倾向审查意见通知书中的倾向性意见性意见15法法条条无授权前景的典型情形无授权前景的典型情形一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达法法2 22-22-2，法法22-322-3 (全部权利要求全部权利要求)法法26-3 (说明书全部主题说明书全部主题)法法5，法法25 (全部主题全部主题)法法22-4 (全部主全部主题题)法法2-22-2 (全部主题全部主题)其其他他16授权前授权前景不确定的意见景不确定的意见上述两种情形以外的上述两种情形以外的情形情形申请能否获得授权很大程度上取决于申申请能否获得授权很大程度上取决于申请人的答复请人的答复 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达审查意见通知书中的倾向审查意见通知书中的倾向性意见性意见17授权前景授权前景不确定的典型情形不确定的典型情形法法5 5，法法2525，法法2-22-2 (部部分发明主题分发明主题)一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达法法条条细则细则20-2 (独立权利独立权利要要求求 缺少必要技术特征缺少必要技术特征)法法22-2,22-322-2,22-3 (部分或全部权利要求部分或全部权利要求)法法26-426-4 (某项或某几项权利要某项或某几项权利要求求)法法33 (权利要求或说明权利要求或说明书书)法法3 31 118 对比文件通常用来判断发明是否具对比文件通常用来判断发明是否具备备新颖性或创造性。新颖性或创造性。对比文件有时用来评价独立权利要求之对比文件有时用来评价独立权利要求之间间的单一性。的单一性。一篇或多篇一篇或多篇。专利文献，专利文献，或非专利或非专利文文献。献。3 对通知书引用的对比文对通知书引用的对比文件件的分析的分析 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达19 是否构成现是否构成现有有技术技术 是否构成抵是否构成抵触触申请申请 对比文件技术内容的分析对比文件技术内容的分析3 对通知书引用的对比文对通知书引用的对比文件件的分析的分析 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达20是否构成本申是否构成本申请的现有技术请的现有技术对比对比文件的文件的公开日公开日是否在本申请的是否在本申请的申请日之前申请日之前此处所述的申请日，此处所述的申请日，如果有优先权的，如果有优先权的，则指则指优先权优先权日日3 对通知书引用的对比文对通知书引用的对比文件件的分析的分析 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达21是否构成本申是否构成本申请的抵触申请请的抵触申请对对比文件是否为比文件是否为中国专利文献中国专利文献对比对比文件的文件的申请日申请日是否在本申请的是否在本申请的申请日之前申请日之前对比对比文件的文件的公开日公开日是否在本申请的是否在本申请的申请日之后申请日之后此处所述的申请日，此处所述的申请日，如果有优先权的，如果有优先权的，则指则指优先权优先权日日3 对通知书引用的对比文对通知书引用的对比文件件的分析的分析 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达22 分析相关程度分析相关程度 确定现有技术是否存确定现有技术是否存在结合启示在结合启示 将权利要求的将权利要求的技术方案与对比文件进行分析比较技术方案与对比文件进行分析比较 必要时将必要时将说明书中的具体实施例与对比文件进行分析比较说明书中的具体实施例与对比文件进行分析比较3 对通知书引用的对比文对通知书引用的对比文件件的分析的分析 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达231 1、阅读和理解审查意阅读和理解审查意见通知书见通知书2 2、审查意见通知书的转达及对答复的、审查意见通知书的转达及对答复的建建议议一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达24 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达2 提供答复建议提供答复建议转达的时间掌控转达的时间掌控25一通：4个月其他通知书：通常是2个月推定收到：15天特殊情况可以申请延期 原则上应尽原则上应尽快快转达转达 特别是涉特别是涉及说明书公开不充分、权利要求不具有创造性等及说明书公开不充分、权利要求不具有创造性等 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达转达的时间掌控转达的时间掌控26针针对审查意见通知书中的三种倾向性意见提供对审查意见通知书中的三种倾向性意见提供不同的具体答复建不同的具体答复建议。议。2 提供答提供答复建议复建议 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达27具有授权前景具有授权前景的倾向性意见的倾向性意见建议按照通知书的要求作出修改建议按照通知书的要求作出修改2 提供答提供答复建议复建议 一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达28不不具有授权前景的倾向性意见的答复建议具有授权前景的倾向性意见的答复建议可能会出现的三可能会出现的三种情况：种情况：同意审查意见同意审查意见部分同意审部分同意审查意见查意见不同意审查不同意审查意见意见一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达提供答复建提供答复建议议229授授权前景不确定的倾向性意见的答复建议权前景不确定的倾向性意见的答复建议可能会出现的三可能会出现的三种情况：种情况：同意审查意见同意审查意见部分同意审部分同意审查意见查意见不同意审查不同意审查意见意见一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达提供答复建提供答复建议议230小小 结结核核实审查所针对的文本实审查所针对的文本三类倾向性三类倾向性意见意见对对通知书引用对比文件的分析通知书引用对比文件的分析针对针对不同的倾向性意见的答复建议不同的倾向性意见的答复建议一、审查意见的理解与一、审查意见的理解与转转达达31答复工作的第二个环答复工作的第二个环节节1 1、审查意见通知书的答复、审查意见通知书的答复原原则则2 2、对各类审查意见的答复、对各类审查意见的答复策策略略二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略321 1、审查意见通知书的答复、审查意见通知书的答复原原则则 以专利法、实施细则和审查指南为依据以专利法、实施细则和审查指南为依据原原则则 全面答复原全面答复原则则 维护申请人利益原维护申请人利益原则则二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略 适度原适度原则则331 1、审查意见通知书的答复、审查意见通知书的答复原原则则 全面答复原则全面答复原则：消除审查消除审查意见中指出的确实存在的所有缺陷意见中指出的确实存在的所有缺陷主动修改审查员遗漏的主动修改审查员遗漏的缺陷缺陷二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略促进审查程序的进行，促进审查程序的进行，避免申请避免申请被被驳回驳回341 1、审查意见通知书的答复、审查意见通知书的答复原原则则 以专利法、细则和审查指南为依据原以专利法、细则和审查指南为依据原则则：形式和时间：形式和时间：A A3333、R R51.351.3、指南、指南内容：内容：A A3333、指南、指南二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略351 1、审查意见通知书的答复、审查意见通知书的答复原原则则 保护范围最大原则保护范围最大原则：为自己争取最为自己争取最大大的保护范围的保护范围禁止反悔禁止反悔的适用的适用二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略361 1、审查意见通知书的答复、审查意见通知书的答复原原则则2 2、对各类审查意见的答复、对各类审查意见的答复策策略略二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略37 答复策答复策略略 2 不同情形审查意见的不同情形审查意见的答答复复 二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略38判判断审查意见的正确性断审查意见的正确性确定答确定答复方式复方式在事实认定的基础在事实认定的基础 上进行上进行法律适用法律适用二、答复审查意见通知书的原则与二、答复审查意见通知书的原则与策策略略对对OA事实的事实认定事实的事实认定 答复策答复策略略 意见陈意见陈述述修改申修改申请文件请文件提供证提供证据据三三种种答答复复方式方式两步两步法法391.起始格式句 2.简要说明所作修改(按照审查意见 逐条说明，并指出修改的依据在哪里，强调修改没有超范围)3.重点论述针对审查意见所指缺陷 (不同意的理由；克服缺陷的方式；修改后如何克服了通知书所