广东金融学院专利实务实验课件05专利资产经营实务

实验五 专利资产经营实务实验组织与要求（一）专利许可实务1、角色分配许可人及代理人(2人）被许可人及代理人(2人）许可方的合同审查人员(1人）被许可方的合同审查人员(1人）2、实验内容专利许可谈判签订专利许可合同专利许可合同的备案登记为委托人撰写一份合同审查意见书实验案例商业银行积分管理系统及方法（二）专利转让实务1、角色分配转让人及代理人(2人）受让人及代理人(2人）转让方合同审查人员(1人）受让方合同审查人员(1人）2、实验内容专利许可谈判签订专利转让合同专利转让合同的备案登记为委托人撰写一份合同审查意见书实验案例商业银行积分管理系统及方法（三）专利质押实务1、角色分配质押人及代理人(2人）质押权人及代理人(2人）管理专利的工作人员（1人）质押方合同审查人员(1人）质押权人的合同审查人员(1人）2、实验内容专利质押谈判签订专利质押合同专利质押合同的备案登记为委托人撰写一份合同审查意见书实验案例商业银行积分管理系统及方法（四）专利出资1、角色分配出资人及代理人(2人）接受出资的公司、公司股东及代理人(2人）管理专利的工作人员（1人）质押方合同审查人员(1人）质押权人的合同审查人员(1人）2、实验内容专利出资入股谈判签订专利出资合同专利合同的备案登记为委托人撰写一份合同审查意见书实验案例商业银行积分管理系统及方法（五）专利信托1、角色分配小组配合，集体完成（5人）2、实验内容2000年9月，武汉国际信托投资公司率先在全国开展了专利信托业务，为专利权人期待已久的专利信托机构终于诞生，但仅是昙花一现，不到两年时间便败走麦城，其中原因值得探讨。要求：1、查找、收集上述案例的相关材料2、分析失败的原因3、失败所带来的启示（六）专利权证券化1、角色分配小组配合，集体完成（5人）2、实验内容实验案例1、Royalty Pharma与耶鲁大学的合作Royalty Pharma公司与耶鲁大学合作，将抗艾滋病新药Zerit的专利许可费收益权证券化融资10031美元。证券化之前，耶鲁大学已将该专利许可给了BMS公司，但是许可费支付惯例多数是按销售比例计算，许可人获得全部许可费需要漫长的时间。通过证券化运用，许可人可以提前收到资金加以运用。然而，该交易却在一年后面临现金流量不足而进入提前清偿期，这期间的损失由保证人ZC41specialty Insurance赔付投资人。此次专利权证券化失败的原因：BMS公司为了达到财务目标，于2001年中期将全部的Zerit折价销售给批发商，导致接下来几个季度Zerit销售量大减，专利许可费的现金流也随之急剧下跌。资产评估时未聘请第三方专家独立评估，导致评估值与真实值有很大差距。2、Royalty Pharma公司十三种药品专利许可费证券化2003年7月，Royalty Pharma公司又进行了一起专利证券化。本次证券化选取了十三种药品专利费收益权组成了专利资产池，将其真实出售给特殊目的机构RPFT，以此为支持私募发行了2.25亿美元浮动利率债券。该证券经过标准普尔和穆迪公司信用评等分别为AAA和Aaa级，均为最高投资等级。此次评级主要是基于MBIA保险公司的金融担保方案，该方案保证在法定到期日前按期支付债券利息和到期支付本金。同时，该交易还安排有三年的循环期，在循环期内可以替换表现不良的资产以保持资产整体质量。此外，两家评级机构确定债券的等级时也分析了其它因素，例如专利组合的历史收入以及影响未来现金流的风险因素；专利在商业应用上多样化的可能性；专利的被许可人的资信等级；发行债券的结构特点等。由于Royalty Pharma公司对被证券化的专利资产进行了科学合理的遴选和组合，到目前为止，交易运作良好。要求收集、补充并分析上述相关案例材料分析两起案例的得失在法律上有何启示第一节 专利许可、转让合同一、基础知识1、合同的主要条款2、形式生效要件（登记程序）3、合同风险的控制二、专利合同诉讼的代理（一）诉讼发生的原因（二）在专利合同诉讼中，被告提起反诉的可能性较大（三）专利合同诉讼中的常见争议焦点和论证技巧（四）专利合同诉讼的法律依据和管辖（一）诉讼发生的原因 1、转让或许可的专利技术是否具有实用性或能否达到约定的技术指标 2、由于合同一方未履行或未全部履行合同（二）在专利合同诉讼中，被告提起反诉的可能性较大例如，专利权转让合同中的受让方因专利权人没有及时办理转让专利权登记手续而给自己造成损害，故起诉专利权人，要求进行赔偿并要求专利权人立即办理有关登记手续；而专利权人则因为原告没有按照合同规定的时间及数额支付转让费而提起反诉，要求原告支付尚未支付的部分转让费并赔偿相关损失。专利许可合同的受让方因专利权人没有履行技术指导义务而提起诉讼，要求被告履行技术指导义务并赔偿因迟延指导而造成的损害；而被告则因原告将许可技术又许可给第三方而提出反诉，要求法院确认合同因原告的违约行为在先而应根据约定解除合同。（三）专利合同诉讼中的常见争议焦点和论证技巧1、专利权人转让或许可实施的技术是否具有实用性 2、转让或许可实施的专利技术能否达到约定的技术标准 3、合同一方当事人的违约行为与请求赔偿的损害之间有没有必然的联系1、专利权人转让或许可实施的技术是否具有实用性实用性技术本身是否可以实施，在什么情况下实施？被许可方是否给予配合、是否具有实施能力？作为专利权人，应当尽力证明技术的可实施性，但是不能仅以技术方案已经被授予专利权为依据，最好的依据应当是实验、演示或成功实施的实例；作为被告则应当尽力证明技术本身的不可实施性，但也不能仅以自己实施不成功作为惟一的证据，还应尽力寻找其他实施不成功的实例，以及论证理论上不能实施的依据。2、转让或许可实施的专利技术能否达到约定的技术标准实施后与受让方预期的要求有距离，进而受让方认为影响了产品的销售前景而引发诉讼。合同约定的技术标准、国家标准、行业标准或已经实施单位的企业标准、通常使用的标准。应当考虑致使技术未能达到技术标准的原因是由于技术本身还是由于其他因素。3、合同一方的违约行为与请求赔偿的损害之间有没有必然的联系根据合同法的规定，当事人违约是承担违约责任的前提，但不是惟一前提，违约方是否要承担责任，还要考虑违约方的主观过错，是否有不可抗力的发生以及未违约方是否有损失等因素，尤其是违约行为与损害事实有无必然的联系是必须求证的事实，那种认为只要一方当事人违约就必须承担赔偿相对方损失的认识是错误的。重视如何证明自己受到损害或所受损害与被告的违约行为之间是否有必然的因果关系（四）专利合同诉讼的法律依据和管辖地域管辖适用民事诉讼法关于合同诉讼地域管辖的规定 级别管辖上适用最高人民法院关于知识产权案件审理的特别规定 三、专利权利转让合同诉讼案件的代理1对专利权利转让合同案件原告的代理 2对专利权利转让合同案件被告的代理 1对专利权利转让合同案件原告的代理如果原告是受让方，则代理人应当围绕技术是否存在缺陷、专利权人是否违约以及实施后对第三人权利是否构成侵犯等事实向委托人进行重点询问和收集相关的证据，使原告提出的诉讼请求有根有据。而如果原告是专利权人，则代理人应当针对被许可方是否按时支付使用费、是否在约定期限内实施专利以及是否擅自许可第三人使用等违约行为向委托人了解情况并搜集相关证据，在证明责任应当由被告承担的情况下，要求被告提供相关证据。1对专利权利转让合同案件原告的代理作为受让方的代理人在起诉前要对诉讼请求与受让技术的缺陷之间的关系进行认真的分析。例如，针对技术标的存在的缺陷，实际中有不同的解决办法，最为严重的，可能导致合同的解除，受让方还可以要求转让方赔偿损失；对于一些技术缺陷导致技术价值降低的情况，则有可能达到减少支付转让费的目的等。只有在对技术缺陷进行认真分析评估后，才能明智地确定诉讼请求。如果有必要，受让方可以事先请教有关专家，做到心中有数。而作为专利权人一方，不会因为技术缺陷的原因提起诉讼。1对专利权利转让合同案件原告的代理 在开庭时，如果受让方为原告的，代理人就技术缺陷问题已有一定把握，可以主动请求法院进行技术鉴定并提供有关专家名单。如果法院同意委托鉴定，对于鉴定结论也要认真考虑其与诉讼请求的关系。如果鉴定结论完全符合起诉前的预想，诉讼请求合适的，可以坚持诉讼请求；鉴定结论与起诉前的预想相比，不利于支持原告全部或部分诉讼请求的，则应该对诉讼请求进行相应修改。1对专利权利转让合同案件原告的代理 在双方的证据都不充分，同时双方当事人还没有完全对立且有可能继续合作的情况下，原告及原告代理人可以主动表达和解或调解的愿望，可以通过受让另一个更好的技术项目或方法与对方继续进行合作，以弥补本次转让的缺陷。因为在作为受让方的原告主动提起的诉讼中，原告不首先表态愿意和解，被告一般是不会主动表态的，原告主动表态也可以首先提出和解方案，表明自己的诚意，使陷入僵局的诉讼得到缓解。2对专利权利转让合同案件被告的代理 如果原告起诉的理由是针对技术的可实施性提出的，则专利权人要在自己实施成功、其他人实施成功和可实施的技术原理依据上寻找证据。对于原告的实施失败，如果经分析认定由原告方面的其他因素导致，则要主动、积极地搜集证据并向法院提交，以使原告的诉讼请求不能得到支持。2对专利权利转让合同案件被告的代理 如果原告起诉的理由是针对被告没有履行类似交付技术图纸或专利申请文件等违约行为的，则应当侧重于对违约行为与原告损害的因果关系进行分析，以尽量减少或免除赔偿责任。2对专利权利转让合同案件被告的代理 对于原告提出的涉及技术质量标准、验收方法和时间以及双方在验收中的权利义务履行问题的起诉理由，则要坚持合同的约定，如果合同没有明确约定的且法律也没有明确规定的，则要说服法院审判人员适用公平原则，以避免单方承担责任。2对专利权利转让合同案件被告的代理 如果原告本身也有违约行为且违约在先的，则要重点分析原告违约和被告违约之间的关系。如果符合提起反诉的条件，最好在答辩期提出反诉，最迟在法庭开庭审理终结前提出，以抵消原告的起诉。四、专利实施许可合同案件的代理1对专利实施许可合同案件原告的代理 2对专利实施许可合同案件被告的代理 1对专利实施许可合同案件原告的代理 如果原告为被许可方，在提起诉讼时要注意引发诉讼原因的排他性分析，以使法庭注意到证据和诉讼请求之间的必然性。作为许可方的原告在提起诉讼时，准备工作显然要比作为被许可方的原告容易，一般只需针对被许可方的违约行为搜集相关证据，并根据证据提出恰当的诉讼请求。1对专利实施许可合同案件原告的代理被许可方因为实施许可专利技术而被指控涉嫌侵犯第三人的在先专利权而向专利权人提起诉讼的，则要全面搜集第三人专利的全部信息以及第三人与己方交涉过程的相关信息，以使法院充分了解继续履行专利实施许可合同的危险性，以论证解除合同的合理性，使己方向法院提出的解除合同、返还使用费以及赔偿损失的请求能够得到支持。1对专利实施许可合同案件原告的代理无论原告是许可方还是被许可方，都不应超出合同约定的范围指责对方的违约行为，也不应对许可的技术标的提出超出合同约定范围的技术标准及验收范围和验收方法，否则，作为原告提出的诉讼请求是不可能得到支持的。2对专利实施许可合同案件被告的代理 作为许可方的被告，应当针对原告提出的起诉理由以及相关证据，不仅做好质疑、反驳的工作，而且要收集相反的证据以进一步降低原告证据的可信度。作为被许可方的被告，当原告针对己方逾期不实施许可技术或不及时支付使用费提起诉讼时，应当尽量搜集有利于解释己方“违约行为”合理性的证据。作为许可方的被告，如果原告针对己方的违约行为造成原告损失并要求赔偿而提起诉讼，在答辩时则要对己方行为所可能造成的后果作客观分析，一方面要实事求是地承认违约行为的客观存在，同时要分析违约行为与原告起诉所述的损害不具有必然的联系，以及原告索赔数额的非客观性，以减轻被告承担的责任。第二节 专利质押一、专利质押法律关系主体客体内容二、阻碍专利质押业务发展的因素第三节 专利出资一、专利权出资的适格性1、现物出资的条件（1）价值的确定性（2）价值的现存性与实益性（3）价值的可兑换性（4）可流转