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1、商标侵权的判定及法律适用 【原文出处】科技与法律【作者简介】施汉嵘，原江苏省南通市中级人民法院副院长沈兵，江苏省南通市中级人民法院民三庭审判员【正 文】一、案情概要1986年，日本东陶机器株式会社（以下简称东陶株式会社）经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局（以下简称国家商标局）核准注册了“TOTO”商标，核定使用商品为卫生陶瓷等。该注册商标有效期届满后，东陶公司进行了续展注册。2000年6月，国家商标局将“TOTO”商标列入全国重点保护名录。2001年7月25日，河南省龙头建材有限公司（以下简称龙头公司）在郑州市东建材大世界东区510号设立了龙头公司东陶经营部（以下简称东陶经营部），销售卫
2、生洁具。2002年4月26日，龙头公司法定代表人宋德良在工商行政管理机关注册登记了郑州东建材大世界永良洁具经营部（以下简称永良经营部），经营范围为卫生洁具的零售。2002年4月起，东陶经营部、永良经营部未经东陶株式会社许可，在其位于郑州市东建材大世界东区510号的营业场所悬挂巨幅“TOTO”标识及在店铺外墙上使用“TOTO”、“日本东陶”字样，遂引文诉讼。二、裁判要旨河南省郑州市中级人民法院经审理认为，东陶经营部、永良经营部未经东陶株式会社许可，在营业场所的外墙上悬挂“TOTO”的巨幅标识，作为其营业招牌，违反了国家工商行政管理局关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌
3、的通知中关于“未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用”的规定，构成了对东陶株式会社“TOTO”注册商标专用权的侵犯，应承担相应的民事责任。东陶经营部、永良经营部应承担的民事责任依法分别由龙头公司、宋德良承担。据此，该院做出判决：一、龙头公司、宋德良立即停止侵犯东陶株式会社注册商标专用权的行为；二、龙头公司、宋德良共同赔偿东陶株式会社经济损失80000元；三、龙头公司、宋德良在河南省级报纸上刊登对东陶株式会社的致歉声明；四、驳回东陶株式会社的其他诉讼请求。宣判后，龙头公司、宋德良不服，向河南省高级人民法院提起上诉。龙头公司诉称，东陶经营部于20
4、02年3月歇业，郑州市东建材大世界东区510号的营业场所自2002年4月起已成为永良经营部的经营场所，永良经营部将“日本东陶”和“TOTO”商标标识作为其营业招牌与龙头公司无关，东陶株式会社也无任何经济损失。宋德良诉称，本人在营业场所外墙悬挂“日本东陶”和“TOTO”作为营业招牌，是为了向消费者宣传所经销的“TOTO”产品的广告行为，不构成对“TOTO”商标专用权的侵犯，且本人所经销的“TOTO”产品均是从东陶株式会社在中国合法授权的代理商处购买，东陶株式会社是最大的受益人，其并未因此受到损失；国家工商局的通知在商标法修改后已经失效。河南省高级人民法院经审理认为，东陶株式会社所诉东陶经营部、宋
5、德良未经许可，在其位于郑州东建材市场东区510号的营业场所的招牌上及外墙使用“TOTO”、“日本东陶”字样的行为发生于2002年4月以后，对该行为应依据自2001年12月1日起施行的中华人民共和国商标法（以下简称商标法）对本案事实进行审查、认定。商标法第52条、中华人民共和国商标法实施条例（以下简称商标法实施条例）第50条明确规定了侵犯注册商标专用权的行为，而本案东陶株式会社诉东陶经营部、宋德良的相关行为，与上述法律、法规规定的侵犯商标专用权的行为并不相符。原审法院所依据的国家工商行政管理局关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知，是国家工商行政管理局根据1993
6、年2月22日修正的商标法制定的，2001年10月27日修正后的商标法实施后，该通知已经失去了相应的法律基础。原审法院依据该通知认定龙头公司的分支机构东陶经营部、宋德良的行为侵犯了东陶株式会社的注册商标专用权，适用法律不当。东陶株式会社未能提供证据证明东陶经营部、宋德良销售了假冒的“TOTO”产品。东陶经营部、宋德良在其经营场所外悬挂“TOTO”商标，系对其经营的商品进行广告宣传，并未侵犯“TOTO”注册商标专用权，东陶株式会社也未因此受到任何经济损失。东陶经营部、宋德良的行为不是我国商标法规定所要制裁的侵犯注册商标专用权的行为。据此，二审法院判决：一、撤销郑州市中级人民法院（2002）郑民三初
7、字第12号民事判决。二、驳回东陶株式会社的诉讼请求。三、评析本案案情并不复杂，但所反映的法律问题却较为复杂，其中涉及的对商标侵权的法律适用问题、商标正当使用的判定问题具有相当的典型意义，也是司法实践中迫切需要统一的问题。笔者不揣冒昧就相关问题提出一己之见，希望借此能引起学界对上述问题的注意。（一）我国商标法、商标法实施条例是否已穷尽列举了商标侵权行为法律是具有普遍性、确定性的行为规范。但是由于立法者不是可预见一切可能发生的情况并据此为人们设定行为方案的超人，尽管其竭尽全力，仍会在法律中留下不少的缺漏和盲区。立法是一项探求真理的认识活动，必然受到人的认识能力非至上性的限制。因此，“绝大多数的立法
8、历史表明，立法机关并不能预见法官所可能遇到的问题”。（注：参见徐国栋著：民法基本原则解释成文法局限性之克服，中国政法大学出版社1992年第1版，第139140页。）成文法存在的模糊性、不周延性、滞后性等局限性，正是成文法的确定性这一技术特点所决定的，是难以避免的。因此，成文法为了避免其自身存在的不周延性、滞后性等局限性给司法带来的困惑，一般通过对基本原则作出规定或者对立法时尚难预见但在以后可能发生而又需要规范的行为以兜底性条款的形式作出规定。因此，对于成文法（除刑法）而言，都不可能穷尽列举其所要规范（尤其是要禁止）的行为。2001年10月27日修订的我国商标法第52条第（一）、（二）、（三）、
9、（四）项虽然以列举的方式明确规定了四类商标侵权行为，但同任何成文法一样，该条不可能穷尽列举其所要禁止的商标侵权行为，因此该条第（五）项将立法时尚不能预见的商标侵权行为以“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”条文予以概括性的规定，此项即为所谓的兜底性条款。这样一方面可以维护法律的确定性，另一方面也可克服成文法的不周延性、滞后性的缺陷。国务院颁布的商标法实施条例为了便于执法，对商标法第52条第（五）项所要规制的行为做出了解释，即该条例第50条将“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”、“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、
10、邮寄、隐匿等便利条件的”两种行为规定为侵犯注册商标专用权的行为。但商标法实施条例事实上也未能穷尽列举商标法第52条第（五）项所称的侵权行为。这从该条的表述上即可看出，因为其只是讲“有下列行为之一的，属于商标法第52条第（五）项所称侵犯商标专用权的行为”，即所列举的行为属于侵犯商标专用权的行为，而并没有宣示商标法第52条第（五）项所称的侵犯商标专用权的行为仅指下列行为。此外，最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（以下简称商标法司法解释）第1条又列举了上述6种商标侵权行为以外的三种商标侵权行为，其表述与商标法实施条例第50条的表述一样。因此，从上述规定可以看出，一法一条例一解
11、释并未能穷尽列举所有的商标侵权行为。（注：在一次法院系统的知识产权专业培训中，一位知识产权法专家告诫法官对商标侵权行为应严格按商标法、商标法实施条例、商标法司法解释中已作的明确规定予以认定，不要轻易突破。笔者以为这一提法不够严谨。立法者由于认识能力的限制，在立法时不可能穷尽规定所有的商标侵权行为，才以兜底条款的形式来弥补这一缺陷，而行政法规、司法解释的制定者也不可能预知行政执法或司法实践中可能遇到的问题，执法者和司法者又不能以法律没有明文规定拒绝对商标侵权行为做出处罚或判决，因此，对没有明确规定的商标侵权行为，应当允许法官根据商标法的一般理论及法律的兜底性规定做出侵权认定。）正是由于成文法的不
12、周延性，因此当行为人损害他人合法权益的行为在成文法中找不出相对应的规定时，要么通过适用兜底条款，要么适用法律基本原则，以此来让行为人承担相应的责任（当然，刑法是一个例外，根据罪刑法定的原则，法无明文规定不为罪，因此也谈不上在法律没有明文规定的情况下，对行为人定罪量刑）。因此，本案二审法院以行为人实施的行为不符合商标法、商标法实施条例以及商标法司法解释所列举的商标侵权行为，以此得出其不构成商标侵权的结论显然是一个不严密的推论。（二）民事诉讼程序中，法院能否直接判定行政机关的规范性文件“失去法律基础”本案中，有一点颇易引起争议，即二审法院在判决理由中提到，关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修
13、店）企业名称及营业招牌的通知（以下简称通知）是国家工商行政管理局根据1993年2月22日修正的商标法制定的，2001年10月27日修正后的商标法实施后，该通知已经失去了相应的法律基础。从文意表达来看，二审法院虽然使用了“失去法律基础”而未用失效，但其实际要表达的意思是该通知已经失效。法院能否在民事诉讼中对行政机关的此类通知做出失效判定呢？笔者以为，在对这一问题做出是或否的回答之前，有必要从通知的内容出发对该通知的性质做出界定，即该通知属于什么性质的文件。1996年6月10日，国家工商行政管理局以工商标字（1996）第157号文发出通知，明确指出：“专卖店”、“专修店”、“专营店”等，应当是该商
14、标注册人指定销售其商品或提供服务的营业场所。商品销售网点和服务站点，未经商标注册人允许，擅自使用“专卖”、“专修”、“专营”等字样，使消费者认为该店与商标注册人存在紧密联系，从而使消费者对商品或服务来源产生误认。同时，由于货源、专有技术、经营水平及店堂布置等方面的原因，其商品的真伪优劣及服务质量等难以保证。这种行为给商标注册人的商标专用权造成了一定损害，应依法予以制止。为此，该通知作了如下规定：一、未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。二、商业销售网点和提供某种服务的站点，在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，可使用“本店修理产品”、
15、“本店销售西服”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分。三、凡未经商标注册人允许，将上述字样作为企业名称内容的，应依据企业名称登记管理规定第5条、第9条第2款予以纠正；凡将上述字样作为营业招牌使用的，应依据商标法第38条第（四）项及第39条的规定查处。从法律规范制定的权限考虑，国家工商行政管理局只是国务院的一个部门，因此其只能制定行政规章以下的规范性文件。很显然，上述通知不属于行政法规是毫无疑义的。该通知也不属于依宪法、法律授权和依行政立法法定程序制定的规范性文件，因此也难以纳入行政规章的范畴。由此可以做出这样的推断，通知属于行政法规、行政规章以外的其他行政规范性文件。行政规范性文件是指国家行政机关为执行法律、法规和规章，对社会实施管理，依法定权限和法定程序发布的规范公民、法人和其他组织行为的具有普遍约束力的政令。（注：参见姜明安（主编）：行政法与行政诉讼法，北京大学出版社、高等教育出版社1999年版，第171页。）行政规范性文件不仅对行政管理相对方的个人、组织具有拘束力和强制执行力，而且对行政机关本身也具有确定力，行政规范性文件一经发布，行政机关非经法定程序不得任意撤销、改变或废止。行政规范性文件作为行政执法的依据只有在无相关的法律、法规和规章的规
