高新企业应对标准化中的专利劫持问题研究

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1、高新企业应对标准化中的专利劫持问题研究标准化已经成为一种不可阻挡的趋势。然而随着高新科技的不断发展，标准化组织为 了达到制定标准的目的，不可避免地要将已经受到专利保护的技术纳入到其中来。一旦专 利技术被纳入到标准中，专利法所保护的私权与标准的公益性就会产生冲突，最为典型的 问题即为专利劫持问题。近几年来，劫持问题频发。高新技术企业将专利战场扩大到标准 领域，并借由标准将利益之争不断放大。企业之间动辄上千万的赔偿加之以国家为主体的 反垄断调查，让企业在参与标准化的过程中如履薄冰。我国企业为实现“走出去”的计划， 必须做好应对专利劫持的准备。1 标准化中的专利劫持问题概述专利劫持的概念专利劫持，即

2、 Patent Hold-up，最早是一个经济学上的概念。Patent Hold-up 首先要 从“Hold-up”说起， “Hold-up”在经济学上也称机会主义是指一个上游的专利权人对一个下游 的使用者强制索取远高于正常合理许可费的现象。标准化当中的专利劫持，是指在标准化过程中，必要专利持有人或不披露或不完全 披露自身的专利技术，等到其持有或控制的专利技术被纳入到标准之后，向标准使用者索 要过高的专利许可费率；或者必要专利持有人披露了自身的专利权利且同意按照 FRAND 原则进行许可，待标准使用者“锁定”到该专利技术时，向使用者索要过高的许可费率的行 为。标准化中的专利劫持有三种表现形式：

3、第一种，在标准化过程中，专利权人不向标准 组织披露其所持有的专利权信息或者不完全披露可能会被纳入到标准当中的专利信息，待 该技术被纳入到标准之后，向标准使用者索要过高许可费；第二种，专利权人在标准制定 过程中披露了自身持有的专利信息且同意按照 FRAND 原则进行许可，待专利技术被纳入 到标准当中后，违背 FRAND 原则，向其他标准使用者索要过高许可费；第三种，专利权 人按照标准化组织的要求进行披露且同意按照 FRAND 原则进行许可，但之后专利权人将 其专利权转让给其他主体，而权力受让人不遵守其前手做出的承诺而对标准使用者进行劫 持。专利劫持产生的原因在早期的标准化过程中，标准化组织是尽量

4、避开含有专利权的技术的。但是随着高 新技术的不断发展，标准化组织为了确保自己制定的标准是最先进的，便开始将一些绕不 开的专利技术纳入到标准当中来。然而，标准使用者一旦按照技术标准进行生产，就不可 避免地侵犯了技术持有者所享有的专利权。为了解决这一问题，标准化组织开始制定相关 的知识产权政策，要求专利人在标准制定过程中披露其所拥有的权利并且要求专利持有人 对之后的标准使用者进行许可。标准化组织因其性质不同、参与主体不同、影响范围不同 等原因，制定了宽严相济的知识产权政策。其中一些较为模糊的专利政策就给了专利持有 人可乘之机。在标准制定过程中，专利持有人没能较好地披露其专利信息或者没能事先给予合理

5、 的许可承诺，等标准制定完成之后，使用者便开始按照标准技术方案进行生产。这时，在 经济利益的驱使下，权利人就可以以专利侵权为由向使用者索要过高的许可费。标准使用 者若不支付高额的许可费，专利权人便会申请“永久禁令”。一旦获得“永久禁令”，标准使 用者便无法按照原先的技术方案进行生产。为了不使前期投入化为乌有，使用者往往会在 禁令威胁下同意支付高额的许可费，而这种过高的许可费最终也会转化到普通消费者身上。 这就是标准化中专利劫持产生的过程。因此，经济利益的驱使、标准化组织的专利政策不 够完善、使用其他技术的转换成本过高以及惧怕禁令威胁是专利劫持发生的主要原因。专利劫持的危害对于企业来说，一旦受到

6、专利劫持，更换技术的成本远远高于支付许可费的成本，无奈之下便会支付高额的许可费。企业平白承受无妄之灾，其市场竞争力会受到很大影响。 相反，进行劫持的企业可以通过索要高额的许可费来打击其他竞争对手，提升自身的竞争 实力，从而获得市场支配能力。对于标准化组织来说，一旦出现专利劫持的状况，不仅其 制定标准的能力受到怀疑，其他参与者也会因为害怕类似后果而不敢加入到标准化工作上 来，从而大大降低标准化组织的影响力。对于社会公众来说，受到劫持的企业会将自身所 受的损失转移到购买终端产品的普通消费者身上，从而损害公众的利益。所以专利劫持的 危害在于阻碍了标准的推广、产生了限制竞争的效果以及损害了社会公众的利

7、益。而且不 同于普通的专利侵权，标准化中的专利劫持会使侵权变得难以预料且损失更为惨重。不容小视的是，随着科技的快速发展，高新技术产业标准中所包含的专利数量越来 越多，标准中所包含的标准必要专利数量也越来越多，标准使用者所需支付的许可费也就 越来越多，有时累计支付的许可费金额甚至超过了产品本身盈利的金额，这就是所谓的“专 利堆叠”。 “专利堆叠”的发生加重了专利劫持的危害，并且让劫持的发生变得更加难以预测。2 专利劫持的防范途径标准化组织的专利政策的完善标准化中的专利劫持是一个难以预料到的问题，也是会令标准参与者措手不及的问 题，一些企业因为惧怕受到劫持而不愿加入标准化组织。这不仅影响了标准化的

8、进程也会 对公众的利益带来影响。因此，应当从标准化组织的政策上和法律上对劫持问题加以规制。出于种种原因的考虑，国际三大标准化组织包括部分区域性的标准化组织虽然要求 参与者披露其持有的专利权，但并未对披露的具体时间、范围、披露程度进行明确的规范， 也并未对不正当披露的惩罚方式进行规定。同时，标准化组织为了预防专利劫持的发生也 要求标准必要专利持有人在开始就承诺 RAND 许可。但是，大部分标准化组织并未对 RAND 原则的具体要求进行解释，使 RAND 承诺在之后的标准使用中存在边缘模糊难以认 定的问题。加之没有相应的处罚决定，标准必要专利持有人在事后的劫持中更是有恃无恐。 然而，由于标准涉及公

9、众利益，标准化是一个多方主体围绕着利益相互制衡的过程，所以 标准化组织不能随便地修改其专利政策。因此，不同的标准化组织可以根据其自身的特别 情况，在影响最小的情况下完善其自身的专利政策，使其专利政策可以为专利劫持的预防 起到制度上的作用。法律的保护专利法保护。标准化中涉及到的专利归根到底是受到专利法保护的客体，对于专利 的保护终究要回到专利法上来。所以，一旦出现劫持问题，企业可以首先考虑寻求专利法 的保护。虽然我国还没有在专利法中对标准必要专利进行明确规定，但是我国已于 2016 年起施行了国家标准涉及专利的管理规定 ，由此可见，我国对标准中涉及专利的 问题进行法律规制势在必行。合同法保护。以

10、美国为代表，将标准化中的专利纠纷认定为合同纠纷，受到合同法 的规制。这种做法首先是将标准化组织的知识产权政策认定为是一种合同约束，并且其还 具有对世效力。我国学者张平也认为标准化组织的政策属于合同的一种。在这种认定之下， 违反标准化组织政策的行为就可以被认定为合同违约。被认定为合同违约的优势在于，可 以不严格依赖标准化组织的专利政策，而是以合同法的准则对政策未加说明的地方进行补 充规制，避免了因专利政策不够清晰而导致劫持行为无法认定的情况。因此，合同法同专 利法一样，可以作为对专利劫持进行法律保护的主要依据。竞争法保护。由于标准的影响范围比较广泛，所以与普通的专利侵权相比较来说， 标准化中的专

11、利劫持更容易受到竞争法的规制。无论是标准化组织政策的制定、修改过程， 还是标准使用过程，都有可能涉嫌限制竞争，因此，整个的标准化活动都有可能触及反垄断的底线。一旦某些专利持有人利用其持有的必要专利进行劫持，就有可能受到反垄断法 的规制。但是，反垄断审查的启动具备一定的难度，不同国家在启动方式上具有一定的区 别。所以，企业在受到劫持时应充分收集证据以备日后不时之需。同时也应当注意，以竞 争法作为保护是一种带有公权性质的行政保护方式，而参与标准化的企业在法律上同是平 等的民事主体，对平等主体间民事活动的规制更应当适用私法而不是利用公权力加以干涉。 所以在标准化组织自身的知识产权政策约束和专利法的规

12、制之后，反垄断应当是帮助而不 是干涉标准化活动，反垄断法律更多的应当是作为一种兜底性的保护。3 高新技术企业如何应对专利劫持加强自身的专利研发标准是放大的专利战场，标准之争归根结底是专利利益之争。想在标准中处于不败 之地，首先要拥有标准实施必不可少的核心技术。掌握了标准必要专利相当于无形之中扩 大了企业的影响力，不仅可以在某个标准上获得利益还可以在未来标准的制定上取得先机。 以高通为例，在 3G 标准中，高通完美地诠释了什么专利价值最大化。3G 的每个技术标准 都无法绕开高通，企业在生产 CDMA 手机时都需要购买高通公司的芯片，并且按销售额 6%每 台的费率支付其专利许可费。由此得知，持有的

13、标准必要专利越多，在标准制化的过程中 越有话语权。因此，企业应加强自主研发，实时了解行业动态，积极开拓新领域、新成果。充分了解标准化组织的专利政策知己知彼方能百战不殆，企业只有充分了解所加入的标准组织的相关政策，才能在 标准化的过程中保护好自身的利益。以 ISO、IEC、ITU 为代表的标准化组织承担了世界上 大部分标准的制定工作，但因其性质为自愿性的非政府组织，不具备强制力，所以对成员 的约束主要是靠其制定的政策。一旦涉及诉讼，法院在判决时也要-2 -考虑组织自身的政策。因此，企业在加入标准化组织之时要充分了解其政策，在最 大程度内寻求政策的保护。对于有能力参与标准制定的企业来说，充分了解标

14、准化组织的专利政策还可以有效 保护自身的商业秘密。虽然在加入标准化组织的时候，企业要向标准化组织做出进行披露 的承诺，但是，由于标准化组织性质的不同，导致其披露的宽严程度不同。企业在提案过 程中，除了政策履行披露义务外还应当注重保护自身的商业秘密，严格注意披露的时间、 披露的程度，避免过度披露。积极应诉首先，企业在受到劫持之时，应不惧怕禁令威胁。目前，法院给予禁令的条件是很 严格的，也就是说法院不会轻易给予禁令。尤其是在标准领域，因为标准涉及公共利益， 所以法院在颁发禁令的时候异常慎重。在微软和摩托案件中，虽然德国法院最初给予了禁 令，但最终被美国华盛顿西区地方法院及美国第九巡回上诉法院驳回，

15、由此可见，法院给 予禁令救济的条件非常严格。同时，许多标准化组织为了避免出现专利劫持会在标准制定 之初就要求必要专利持有人给予 RAND 承诺，这就为被劫持企业寻求法律保护提供了根本 依据。因此，一旦出现劫持的情况，企业应积极应诉而非一味妥协。其次，开始诉讼之后，企业还应积极举证。在诉讼实践中，能否被认定为侵权以及 一旦被认定为侵权之后损害赔偿数额的多少，都是由举证的程度来决定的。虽然知识产权 具有无形性，在专利侵权诉讼的举证中存在着一定的困难，但事实的认定终究是由证据来 决定。在微软与摩托案中，双方都积极举证且聘请了大量的专家证人，这就为法官和陪审团的最终认定提供了决定性的依据。所以被诉侵权

16、的企业应在应诉时积极举证，为不侵权 的认定提交充足的证据。 再次，遇到劫持情况首先考虑“专利无效”。无论是在普通 的专利诉讼还是在与标准有关的专利诉讼中，被诉企业都可以考虑申请争议中的专利无效。 在标准化的过程中，存在“一揽子”许可的许可方式，专利持有人为了获得许可费会将某些 无效专利或者是非必要专利混入必要专利中打包许可给标准使用者，所以在受到劫持时， 标准使用者可以首先申请争议中的专利无效。之后，企业还可以考察被诉的专利是否处于 保护期内。标准的制定常常需要一年甚至几年的时间，尤其是在通信领域，标准与标准之 间也具有一定的承接性，加之专利的保护最多只有二十年的时间，所以一部分专利在被纳 入到标准之后不长的时间内就已丧失了法律的保护，因此，企业在应诉时还可以对涉案专 利的保护期限进行检索。最后，区别核心与非核心专利，即综合考虑专利价值。由于专利的审查制度、不同 国家之间专利法律保护的差异以及缺乏一个明确的判断必要专利的标准，在实践中，常常 会出现这样的情况：某项标准中包含成千上万件专利，但并不是所有专利对标准的贡献都 是相同的。也就是说，上千件的必要专利对于标准来说其