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1、12申请人在审查程序中的行为申请人在审查程序中的行为Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. 还可参看 Bruno Indep. Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Servs., Ltd., 394 F.3d 1348, 1352-53 (Fed. Cir. 2005) (应用专利局 Rule 56(b)来确定实质性)。与 Phamacia 的不具有实质性的断言相反，卷宗没有显示审查员仅参考了251994 年 4 月 20 日的答复意见或者仅注重声明中讨论的“力量” 。在允许权利要求的通知书中也不包含有审查员限
2、制其质疑的任何解释。总之，正如地区法院所发现的，是有很高度实质性的。19在确定了误导陈述和未能提交自相矛盾的论文具有高度实质性后，地区法院在推断欺骗动机时没有明显错误。Molins PLC, 48 F.3d at 1180 (“动机不必通过直接证据证明”)。地区法院的分析和结论是十分合理的，也得到了证据支持，肯定不构成明显错误。Semiconductor Energy Lab. Co. v. Samsung Elecs. Co., 204 5F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 2000) (“专利权人面对高度实质性和表明它知道或者应当知道实质性的清楚证据，可以预计很难确立足以
3、防止推论出误导动机的主观善意 ” 。)；Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc., 120 F.3d 1253, 1256 (Fed. Cir. 1997) (“疏忽或者虚假陈述的实质性程度越高，证明其构成不正当行为的动机所需的水平就越低，反之亦然”)。因此，地区法院是10在自由裁量权范围内发现368 专利由于声明书第 10 段中的误导性质导致的不正当行为而不可强调执行。这样本法院不必讨论声明书第 9 段是否支持地区法院的发现。(以下省略了关于放弃部分权利要求的声明对405 专利的影响的评论。)20专利局的权威专利局的权威
4、Star Fruits S.N.C. v. United States, 393 F.3d 1227 (Fed. Cir. 2005)(提示提示：本案涉及当专利局要求当事人提交不能直接导致专利申请被驳回的信息时，当事人予拒绝（类似我国专利法第 36 条，但更宽）从而导致专利申请被放5弃。该判决强调，审查员可以合理地寻求可能导致驳回申请的登信息，从而正确地授予专利权，根据申请人的坦白义务，只要专利要求的信息是“适当地审查或者处理问题所合理地必需的”，则专利申请人必须提交，对这种信息提出要求是审查员的排他行政权，与申请人对该信息的认识无关。当申请人握有某些信息时，申请人处于最有利的地位，可以最经济
5、地提供信息，而转移到专利局身上则使得10整个系统低效，可能授予无效的专利权。在这种形势下进行审查不仅对公众不公平、不公正，而且效率低下。)Star Fruits S.N.C.和 Insttitue of Ezperimental Botany (下称“Star Fruits”)对地区法院的判决不服，向联邦巡回上诉法院提出上诉。本案的事实非常简单。Star Fruits 的专利申请号为 09/557,043，涉及一种桃15树品种。在之后的一次的审查通知书中，专利局“要求提供 37 C.F.R4. 1.105 规定的信息” ，特别是，专利局要求提供“关于要求保护的植物品种在世界各地销售或者公开出售
6、的任何可获得的信息”以及“申请的副本，公开提议的命名和公开的Breeders Right 证书 。专利局进一步通知 Star Fruits，如果 Star Fruits没有或者不能获得这些信息，则相应的陈述将被作为对这一要求的完整的答复20而被接受。 ”4 Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights，类似于我国的专利法实施细则，由USPTO制定，其效力低于专利法。21Star Fruits 拒绝提供所要求的信息，其理由是这些信息不是关于新品种可专利性的实质性材料。在包括拒绝提供所要求信息的
7、答复意见中，Star Fruits 并未提及 Star Fruits 没有或者不能获得这些信息。事实上，答复意见清楚地显示如果满足了专利局的要求，Star Fruits 可以预见，其申请将根据专利法第 102 条被5驳回，它看到了基于专利局要求的并与法律冲突的信息而被驳回的前景，因此拒绝提供这些信息以防止专利局作出驳回决定。专利局看到拒绝提供信息是“故意不履行法律责任，而不是基于一种良好的愿望进行全面答复” ，因此发出了放弃专利申请的通知。按照 37 C.F.R. 1.181，Star Fruits 向局长提出请求，要求审查员接受其答复。局长拒绝了 Star 10Fruits 的要求：“根据
8、37 C.F.R. 1.105 规定，要求申请人提供信息的门槛是所要求的信息对处理申请中的问题是合理必要的。所涉及的问题可以是与专利性有关，也可以是与之无关的。本案中的问题与专利性有关，是审查员根据专利法第 102(b)作出合理判断所必需的。申请人的反驳意见未能说明所要求提供的信息是非必需的和不合理的。相反，审查员的意见中已显示，根据 ex parte 15Thomson, 24 USPQ2d, 1618 一案，这些信息是必需的。 ”局长为 Star Fruits 重新确定了对所要求的信息进行答复的期限，为期三个月。Star Fruits 要求再审。再审的要求被认可，但是对提供信息进行救济的这
9、一请求再次被拒绝，申请被视为放弃。Star Fruits 在地区法院提起诉讼，声称专利局局长在拒绝专利申请人对要20求其提供信息提出挑战的请求时滥用权力，作为法律问题，专利局要求的信息不能用于驳回 Star Fruits 的申请。地区法院不同意 Star Fruits 的意见，得出了“这些信息对于适当地审查或者处理问题可能是合理地必要” 的结论，37 C.F.R. 1.105(a)(1)包括了不直接用于针对专利性的驳回信息。Star Fruits, 280 F. Supp. 2d at 515-16。地区法院进一步认为，根据第 1.181 条的请求是一种“在对25申请的是非曲直做出决断之前，对
10、每个审查员的排他行政监督” ，当局长认为审查员提出的要求适当时， “Star Fruits 除满足该要求外别无选择” 。同时地区法院认定，由于拒绝提供所需信息，Star Fruits 放弃了其专利申请。22Star Fruits 提出上诉。因为该诉讼是根据行政程序法案(Administrative Procedure Act (“APA“)提起的，涉及局长在审查或者处理专利申请的程序中，或者在再审程序中的义务，所以提出了一个专利法中的实质性法律问题，37 C.F.R. 105(a)(1)。按照 28 U.S.C. 1338(a) 和 28 U.S.C. 1295(a)(1) (2000)的规定
11、，5本院具有管辖权。参看 Helfgott In re Huang, 100 F.3d 135, 139 n.5 (Fed Cir. 1996) (指出本领域技术人员熟知的技术问题会指导本领域技术人员参考教导了未提及的技术特征的对比文件；也可25以参看 In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1320-21 (Fed. Cir. 2000) (认识到结合的动机可以来自所要解决的技术问题的性质)；In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 1998)。地区法院认为，认识到从底部紧固装置中的技术问题的研究人员是本专利57的发明人
12、，这一结论未以卷宗中的记录为依据。此外，地区法院依靠 Sponnoble 也是错误的。在那一案件中，药品包装领域中的技术人员认识到临时隔离含有固体药品的箱体和含有水溶液的箱体结构中的湿气转移问题。Sponnoble, 405 F.2d at 585。产业上相信湿气是从塞子周围5传输到分开的箱体中的，而 Sponnoble 发现湿气通过塞子转移，并用现有技术中的方案解决了这一问题。本院的前身认为其发明是非显而易见的，因为没有认识到技术问题的真正原因的本领域技术人员不会选择选择这一方案。然而，在本案中，所要解决的技术问题在发明完成时对临床调研人员来说是已知的，因此，与 Sponnoble 案不同，
13、技术问题已属于本领域技术人员正常知识范畴。10参看 Natl Steel, 357 F.3d at 1338 (对于本领域中的新来者已成为显而易见的东西是对在本领域中已很长时间的人来说其为显而易见的检验。)如果技术问题在本领域技术人员的知识范围内，则现有技术没有公开这一技术问题是无关紧要的。在得出了有利于 Medtronic 的结论后，我们进一步推断对比文件 2 已向本15领域技术人员提供了考虑其教导并改变对比文件 1 中装置的足够动机。对比文件 2 是对现有技术中使用具有锁定螺帽的螺杆和脊柱植入装置的改进。该专利第二栏第 1012 行中记载了“需要沿螺杆拧螺母，使装置相当缓慢地组合到一起，如
14、果在现场操作可能损伤软组织” ，参看其图 2。因此，其解决方案是从上部紧固。因此，对比文件 2 讨论了脊柱稳定装置引起的技术问题和其解决方案。20面对对比文件 1 中的植入问题，本领域技术人员应当已经发现由对比文件 2 所解决的技术问题，十分类似于已经被激励去应用其教导。进一步说，我们否决Cross Medical 认为其技术问题稍微不同于使用对比文件 1 的外科医生所遇到的问题因而对比文件 2 未能提供必要动机的争辩。本领域技术人员不必看到在现有技术中参考文献中的相同技术问题才会被激励去应用其教导。参看 In re 25Oetiker, 977 F.2d 1443, 1448 (Fed. C
15、ir.1992)。 （联邦法官 Nies 同意判决结论但有不同意见） （结合现有技术教导的这种建议或者动机可能仅来自于教导存在这一事实，本领域技术人员假定知道这一教导，使用这一教导去解决同样或者相似的技术问题）(引自 In re Wood, 599 F.2d 1032, 1037 (C.C.P.A. 1979) ，参看 In 58re Dillon, 919 F.2d 688, 694 (Fed. Cir.1990)（如果参考文献合理地与发明人处理的特定技术问题相关，该文献不是来自非类似的技术领域） 。关于 Miditronic 引用的其他证据，本专利暗示发明人认识到底部部紧固的技术问题，然而
16、，本专利没有提供在完成本发明时该技术问题已在本领域技术5人员知识范围内的证据，或者说该技术问题是现有技术的证据。 913 专利也具有有限的相关性，因为公开在本发明的完成日之后。最后联邦巡回上诉法院撤销了地区法院关于本专利权利要求 5 非显而易见的概要判决。59实用性实用性In re Fisher, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005)（EST 的实用性）的实用性）（提示提示：本案详尽地论述了实用性在专利法上的意义，对化学领域中化合物和生物产品及其制备方法的实用性审查具有指导作用。宪法和国会预期的授予5专利的等价物是公众从具有实质性用途的发明中获得的益处。专利申请必须表明发明对公众来说以目前公开的形式是有益的，而不是在进一步的研究后在将来的某个时候被证明是有益的。具备实用性的用途应当是实质性的（substantial）、具体的（specific），没有指出具体用途的化合物不具备实用性，生产没有具体用途的化合物的方法也不具有实用性。本案中，要求保护的核酸序列以及其对应的蛋10白质除具有其它所有核酸序列和蛋白质都具有的用途外没有其
