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1、*1 美国专利制度简介以及 美国专利申请的步骤和注意事项 吴士明 博士 美国专利局授权专利代理人 *2 讲座的要点 n美国专利法的一些关键点 n美国专利申请的实施细则 u美国专利的种类和申请过程 u美国专利申请书的格式和写法 uPCT进入美国阶段的步骤和注意事项 n怎样查询美国和国际专利数据库 n怎样查询专利申请的现状和与专利审查员联系 *3 美国专利法的一些关键点 n美国专利法：35 United States Code (USC) n35 USC 101：可获专利的定义 u任何人发明或发现任何新的和有用的工序、机器、产品、 或物质的组分，或对它们的任何新的和有用的改进，都可 以因此而获得专
2、利，只要其符合授权的条件和要求。 n按照美国专利法，只有发明人才能获得专利。因此，在 申请美国专利时需要宣誓或提交声明，表示自己是本专 利的发明人，同时表示自己对申请文件负责。 *4 美国专利法的一些关键点 n35 USC 102: 授予专利的条件-新颖性 (a) 在作出发明之前没有在本国被别人知悉和使用，此发明 没有在全球范围内的印刷出版物上被描述过或被过授予专 利； (b) 由发明者自己，在本国使用和销售此专利，在全球范围 内的印刷出版物上描述或被授予专利，不超过一年； (d) 该发明在别国申请专利不超过12个月； (e) 申请人在本国申请该发明的专利早于别人，其中在别国 的申请按照国际协
3、议可以算做在本国的申请，但申请的公 开出版物必须是英语才能计算有效日期。 *5 美国专利法的一些关键点 n35 USC 103：授予专利的条件不显而易见性 (a)虽然本发明不与其他人的发明完全相同（根据102条的定义 ），但如果两者之间的差别是这样：从总体上来说，本专利 权的主题对于该主题有关的技术领域的一般技术人员来说是 显而易见的，则本发明不能被授予专利。 n在审查时，如果两个或以上以前的发明相结合可以导 致本发明，则本发明会被认为是显而易见的（不具有 创造性） *6 美国专利法的一些关键点 n35 USC 112:申请书的内容 u申请书应包含发明的书面描述，包括以完整， 清晰，准确的语言
4、阐述怎样制作和使用该发明 ，还应包括发明者认为的最佳的使用例 u申请书还应包括一个或数个权利要求，这些权 利要求应明确无误地指出发明所涉及的目标事 物 *7 美国专利法的一些关键点 n35 USC 119: 国际优先权日 u如果一个美国的专利申请是在一个世界贸易组织 （WTO）国家的同样专利申请的12个月之内，则 这个WTO成员国家的专利申请日可以享受和美国 专利申请日的同等待遇 n35 USC 120: 国内优先权日 u如果一个后继申请是在它的原专利申请被放弃， 或审查被终止之前提出的，则这个后继的专利申 请日可以依照它的原专利的发明日 *8 美国专利法的一些关键点 n35 USC 121:
5、 u一个专利申请应只包含一项发明，如果申请中有 两项以上的发明，专利局有权要求申请人分别申 请 n35 USC 154: u规定专利证书包含的内容 u规定发明专利有效期为从申请日起20年 *9 专利法实施细则简介 n专利实施细则 n37 Code of Federal Regulations (CFR) u进一步对专利法(35 USC)作出解释 u详细规定了专利申请的具体操作 u是专利审查员指南(MPEP)的基础 u实施细则至少每年修改一次，以最新的为准 *10 美国专利的种类和申请过程 n美国正规专利的种类 u发明专利（utility patent） u外观设计专利（design paten
6、t） u植物专利（plant patent） u上述专利都进行实质审查 n临时专利（provisional patent application） u不是真正的专利，因为没有授权 u低费用，格式不严，以保留申请日为目的 u12月内必须转为或再申请正式专利，否则申请日失效 u不能以别的专利为优先权，但可以被别的专利视为优先权 u正式专利中加进的新内容不享受临时专利的优先权日 *11 美国专利的种类和申请过程 n美国发明专利(utility patent)的申请费(2009年)： u基本申请费：$330 u搜索费：$540 u审查费：$220 n取得专利以后的费用(2009年)： u授权费：$15
7、10 u出版费：$300 n小单位（Small entity）上述费用减半 n小单位指个人，专利权拥有者单位少于500人或非盈利组织 *12 美国专利的种类和申请过程 n一个完整的发明专利(utility patent)申请应包括： u申请表（new application transmittal） u完整的申请书，必须是英语 u发明人的宣誓（名字，国籍，居住地址信息以此表格为准） u政府公布的申请费，以美元计算 u如果有先期申请，优先权的证据 u如果专利授权给他人或单位，授权书 u如果委托律师代理，委托书 u如有参考资料，资料公开书(IDS) u供专利局盖章作为收据的明信片 n申请书的快件寄
8、出日期即为申请日，其他资料可以缓交， 但要付罚金 *13 美国专利的种类和申请过程 n一份完整的发明专利申请书应包括： u封面页，包括发明题目和发明人的信息 u申请书正文，标明页数和行数，不要求标明段数 u权利要求另外起页，与申请书正文分开 u标准的正式附图，表明图数和页数 非正式附图亦可，但以后要补交正式附图 u摘要页，文字长度不超过150个词，不分段 u在申请表和明信片上要标明上述各项各有多少页 u申请书总长超过100页要收附加费 n临时专利的申请参照上述格式，但不规定必须有权利要求 *14 美国专利的种类和申请过程 n专利局的审查步骤(1)： u初审，确认上述所有文件都已经交齐并符合规格
9、，如果没 有，通知申请人限期补交或告知申请人不能授予申请日 u如果文件齐备，发出受理通知，大多数情形下同时发出六 个月后在其他国家申请的许可 申请人此时应检查相关数据是否正确并要求更正 u如果申请人允许申请公开，在近18个月时专利局发出公开 出版通知，公布公开号码，18个月以后申请的状态和相关 资料可在USPTO网站查找 u审查员名单确定，等候进入实质性审查 *15 美国专利的种类和申请过程 n专利局的审查步骤(2)： u第一次Office Action，非最终拒绝（non-final rejection） 绝大多数申请都在第一次OA被拒绝 回应可以是（1）修改权利要求，或（2）陈述意见而不修
10、改 如果陈述成功，下一个OA还是非最终 u第二次 Office Action，最终拒绝（final rejection） 大多数申请在第二次OA仍会被拒绝 n对应最终拒绝的方式： u进一步修改权利要求，要求继续审查(RCE) u不修改权利要求，递交上诉书(notice of appeal) u上述两者都要交费 *16 美国专利的种类和申请过程 n常见的拒绝理由: u不属于法律规定可获专利的类型（35 USC 101 ） 纯软件程序，电磁信号，计算方法，数据结构 u缺乏新颖性（35 USC 102） 一篇文献包括发明的所有元素 u缺乏创造性（35 USC 103a） 二篇以上文献的结合包括发明的
11、所有元素 u权利要求不明确（35 USC 112，2nd P.） u申请书不合规定（35 USC 112，1st P.） *17 美国专利的种类和申请过程 n其他种类的Office Action 1. 限制要求 审查员认为权利要求分别属于多个发明，要求申请人选择其中 之一组权利要求进行审查 回应（1）：不对要求争辩，选择其中的一组，取消不选择的组 回应（2）：争辩所有的权利要求属于同一发明，但回应中仍然 必须选择其中的一组 2. 同一申请者的两个或多个申请属于同一个发明，一个相对于 另一个显而易见（obvious），要求这些申请一起生效 回应（1）：同意，递交Terminal disclaim
12、er 回应（2）：不同意，提出陈述理由 *18 美国专利的种类和申请过程 n对于超过回应期限的处理 u每个OA上都写明回应期限，通常三个月 u超过回应期限需在递交回应的同时付相应的延时费 u不需要另外递交延时申请 u根据法律，任何一个回应都不能超过六个月 n延时费 (2009) u1个月: $130 u2个月: $490 u3个月: $1100 u小单位减半 *19 美国专利的种类和申请过程 n派生专利（子专利）的申请 u如上所述，子专利的申请必须在母专利还没有放弃或审 查还没有终结前递交 u分割申请（Divisional） 重新引进在限制以后被取消的权利要求 u继续申请（Continuati
13、on） 在现有的陈述基础上加上新的权利要求 u部分继续申请（Continuation in part） 在现有的陈述基础上加上新的陈述和新的权利要求 新加上的材料不享受原先的发明日 *20 美国专利的种类和申请过程 n向专利局透露与发明有关资料的责任(Duty of disclosure) u法律规定申请人有义务向专利局提供一切与发明有关的技 术文件 u提供的相关资料不意味着发明者承认自己的发明相对于这 些资料失去新颖性/创造性 u提供的文献的形式 信息公开声明information disclosure statement （IDS） u提供信息公开声明的时机 在审查进行中的任何时间（多数情
14、形要付费） 免费：新申请递交后的3个月之内，国外相关申请揭示资料后 的3个月之内 *21 美国专利申请书的格式和写法 n美国专利申请书的标准格式 u发明名称(Title of the Invention) u相关申请(Cross reference to related applications) 列出所有此申请的优先权申请（日期，申请号，国家） u发明领域(Field of the Invention) 简短描述发明所属的技术领域 u背景技术(Background 或 Description of the Related Art) 简要叙述技术背景，当前熟知的方式以及有待解决的问题 u发明总
15、览(Summary of the Invention) 用简洁的语言明确地阐述发明的一个或几个方面 *22 美国专利申请书的格式和写法 n美国专利申请书的标准格式（续） u附图的简单说明(Brief Description of the Drawings) 每一附图用一句话做简短的说明 u发明的详细说明(Detailed Description of the Invention) 以文字详细叙述发明的内容与特征，与附图紧密联系 通常包括实施例来协助说明 u权利要求（Claims) 单独用纸，与正文分开，连续标明数目，以后修改时数目不动 u摘要（Abstract) 用一段话概括发明，长度不能超过
16、150个单词，避免用法律词汇 *23 美国专利申请书的格式和写法 n权利要求的标准格式： u独立权利要求(independent claims) 每一个独立权利要求代表发明的一个方面(method,apparatus等) u附属权利要求(dependent claims) 一个独立权利要求下面可以有多个附属权利要求 附属权利要求必须和独立权利要求属于同一个方面 附属权利要求的范围必须比独立权利要求窄 u多重附属权利要求(multiple dependent claims)只允许第一层 u独立权利要求数超过三个，总权利要求数超过二十个和多重附属权 利要求要附加收费 独立权利要求数超过三个，每个 $220 总权利要求数超过二十个，每个 $52 多重附属权利要求, $390 *24 美国专利申请书的格式和写法 n权利要求的通用语言: u一项权利要求由三部份所组成：前言(preamble),连接词(transitional phrase)和主体(body) u前言为发明的名称，有时还包括
