间接侵权_TIPA智慧财产培训学院

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1、1 1 日本特許法上所謂發明之本質部分 此一概念之意義 -以均等論、發明人之認定、間接侵權、耗盡原則為題材- 北海道大學 大學院法學研究科教授 情報法政策學研究中心執行長 田村善之 2010年2月7日TIPA演講 2 均等論 最判平成10.2.24 民集52巻1号113頁軸 受上告審(最高法院判決無限滑動用滾珠栓槽軸承) 第1要件：置換部分並非專利發明之本質部分 多機能型間接侵害 日本特許法第101條第2款、5款 為用於發明專利解決問題所不可欠缺（不可欠要件） 與專利發明之本質部分意義相同? 1問題所在. 2 3 耗盡的範圍 知財高判(知的財産高等法院判決)平成18.1.31判時1922号30

2、頁 液體收納容器2審 第1類型：發明專利製品之功用告終時 第2類型：構成專利發明之本質部分的零件材料被加工替換時 cf. 最判平成19.11.8判時1990号3頁液體收納容器上告審 發明專利製品的屬性、專利發明的內容、加工及零件材料替換的態樣、 交易實情等。 發明人之認定 東京地判平成13.12.2平成12（）17124水素化処理触媒 (東京地方法院判決氫化處理觸媒) 發明的特徵部分 東京地判平成14.8.27判時1810号102頁細粒核 發明的特徵 3 4 均等間接侵權耗盡發明人 田村 裁判例 5 均等論 原則上，是以申請專利範圍(Claim)來畫定保護範圍 但是 仍存在專利侵害容易被回避，

3、專利權成為有名無實的權利 之虞 因侵權人可以在看到申請專利範圍之後來選擇實施 之型態 為解決此問題因此想出均等論 即使按照申請專利範圍的文言解釋是屬其範圍外 之發明，在一定之要件下肯定專利侵權 6 最判10.2.24 民集52巻1号113頁軸受上告審無 限滑動用滾珠栓槽軸承上訴審 申請專利範圍中所記載之專利構成內容，即使與對象製品存有相 異之部份； （1）該部分並非專利發明之本質部分， （2）將該部分置換於對造製品當中時可以達到專利發明的目的，且 可發揮同一作用效果， （3）對於上述之替換、該技術領域中具有通常知識之人（當業者) 可以在對象製品之製造時容易聯想到， （4）對象製品並非與專利發明

4、在專利申請時所存在之公知技術相 同，或並非當業者在上述申請時所容易推察到， （5）對象製品並不該當在專利發明之申請階段，有意地從申請專利 範圍中除外等特殊之事情時， 可以解釋該對象製品與申請專利範圍所記載之內容構成均等，屬 於專利發明之技術範圍內 7 最判10.2.24 軸受上告審 無限滑動用滾珠栓槽軸承上訴審的5要件 （1）非本質部分 （2）置換可能性 （3）置換容易性 （4）假想Claim （5）審査過程禁反言 8 2本質部分做為均等論第一要件之意義 1) 本質部分之意義 A説：將各構成要件分成本質部分及非本質部分 B説（通説）：解決原理同一説 確認被置換的系爭專利侵權物品是否在專利發明的

5、技術 思想範圍內 2) 本質部分得以被發明專利應解決之課題 及解 決手段 所特定 東京地判平成11.1.28判時1664号109頁徐放性 製剤 (緩慢釋放性Diclofenac sodium製劑) 8 9 9 事件1/2 第3考案 第図 第図 幅方向 大阪地判平成12.5.23平成7()1110等召合部材取付用 1010 事件2/2 号物件目録 図 幅方向 厚方向置換 本質的部分置換？ 11 裁判例 依專利說明書所記載之應解決課題及解決手段來認定本質部分 不得將專利說明書中未被揭露的技術思想主張為本質的特徵 東京地判平成11.1.28判時1664号109頁徐放性 製剤(徐放性Diclofena

6、c sodium製劑) 反之，亦不許將專利說明書中所載之應解決課題及解決手段等的 記載主張為非本質部分 知財高判平成19.3.27平成18()10052乾燥裝置2審（知的財產高等 法院判決） 專利說明書之記載：解決因最下端的單片基部葉片所生的課題 請求項的由複数的基部葉片5a所構成 解釋為最下端配置 有複數的基部葉片 被告裝置、被告方法 ： 最下端只有由單片基部葉片所構成 3) 與專利說明書之記載的關係 11 12 乾燥裝置事件 本件發明專利公報（左） 疑似侵權物目錄（右） 12 13 法院） 本質部分要件是由專利說明書中之記載所決定，與被告裝 置實際上是否可能發揮與專利發明的實施例相同的效果

7、 無關。 經實際上各自操作被上訴人裝置與本件各發明的實施 例之一後，比較被乾燥物於該二者中實際的樣子及乾燥 效率等，得知二者並無區別，因此作出被上訴人裝置的 構造乃至於與此近似的構造相當於本件各發明之本質 部分這樣的主張。惟即使關於前揭二者中被乾燥物實際 的樣子及乾燥效率等的結果確如前所述，仍然明顯可知 這樣的主張是錯誤的。 13 14 若按知財高判平成19.3.27平成18()10052乾燥装置2審處 理的話 即使依實驗數據顯示與專利發明有同一之效果，也不得朝 將專利說明書中做為本質的部分所開示之部分，自本質部 分中去除的方向來加以斟酌。 惟，今後仍可能將之做為否定第2要件，即置換可能性之理

8、 由。 Cf. 公知技術、審查經過的處理 單純在第4要件、第5要件中來討論，論理上較為安定。 4)關於專利說明書記載範圍外的實驗數據等之處理 14 15 5) 由日本特許法的構造來看本質部分與置換可能性 要件之関係 第1要件的意義 即使實際上被認為有置換可能性，若非基於專利說明書之記載所達 成者，則否定其為均等之要件。 第2要件的意義 即使依專利說明書之記載載明有置換可能性，若實際上並無置換可 能之情形時，則否定其為均等之要件。 專利法的構造 ：發明 專利申請並公開揭露而相應地給予發明專利權 第2要件 對應於 被發明之物 第1要件 對應於 專利說明書所揭露之內容 將發明專利的2大要件（發明揭露

9、）做為均等的要件論加以具體化 15 16 將發明理解為：對課題的認識及解決手段之探索，而以此為 前提？ 對於偶然發現特定的構成這樣的發明並不適用？ 6) 對發明的認知上之歧異來看本質部分要件之意 義 16 17 7) 從公開技術思想所賦予之誘因來看本質部分要件 之意義 産業政策公開應用可能性廣的一般技術應該較 受期待才是 與其僅公開特定腸溶解性物質 (HPMC phthalate)有緩慢釋放之效果 公開基(hydroxypropyl group)的存在對緩慢釋放 效果有影響的原理對於產業上的應用可能性較高 Ex. 東京地判平成11.1.28判時1664号109頁徐放性 製剤 (緩慢釋放性Dic

10、lofenac sodium製劑) 若不公開後者，於後者的範圍內亦不承認均等。 17 18 以專利說明書中所公開的技術思想來劃定界線之均等論 藉由促使在專利說明書中公開較廣泛的解決原理（ex. 揭示基(hydroxypropyl group) ），以期 符合專利法產業政策得以發展之趣旨的一套理論。 並非僅以發現問題之解決原理這樣的發明觀為前提，同 時也需留意到存在有偶然發現特定構成之發明，以促使 發現解決原理及其公開的法理。 18 19 8) 從有效率地運用發明專利制度的視點來看本質部 分要件之意義 結論 均等論 並非保護真實的發明之法理 而是在專利說明書中所揭露的發明較專利請求範圍為 廣時，

11、依專利說明書之揭露內容來加以保護的法理。 專利請求範圍中的缺失可得補救，但專利說明書中的 缺失則無法補救 為何？ 19 20 既然置換容易，那本應可記載於請求項當中？ 從有效率地運作發明專利制度這一點來說明 每年40萬件的申請中實際發生均等問題的占極少數 要求所有的申請都要完美，從社會觀點來看是非效率的 公開自己的發明思想相對上 較容易 要求載明於專利說 明書 難以全部預測他人實施型態不要求於專利請求範圍 中記載所有的實施型態 20 21 3本質部分於發明人認定上之意義 這與探求均等論中想出本質部分之人是相通的 發明專利制度 的趣旨 對於發明之從事及公開揭 露賦予誘因 發明人之認定 誰是想出被

12、揭露之發明之人 21 22 間接侵權 第101條第1款、第4款 單一目的限制型間接侵權(專供侵權用途型間接 侵權) 只針對用於直接實施之專供侵權物品肯定其間接 侵權 無法對應日與俱增之多機能型製品（ex.附相機功 能手機、PC） 2002年特許法修正第101條第2款、第5款 多機能型間接侵權(非專供侵權用途型間接侵權) 即便是專供侵權用途以外之物也肯定間接侵權 23 多機能型間接侵權之3要件 第101條第2款、第5款 l 為用於發明專利解決問題所不可欠缺(不可欠要 件) l 行為人明知是用於發明之實施(主観的要件) 規制零件等之生産等行為 l 惟,在日本國内廣泛流通之物除外(非)通用品 要件)

13、 24 4多機能型間接侵權中斟酌本質部分所生的疑問 1)不可欠要件將其視為本質部分所生之問題點 其一 作為袖子嫌長 組合公知技術所構成的發明 ex. 專利請求範圍的構成要件 abc 均等論的情形公知技術（ex. a）本身有可能成為本質部分 只是替換掉a的系爭專利侵權物品（abc ）變成不在專利發明的均等範圍内。 多機能型間接 侵權的情形 以公知技術（ex. a）為本質部分而肯定間接 侵權的話，公知技術的實施者，即使在無預 測可能性的情形下，也得服於侵害停止及預 防請求權。 24 25 而且，主観要件對侵害停止及預防請求事實上並無作用 知財高判平成17.9.30判時1904号47頁一太郎2審 事

14、實審言詞辯論終結時具備主觀要件即已足夠 受領警告狀或訴狀時，即已滿足主觀要件 亦不適用先使用権抗辯之規定 若是單一目的限制型間接侵權，既然除了直接實施外並無其 他用途，在承認侵害停止及預防請求權後，亦不會使其合法用 途萎縮。 但是，在多機能型間接侵權的情形下，除了直接侵權以外也有 合法之用途。 25 26 法院判決之對應 其一 東京地判平成16.4.23判時1892号89頁基板用治具用 (供電路板治具用之夾具) 要求專利申請所新揭示的必須是先前技術所沒有之特徵性技術手段 26 27 2) 將不可欠要件等同於本質部分所生之問題點 其二 作為腰帶嫌短 東京地判昭和56.2.25無体集13巻1号13

15、9頁一眼(單 眼相機) 被告製品雖也能裝置在非專利製品上，但裝置於非專利製品時，並不需 要使用預設對焦桿就可以操作(預設對焦桿可有可無)。 2002年修法前的單一目的限制型間接侵權事件 27 28 法院 否定單一目的限制要件的充足性 否定間接侵權 反對見解）只要取下對焦桿就無法使用在侵權的用途上； 另 一方面，對於使用在合法用途上也無妨礙。 應該承認侵害停止及預防請求權 按第101條第一項第2款、第5款之規定，規制有其他用途之 情形的話，就本案這樣的事件應予承認侵害停止及預防請 求權。 從他用途分離，若去除或停止供專利發明之實施的用途是 很容易時，應予承認侵害停止及預防請求權。 28 29 法院判決之對應 其二 東京地判平成17.2.1判時1886号21頁一太郎 知財高判平成17.9.30判時1904号47頁同2審 不可欠要件 只要滿足若沒那個就不會有這個（條件關係）即可通過（ 原審、上訴審皆是）。 （非）通用品要件 （見下一張投影片）