知识产权诉讼攻防实务

《知识产权诉讼攻防实务》由会员分享，可在线阅读，更多相关《知识产权诉讼攻防实务（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、知识产权诉讼攻防实务知识产权诉讼攻防实务袁真富袁真富上海大学知识产权学院上海大学知识产权学院副院长副院长万慧达（上海）律师事务所万慧达（上海）律师事务所特别顾问特别顾问2015年年8月月袁真富袁真富博士、律师博士、律师电话：电话：138-1832-6438E-mail：上海大学知识产权学院副院长上海大学知识产权学院副院长温州知识产权学院副院长温州知识产权学院副院长万慧达知识产权特别顾问万慧达知识产权特别顾问2024/9/52知识产权诉讼的趋势知识产权诉讼的趋势2008年至年至2012年，全国法院受理的知识产权年，全国法院受理的知识产权民事一审案件，年均增长率达到民事一审案件，年均增长率达到37

2、.57%。13年、年、14年放缓（年放缓（95522件，增长7.83%）2014年专利申请量超过了年专利申请量超过了236万件，商标申请量万件，商标申请量超过超过170万件，万件，版权登记也呈倍数增长。巨量的版权登记也呈倍数增长。巨量的知识产权申请，必将引发规模性的诉讼业务。知识产权申请，必将引发规模性的诉讼业务。NPE正在兴起正在兴起方正诉暴雪方正诉暴雪起点中文诉纵横，判赔起点中文诉纵横，判赔300万万卡斯特案、新百伦（卡斯特案、新百伦（9800万）万）正泰正泰vs.施耐德施耐德诉讼案件诉讼案件诉讼案件诉讼案件数量爆炸数量爆炸数量爆炸数量爆炸 巨量申请背后巨量申请背后巨量申请背后巨量申请背后

3、的规模诉讼的规模诉讼的规模诉讼的规模诉讼高额索赔高额索赔高额索赔高额索赔不断增多不断增多不断增多不断增多2024/9/53著作权涉网案件：从计算互联网转向移动通讯网络著作权涉网案件：从计算互联网转向移动通讯网络商标权涉网案件：购物网站等电子商务平台商标权涉网案件：购物网站等电子商务平台同时提起同类诉讼？同时提起同类诉讼？发动诉讼反击？发动诉讼反击？引发行政确权诉讼？引发行政确权诉讼？。诉讼成为商业策略的一部分：双诉讼成为商业策略的一部分：双11商标商标？比如：广告宣传，遏制竞争对手比如：广告宣传，遏制竞争对手涉网案件涉网案件涉网案件涉网案件增长迅速增长迅速增长迅速增长迅速关联案件关联案件关联案

4、件关联案件频发频发频发频发诉讼：从权利诉讼：从权利诉讼：从权利诉讼：从权利到工具到工具到工具到工具2024/9/54关注和了解企业知识产权管理，协助诉讼及非诉业务关注和了解企业知识产权管理，协助诉讼及非诉业务2024/9/55权利管理的主线：保障公司成果的权利化，达到知识产权资产保值如：专利申请-实施-维持-保护价值实现的主线：法律资产转化为商业资产，实现知识产权资产增值如：转让、许可、融资、入股业务嵌入的主线：优化知识产权的工作流程，控制各个环节的法律风险如：研发、生产、采购、营销、销售、售后等业务的风险控制等在组织实施方面：理顺知识产权的职责体系，协调公司内部分工配合如：财力、人事、行政、

5、信息等支持知识产权诉讼的策略安排知识产权诉讼的策略安排原告原告被告被告知识产权知识产权知识产权知识产权诉讼诉讼诉讼诉讼驰名商标认定驰名商标认定损失赔偿损失赔偿竞争威胁排除竞争威胁排除消除影响消除影响从法院管辖的角度从法院管辖的角度从诉讼目标的角度从诉讼目标的角度从判决执行的角度从判决执行的角度从广告宣传的角度从广告宣传的角度侵权侵权不正当竞争不正当竞争违约？违约？侵权成立可能性侵权成立可能性赔偿数额赔偿数额对企业经营的影响对企业经营的影响合理使用合理使用未使用不赔偿未使用不赔偿抗辩理由抗辩理由评估风险评估风险被告选择被告选择诉讼目标诉讼目标诉讼理由诉讼理由诉讼不是目的，而是手段！诉讼不是目的，

6、而是手段！诉讼应当与公司战略协调！诉讼应当与公司战略协调！2024/9/561.如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.1如何发现知识产权侵权？如何发现知识产权侵权？1、市场渠道销售团队：发现侵权的一线人员训练销售人员，跟销售合作互动经销商销售额异动公司售后部门：假冒产品维修2、信息检索网络检索：Alibaba，taobao，ebay、京东等-定期检阅淘宝等，已是一些公司的日常工作官方信息查询：商标局，CNNIC（参考）-商标仿冒者的近似商标注册申请新途径：全国企业信用信息公示系统趋势：QQ群、微信群制假售假2024/9/571.如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.1如何发现知识产权侵权？

7、（续）如何发现知识产权侵权？（续）3、来自专业力量内部法务外部律师商标代理人：监控报告4、官方渠道海关备案工商执法，等5、展会6、其他路径：电子商务上线知识产权保护平台，和电商合作奖励举报等：产品标明咨询热线侵权监控软件2024/9/58如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.2诉讼与否的评估诉讼与否的评估1.1.选择侵权制止的方式选择侵权制止的方式如何处理知识产权侵权？多样化的选择。-发警告函发警告函诉前发函，须评估发函的适当性、时机及可能的反应诉前发函，须评估发函的适当性、时机及可能的反应寄寄发律律师函的常函的常见情形情形不严重的侵权活动诉讼价值不大的侵权行为希望尽快停止的侵权行为不想诉讼

8、解决的侵权行为（许可、厌诉）其他策略性的考虑-发布声明发布声明向社会公众向社会公众向经销商向经销商权利人通常容易犯下的错误？权利人通常容易犯下的错误？-调解或协商调解或协商2024/9/59如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.2诉讼与否的评估（续）诉讼与否的评估（续）-行政保护行政保护仅仅是工商局？仅仅是工商局？对付出口：海关途径对付出口：海关途径-民事诉讼民事诉讼要不要民事诉讼？要不要民事诉讼？受制于多种考虑因素受制于多种考虑因素：-担心影响消费者的信心：如婴幼儿产品担心影响消费者的信心：如婴幼儿产品-是否好讼的企业特质是否好讼的企业特质-只专注于刑事打击只专注于刑事打击-刑事保护刑事保

9、护立案难、证据要求高立案难、证据要求高-其他解决方式其他解决方式淘宝投诉处理、商业解决，等淘宝投诉处理、商业解决，等2024/9/510如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.2诉讼与否的评估（续）诉讼与否的评估（续）2、能不能诉讼？、能不能诉讼？-是否有原告资格是否有原告资格不是独占许可中的被许可人？不是独占许可中的被许可人？著作权的独占被许可人，也没有独立提起诉讼的明确依据？著作权的独占被许可人，也没有独立提起诉讼的明确依据？权利转让还未完成？权利转让还未完成？谁来做原告？（涉及到赔偿问题，比如，被许可人仅仅是某一谁来做原告？（涉及到赔偿问题，比如，被许可人仅仅是某一地区的被许可人）地区的

10、被许可人）-权利是否稳定？权利是否稳定？比如，自己的专利也有瑕疵。比如，自己的专利也有瑕疵。要不要做专利的稳定性分析要不要做专利的稳定性分析-自己是否使用（商标）？自己是否使用（商标）？新商标法第64条第1款：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。2024/9/511如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、能不能诉讼？（续）、能不能诉讼？（续）-是否构成平行进口？是

11、否构成平行进口？海外代购、进口销售？海外代购、进口销售？“维多利亚的秘密维多利亚的秘密”商标及不正商标及不正当竞争案当竞争案米其林轮胎案：修改速度等级、米其林轮胎案：修改速度等级、无无3C认证认证绝对伏特加案：原告绝对公司指绝对伏特加案：原告绝对公司指控：被告隆鑫源公司所销售的绝对伏控：被告隆鑫源公司所销售的绝对伏特加虽非仿冒品，但系擅自加贴中文特加虽非仿冒品，但系擅自加贴中文标签（有商标翻译）并且磨毁了产品标签（有商标翻译）并且磨毁了产品识别码。是否构成商标侵权和不正当识别码。是否构成商标侵权和不正当竞争？竞争？苏州中院认为构成！苏州中院认为构成！窜货能否参照处理？窜货能否参照处理？2024

12、/9/512如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？-对方是否合理使用？对方是否合理使用？新商标法第新商标法第59条第条第1-2款：款：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。-对方有无先用权对方有无先用权？新商标法第59条第3款：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或

13、者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。2024/9/513如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、能不能诉讼？（续）、能不能诉讼？（续）-诉讼是否存在取证难度诉讼是否存在取证难度比如：方法专利的侵权诉讼商业秘密的侵权诉讼如果事先打草惊蛇，取证或许变成不可能？-能否承受系列诉讼或争议的反击能否承受系列诉讼或争议的反击专利侵权-专利无效商标侵权-商标撤销3、诉讼成本的评估、诉讼成本的评估诉讼费、律师费、公证费等诉讼费、律师费、公证费等风险代理：有价值的案件：上市公司侵权风险代理：有价值的案件：上市公司侵权无价值的案件

14、：淘宝卖家无价值的案件：淘宝卖家2024/9/514如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？决定诉讼前，应当进行充分的法律研究及方案分析决定诉讼前，应当进行充分的法律研究及方案分析，包括：包括：法律依据同类案件分析诉讼请求的设计事实和理由的组织案件管辖证据取证风险应对案件流程控制费用预算，等对于计时收费的案件，尤其要加强法律研究对于计时收费的案件，尤其要加强法律研究2024/9/515如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.3知识产权诉讼的目标知识产权诉讼的目标-竞争威胁：争夺市场竞争威胁：争夺市场 思科诉华为案思科诉华为案 被大公司专利诉讼，说明市场地位在提升被大公司专利诉讼，说明市场地位在提升

15、 -制止侵权活动制止侵权活动 通过打假来抑制假货泛滥通过打假来抑制假货泛滥 -获得侵权赔偿获得侵权赔偿 职业注标人：红河红职业注标人：红河红10001000万赔偿？万赔偿？ -规范市场秩序规范市场秩序 拉菲葡萄酒的乱局拉菲葡萄酒的乱局-认定驰名商标认定驰名商标 曾经乱相丛生，各使奇招曾经乱相丛生，各使奇招2024/9/516如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.3知识产权诉讼的目标（续）知识产权诉讼的目标（续）-损害被告形象损害被告形象多数情形下，被告的形象不会太正面多数情形下，被告的形象不会太正面 原告起诉后，四处散布侵权谣言，难以制止原告起诉后，四处散布侵权谣言，难以制止-免费广告宣传免

16、费广告宣传 诉讼营销诉讼营销= =免费的新闻报道？免费的新闻报道？ 加多宝加多宝VSVS广药：系列诉讼战广药：系列诉讼战-震慑侵权人震慑侵权人 比如针对仿冒严重地区比如针对仿冒严重地区-干扰公司上市？干扰公司上市？ 乔丹体育原计划在乔丹体育原计划在A A股股IPOIPO，因诉讼久拖不决，公司的，因诉讼久拖不决，公司的IPOIPO计划也被迫暂停。计划也被迫暂停。-争取或制造合作机会争取或制造合作机会强化合作谈判的可能性强化合作谈判的可能性授权许可、并购目标、授权许可、并购目标、IPIP转让转让-还有其他各种各样的诉讼目标。还有其他各种各样的诉讼目标。公司内部杀鸡儆猴：员工商业秘密诉讼或刑事打击公

17、司内部杀鸡儆猴：员工商业秘密诉讼或刑事打击 内部完成年度任务。内部完成年度任务。2024/9/517如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.4谁是会你的被告？谁是会你的被告？-可能的被告可能的被告制造者、销售者、平台提供者、进口商、出口商等制造者、销售者、平台提供者、进口商、出口商等OEM出口加工，未必商标侵权？出口加工，未必商标侵权？-如何决定如何决定结合诉讼目的、诉讼风险、法律依据等做出决策结合诉讼目的、诉讼风险、法律依据等做出决策管辖管辖- -销售者销售者 宣传宣传- -大企业大企业 难度难度- -小企业小企业-必须注意的风险：必须注意的风险：被告的选择是否影响公司的业务？被告的选择是否

18、影响公司的业务？ 上海某调味品公司：告单个超市还是家乐福？上海某调味品公司：告单个超市还是家乐福？ 回顾：刘嘉玲肖像权案件引起的麻烦：因为管辖惹的祸？回顾：刘嘉玲肖像权案件引起的麻烦：因为管辖惹的祸？全国十一家商业巨头联手拒销印有香港影星刘嘉玲肖像的一切商品全国十一家商业巨头联手拒销印有香港影星刘嘉玲肖像的一切商品 被告有无能力找出和利用原告的商标瑕疵？被告有无能力找出和利用原告的商标瑕疵？ 大公司的商标福利：巨人大公司的商标福利：巨人VSVS小巨人、蜜妍案等小巨人、蜜妍案等 案例：大富翁案例：大富翁VSVS盛大富翁：商评委不认可通用名称，法院认盛大富翁：商评委不认可通用名称，法院认可可 LL

19、KLLK知难而退知难而退2024/9/518如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.5在哪里起诉？在哪里起诉？被告住所地、侵权行为地、侵权结果发生地？（收货地）被告住所地、侵权行为地、侵权结果发生地？（收货地）驰名商标认定：只有少数中院才能受理驰名商标认定：只有少数中院才能受理诉讼地点的重要性诉讼地点的重要性审判水平：非常重要：食品擅用作品，竟然不能立案？审判水平：非常重要：食品擅用作品，竟然不能立案？地方保护：特别是被告为国有大企业，当地纳税大户地方保护：特别是被告为国有大企业，当地纳税大户审理速度：个别法院进展缓慢，或许案件多？审理速度：个别法院进展缓慢，或许案件多？节省成本：从立案到开庭

20、、和解谈判的差旅费等（有的公司不在乎）节省成本：从立案到开庭、和解谈判的差旅费等（有的公司不在乎）交通便利：立案障碍交通便利：立案障碍沟通问题：承办律师能否与法官有效沟通沟通问题：承办律师能否与法官有效沟通（包括诉前保全、鉴定申请、举证期限延长、禁令、执行等）（包括诉前保全、鉴定申请、举证期限延长、禁令、执行等）如何影响诉讼管辖如何影响诉讼管辖典型的透过销售商：典型的透过销售商：无辜的被告？无辜的被告？提高赔偿额提高赔偿额出其不意，反向思维：到被告地诉讼出其不意，反向思维：到被告地诉讼2024/9/519如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.6在何时起诉在何时起诉1.评估准备情况评估准备情况

21、法律依据和诉由是什么？法律依据和诉由是什么？利用反法第二条的风险？利用反法第二条的风险？有些保守的法院不愿意适用：用户界面设计案有些保守的法院不愿意适用：用户界面设计案无法律明文规定的麻烦无法律明文规定的麻烦美国公司诉宁波公司：美国公司诉宁波公司：OEM引发的外观设计专利权属案引发的外观设计专利权属案销售总监带走公司发明申请专利：商业秘密侵权或专利权属案？销售总监带走公司发明申请专利：商业秘密侵权或专利权属案？应对应对抢注抢注：2001商标法第商标法第28条：条：被异议被异议商标商标标标：广本广本，摩托车等摩托车等，引证商标：本田，引证商标：本田，（汽车）（汽车）车辆车辆被异议商标被异议商标S

22、nowwhiteSnowwhite，复读机等商品，复读机等商品，引证商标引证商标：白雪，修正液，数学教白雪，修正液，数学教具具等等 不以使用为目的，大量或多次在不同类别商品上注册与他人商标相同或高度近不以使用为目的，大量或多次在不同类别商品上注册与他人商标相同或高度近似的，构成扰乱商标注册管理秩序似的，构成扰乱商标注册管理秩序 - -无法适用无法适用旧法旧法1313、1515、2828、3131条时，可以条时，可以援引援引4141条条1 1款款，诉状多援引有益，诉状多援引有益2024/9/520如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.6在何时起诉在何时起诉1.评估准备情况（续）评估准备情况（续

23、）证据是否充分？证据是否充分？公证书也会出错！发生同一人同时段两地公证公证书也会出错！发生同一人同时段两地公证尤其是赔偿证据（如果以赔偿为主要目标）尤其是赔偿证据（如果以赔偿为主要目标）重要案件，出公证书以前也要讨论一下。重要案件，出公证书以前也要讨论一下。理由是否充足？理由是否充足？打击渠道窜货，不适用商标侵权打击渠道窜货，不适用商标侵权消除对自己不利的事实（网上不当言论）消除对自己不利的事实（网上不当言论）自己是否有顾虑？自己是否有顾虑？商标：商标：AABBBB：AA注册，注册，BBBB属于别人属于别人2024/9/521如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.6在何时起诉在何时起诉2.配

24、合原告的商业策略配合原告的商业策略消灭竞争，及时诉讼消灭竞争，及时诉讼甚至选择更快的行政执法甚至选择更快的行政执法干扰上市，适时诉讼干扰上市，适时诉讼等待最佳时机：新大新材案：河南醒狮四道举报函等待最佳时机：新大新材案：河南醒狮四道举报函 上市日（上市日（20102010年年5 5月月2020日）前夜，新大新材突然被深交所叫停日）前夜，新大新材突然被深交所叫停 和解协议：河南醒狮承诺不再就此专利权事项向新大新材提和解协议：河南醒狮承诺不再就此专利权事项向新大新材提起诉讼或通过任何其他方式向新大新材主张权利起诉讼或通过任何其他方式向新大新材主张权利 新大新材新大新材6 6月月2525日登陆创业板

25、。日登陆创业板。放水养鱼，延迟诉讼放水养鱼，延迟诉讼当权利人并不从事实业时当权利人并不从事实业时反制工具，应势诉讼反制工具，应势诉讼诉讼反击战：诉讼恐怖平衡诉讼反击战：诉讼恐怖平衡2024/9/522如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.7用什么起诉用什么起诉-什么类型的救济途径？什么类型的救济途径？民事诉讼还是异议、争议民事诉讼还是异议、争议如：代理人抢注：权属诉讼还是商标争议如：代理人抢注：权属诉讼还是商标争议行政投诉还是法院诉讼行政投诉还是法院诉讼专利侵权的行政处理？专利侵权的行政处理？-什么类型的权利？什么类型的权利？专利、版权或商标？专利、版权或商标？知名商品特有名称？，不一定就要

26、用商标处理知名商品特有名称？，不一定就要用商标处理伟哥立体商标案：商标败诉，如果是外观设计专利呢？伟哥立体商标案：商标败诉，如果是外观设计专利呢？-单一单一or复合的权利？复合的权利？同一产品：多项版权、商标起诉？同一产品：多项版权、商标起诉？更大的诉讼威胁？更大的诉讼威胁？2024/9/523如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.7用什么起诉（续）用什么起诉（续）-什么类型的诉由？什么类型的诉由？侵权还是不正当竞争？侵权还是不正当竞争？新商标法第58条：将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照中华人民共和国反不正当竞争法处理。商标抢注还

27、是商标近似？商标抢注还是商标近似？案例：伟哥案、广本案、索爱案案例：伟哥案、广本案、索爱案-什么内容的权利？什么内容的权利？信息网络传播权、广播权、广播组织权？信息网络传播权、广播权、广播组织权？新浪诉凤凰网转播中超联赛：承认赛事画面享有著作权！新浪诉凤凰网转播中超联赛：承认赛事画面享有著作权！提示：关注最新案件动态的重要性提示：关注最新案件动态的重要性2024/9/524如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？1.8主张什么责任主张什么责任1.基本情况基本情况责任的形式责任的形式停止侵权、赔偿、消除影响等停止侵权、赔偿、消除影响等最具威胁的责任是什么？分析被告的情形最具威胁的责任是什么？分析被告

28、的情形主张赔偿的依据主张赔偿的依据证据很关键：海关、珠宝鉴定中心等赔偿的计算规则：是否存在先后适用顺序（但法院未必参照这个顺序）新商标法第63条第1款：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。注意：引入惩罚性赔偿。2024/9/525如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？商标法修订减轻举证难

29、负担：新商标法第63条第21款：人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。提示：如果以赔偿为主要目的，应当先花时间做好证据收集工作，尤其是被告是上市公司、跨国公司、国有大企业等。提高法定赔偿：专利法100万，新商标法300万，著作权法100万新商标法第63条第3款：权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下

30、的赔偿。2024/9/526如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、如何提高赔偿数额、如何提高赔偿数额？（1）赔偿的现状北大法宝：京、沪、苏、浙、粤五地法院（2011年1月-2012年12月），专利损害赔偿（196件）适用法定赔偿：96.4%以侵权获利确定赔偿：1%以损失或合理许可费确定赔偿额：0。未明确写明：2.6%中南财经政法研究报告：97.25%的专利侵权判决采取法定赔偿2024/9/527如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、如何提高赔偿数额、如何提高赔偿数额？赔偿额也非常低：中南大学报告：1993-2013年专利侵权案件，1674份2024/9/528如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼

31、攻击？2、如何提高赔偿数额、如何提高赔偿数额？解决路径的可能性1：尽力举证，提高法定赔偿法定赔偿的考虑因素：（1）权利本身的情况：专利类别、创新程度或知名度、有效期、受保护状况；（2）被告的情况：制造商还是销售商，侵权人主观恶意程度、注册资金状况、经营状况；（3）侵权行为的性质、情节、持续时间、重复侵权等；2024/9/529如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、如何提高赔偿数额、如何提高赔偿数额？（4）涉案产品的销售状况、分布范围、市场价值等。案例：案例：外观设计案，原告对被告网站公证保全：“现主导产品有电子节能灯等十大系列，100多个品种。行销欧洲、南、北美洲、澳洲、南非及东南亚等国家和

32、地区，成功地树立了中国绿色的知名品牌。在福建、广东、上海、北京、浙江、江苏、四川、云南、江西、湖南等省设有物流中心及经销网络。”因此，法院认定被告产品在国内、国外的销售范围较广。法定赔偿，判赔50万元。案例：外观设计案，原告8次公证保全，但都在上海，且多次针对同一商店。判赔5万元。（5）其他情形，抗拒证据保全等。2024/9/530如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、如何提高赔偿数额、如何提高赔偿数额？解决路径的可能性2：通过酌定突破法定赔偿上限适用证据规则，推定侵权获利。在权利人提供的初步证据表明侵权人的获利超过法定赔偿额上限时。（1）工商部门查处时获得的侵权产品数量。（2）侵权的持续时

33、间、侵权产品配比率、侵权产品利润率、门店数量、平均销售数量计算出侵权产品的总销售额和利润总额。著作权案：1500*1*12*10（利润）=18万元（3）审计报告、年度会计报告或向主管部门申报的资料。（4）行业协会公布的市场占有率数据。九阳诉美的：350万元2024/9/531如何进行诉讼攻击？如何进行诉讼攻击？2、如何提高赔偿数额、如何提高赔偿数额（5）海关等国家机关保存的数据资料。卡斯特案：3300万+（6）申报材料及另案中被告提供的数据材料。申请驰名商标、申报中国名牌的相关材料（7）被告自行制作或提供的宣传资料等反映的数据。案例：中文起点诉纵横：浙江移动阅读基地分成170万（被告提供），判

34、赔300万元。注意掌握：行业平均利润率2024/9/5322.知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.1如何处理警告函如何处理警告函1.保持冷静对待的态度保持冷静对待的态度或许只是恐吓：反盗版威胁或许只是恐吓：反盗版威胁认真对待认真对待诉讼威胁下的专利许可：诉讼威胁下的专利许可：IBMvs.SUN2.针对警告函的行动针对警告函的行动“拖拖”字诀：字诀：要求对方明确权利及侵权事实要求对方明确权利及侵权事实仅在程序上予以回应仅在程序上予以回应停止明显的侵权活动停止明显的侵权活动2024/9/5332.知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御探求对方的真实意图：探求对方的真实意图：可以调查对方的身份：职

35、业注标人？有无经营实体？可以调查对方的身份：职业注标人？有无经营实体？查核不利的信息：查核不利的信息：特别是网上虚夸的规模、销量等特别是网上虚夸的规模、销量等上海公司虚夸加盟店规模：上海公司虚夸加盟店规模：1500*24*10=36万元万元*5张图张图删除可被作为赔偿依据的数据删除可被作为赔偿依据的数据义乌企业：官网自称年产义乌企业：官网自称年产100万顶涉嫌侵权蚊帐万顶涉嫌侵权蚊帐3.请求确认不侵权请求确认不侵权龙谷龙谷VS龙之谷：计算机游戏软件龙之谷：计算机游戏软件VS在线游戏服务在线游戏服务2024/9/534知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.2针对对方开展调查针对对方开展调查在被

36、起诉后（甚至之前）：在被起诉后（甚至之前）：1.查核对方权利查核对方权利专利或商标检索等确认对方的权利是否存在、是否有效。专利或商标检索等确认对方的权利是否存在、是否有效。2.调查侵权的来源调查侵权的来源来自供应商配件？考虑供应商支持应付诉讼来自供应商配件？考虑供应商支持应付诉讼员工不当行为？员工不当行为？3.内部评估侵权与否内部评估侵权与否4.了解自己的侵权规模了解自己的侵权规模评估对方掌握的赔偿证据。评估对方掌握的赔偿证据。5.接触专业的诉讼律师接触专业的诉讼律师2024/9/535知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.3进行诉讼上的争辩进行诉讼上的争辩1.利用诉讼程序的规则利用诉讼程序

37、的规则主体资格异议主体资格异议无有效授权证明无有效授权证明管辖权异议管辖权异议大富翁大富翁V盛大富翁盛大富翁罹于诉讼时效罹于诉讼时效证据异议证据异议很多证据都存在问题很多证据都存在问题2.利用侵权抗辩的事由利用侵权抗辩的事由比如：合理使用、比如：合理使用、权利用尽权利用尽在先使用权，等在先使用权，等2024/9/536知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.4反击侵权指控反击侵权指控1.1.请求撤销商标、宣告专利无效请求撤销商标、宣告专利无效 撤三、通用名称撤三、通用名称 商标侵权被行政查处，转而提起撤三，竟然胜利在望。商标侵权被行政查处，转而提起撤三，竟然胜利在望。2.2.起诉原告侵犯知识产

38、权起诉原告侵犯知识产权 比如：版权、专利比如：版权、专利 刺绣产品：被诉侵犯商标权，发现对方也有使用自己设计刺绣产品：被诉侵犯商标权，发现对方也有使用自己设计的作品的作品3.3.提出商业诋毁等不正当竞争之诉提出商业诋毁等不正当竞争之诉 费希尔费希尔V V斯幕斯幕 上海公司诉宁波公司：最终和解上海公司诉宁波公司：最终和解4.4.证明自己才是真正的权利人证明自己才是真正的权利人 在被抢注或仿冒的情形下：特别是在不正当竞争情形下在被抢注或仿冒的情形下：特别是在不正当竞争情形下2024/9/537知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.4反击侵权指控（续）反击侵权指控（续）5 5起诉对方构成垄断行为起

39、诉对方构成垄断行为东进诉英特尔东进诉英特尔IDCIDC公司公司20112011年年7 7月向月向ITCITC、美国特拉华州法院，指控华为、美国特拉华州法院，指控华为3G3G产品侵犯了其产品侵犯了其7 7项专利。项专利。 2011 2011年年1212月，华为公司在深圳以滥用市场支配地位为由诉月，华为公司在深圳以滥用市场支配地位为由诉IDCIDC反垄断诉讼，索赔人民币反垄断诉讼，索赔人民币20002000万元。万元。6.6.提出不利于对方的其他诉讼或请求提出不利于对方的其他诉讼或请求2024/9/538知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御关于反击对方的总结：关于反击对方的总结： 从技术上、商业上

40、、法律上整合资源从技术上、商业上、法律上整合资源案例解读：上海公司侵权诉讼危机应对案例解读：上海公司侵权诉讼危机应对8 8件专利权属引发件专利权属引发8 8起专利诉讼，未来还有起专利诉讼，未来还有6 6起起一审败诉，二审一审败诉，二审inging审慎评估，希望渺茫审慎评估，希望渺茫专利回避：设备去掉十字板、上隔板等专利回避：设备去掉十字板、上隔板等准备销售公开证据：专利无效、现有技术抗辩、先使用抗辩准备销售公开证据：专利无效、现有技术抗辩、先使用抗辩发明奖酬诉讼反制：最多发明奖酬诉讼反制：最多100100多件多件对方国有企业控股，新官上任，双方原本熟识，只因香港股东执意诉对方国有企业控股，新官

41、上任，双方原本熟识，只因香港股东执意诉讼，市场被挤占讼，市场被挤占谈判成功，专利归还，互不诉讼，各自发展谈判成功，专利归还，互不诉讼，各自发展2024/9/539知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.5降低侵权的赔偿数额降低侵权的赔偿数额1.明确赔偿数额的计算方法明确赔偿数额的计算方法选择最有利的计算方式选择最有利的计算方式目前专利法、商标法都对赔偿计算有先后顺序目前专利法、商标法都对赔偿计算有先后顺序，但未必为法院，但未必为法院所接受所接受2.提出降低侵权赔偿数额的主张提出降低侵权赔偿数额的主张质疑对方的赔偿证据质疑对方的赔偿证据质疑对方的损失依据：市场质疑对方的损失依据：市场证明自己善意

42、证明自己善意强调自己的贡献：带动原告销售上升？强调自己的贡献：带动原告销售上升？强高对方规模极小：在自己销售较大的情形下强高对方规模极小：在自己销售较大的情形下提出对方未使用（新商标法明确肯定）提出对方未使用（新商标法明确肯定）促成双方和解促成双方和解2024/9/540知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.6围绕诉讼的预防性安排围绕诉讼的预防性安排1.暂停产品销售或服务暂停产品销售或服务搜索网站断开链接搜索网站断开链接注意被再次取证注意被再次取证到不侵权的国家出口到不侵权的国家出口2.取得客户支持取得客户支持权利人找你客户的麻烦？权利人找你客户的麻烦？威盛的安抚工作威盛的安抚工作3.与第三

43、人合作与第三人合作华为华为-3com公司合资（但产生了新的竞争对手）公司合资（但产生了新的竞争对手）2024/9/541知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御2.6围绕诉讼的预防性安排（续）围绕诉讼的预防性安排（续）4.开展回避设计开展回避设计换标的考虑：重新启用新商标换标的考虑：重新启用新商标对原商标作出改变对原商标作出改变国内产品模仿案例：国内产品模仿案例：专门查询无商标、版权专门查询无商标、版权但还有反法需要评估。但还有反法需要评估。5.和原告合作和原告合作打不过，就加入它打不过，就加入它6.媒体公共关系媒体公共关系2024/9/542知识产权诉讼的防御知识产权诉讼的防御专利回避设计：专利

44、回避设计：一种一种XX产品灌制方法产品灌制方法原告：一种XX的生产方法，其特征在于该生产方法是：。加工（1）；。成块处理（2）；。斩拌（3）被告：没有第（2）个环节。瑞典公司专利瑞典公司专利回避回避2024/9/5432024/9/5知识产权的诉讼防御知识产权的诉讼防御2.7侵权和解侵权和解和解是常态。但须注意：和解是常态。但须注意：1.其他诉由的消除其他诉由的消除图形商标：商标侵权诉讼和解图形商标：商标侵权诉讼和解和解协议要求不得提出版权之诉和解协议要求不得提出版权之诉2.其他侵权事实的免除？其他侵权事实的免除？大华房产公司同一照片：报纸广告和解大华房产公司同一照片：报纸广告和解又被诉户外广

45、告和解又被诉户外广告和解3.关联公司的侵权免除？关联公司的侵权免除？A公司被诉，赔偿，时隔公司被诉，赔偿，时隔1年半，年半，B公司又被诉公司又被诉4.和解赔偿的支付和解赔偿的支付有的上市公司不愿意直接支付，以消除侵权形象有的上市公司不愿意直接支付，以消除侵权形象442024/9/53.知识产权诉讼的战略思考知识产权诉讼的战略思考3.1对于权利人：对于权利人：1、侵权可以转化为机遇、侵权可以转化为机遇侵权人是许可的潜在客户侵权人是许可的潜在客户侵权诉讼是提升公司侵权诉讼是提升公司IP部门地位的机会部门地位的机会2、诉讼不是直接目的、诉讼不是直接目的因为诉讼破坏合作良机因为诉讼破坏合作良机华理华理

46、VS教授专利权属案教授专利权属案不愿意和解的商业后果不愿意和解的商业后果452024/9/53.知识产权诉讼的战略思考知识产权诉讼的战略思考和解或许缔造新的合作契机和解或许缔造新的合作契机将诉讼进行到底有价值吗？将诉讼进行到底有价值吗？安吉竹地毯案：从专利战到价格战安吉竹地毯案：从专利战到价格战美国制药行业：从侵权打击到反向支付美国制药行业：从侵权打击到反向支付商标抢注权属争议：判决执行的麻烦商标抢注权属争议：判决执行的麻烦适时和解更有利，尤其是与赔偿无关时适时和解更有利，尤其是与赔偿无关时462024/9/53.知识产权诉讼的战略思考知识产权诉讼的战略思考3、诉讼后的评估影响、诉讼后的评估影

47、响总结专利撰写的优劣得失总结专利撰写的优劣得失保护范围太小？保护范围太小？多余的技术特征？多余的技术特征？未堵塞其他技术路径？未堵塞其他技术路径？总结商标指定项目的经验教训总结商标指定项目的经验教训雅虎之争雅虎之争证据反思：档案管理、合法性要求证据反思：档案管理、合法性要求将胜诉的案件转化为宣传机会将胜诉的案件转化为宣传机会473.知识产权诉讼的战略思考知识产权诉讼的战略思考4 4、诉讼营销攻略、诉讼营销攻略20132013年年5 5月月1515日，大公网财经频道官微发表：日，大公网财经频道官微发表：“今天是红色罐子的节日。今天是红色罐子的节日。” 加多宝迎战：一是与广药集团争夺加多宝迎战：一

48、是与广药集团争夺“王老吉王老吉”红罐包装装潢的权利归属，二红罐包装装潢的权利归属，二是与红冠公司就是与红冠公司就“改名广告改名广告”商标侵权对簿公庭。商标侵权对簿公庭。“全国销售领先的红罐凉茶，改名加多宝。全国销售领先的红罐凉茶，改名加多宝。”。红冠公司会以同样的营销方式，向红冠公司会以同样的营销方式，向加多宝加多宝“致敬致敬”：索赔索赔1亿元亿元总结（并非攻略，只是旁观他人）：总结（并非攻略，只是旁观他人）：要和大公司玩：要和大公司玩：500强，强，“当红当红”明星。跨国公司侵犯中国明星。跨国公司侵犯中国“自主知识产权自主知识产权”要提出天价索赔要提出天价索赔查最新索赔记录，追加查最新索赔记

49、录，追加1元，抱回元，抱回“中国第一案中国第一案”国际化路线国际化路线:“美元美元”。2024/9/5483.知识产权诉讼的战略思考知识产权诉讼的战略思考要找个好的理由要找个好的理由商标、不正当竞争之类商标、不正当竞争之类:通俗易懂，喜闻乐见。通俗易懂，喜闻乐见。要弄个给力的标题要弄个给力的标题XX公司血战微软公司血战微软要制造有料的话题要制造有料的话题要把握舆论导向要把握舆论导向巧妙地打响一场由网民巧妙地打响一场由网民“自发自发”发起的维权舆论战争发起的维权舆论战争要保持可持续性要保持可持续性话题不断，根本停不下来话题不断，根本停不下来2024/9/5492024/9/53.知识产权诉讼的战

50、略思考知识产权诉讼的战略思考3.2对于被告：对于被告：1.战略性的诉讼预防战略性的诉讼预防事先调查竞争对手的侵权状况事先调查竞争对手的侵权状况一旦受到诉讼攻击，立即一旦受到诉讼攻击，立即启动防御武器启动防御武器现象：现象：2011年年4月月28日，华为宣布在德国、法国和匈牙利起诉中日，华为宣布在德国、法国和匈牙利起诉中兴侵犯其专利权和商标权之后，兴侵犯其专利权和商标权之后，4月月29日，中兴立即宣布在中日，中兴立即宣布在中国针对华为侵犯中兴的第四代移动通信系统国针对华为侵犯中兴的第四代移动通信系统(LTE)递交诉状。递交诉状。2011年年4月月1日，爱立信在英国、德国、意大利发起对中兴日，爱立

51、信在英国、德国、意大利发起对中兴通讯的专利侵权诉讼，通讯的专利侵权诉讼，4月月11日，中兴在中国区发起对爱立信日，中兴在中国区发起对爱立信的专利反诉。的专利反诉。2.将专利诉讼变成创新的动力将专利诉讼变成创新的动力专利撰写太差，回避容易成功专利撰写太差，回避容易成功502024/9/53.知识产权诉讼的战略思考知识产权诉讼的战略思考3.被告同样可以将被诉转化为品牌营销被告同样可以将被诉转化为品牌营销前提至少要保证：前提至少要保证：主要是被大公司、大品牌起诉主要是被大公司、大品牌起诉不是严重的、恶劣的侵权行为不是严重的、恶劣的侵权行为比如，只是商标的跨类使用比如，只是商标的跨类使用不伤及公司的核

52、心利益不伤及公司的核心利益比如，只是一个子品牌比如，只是一个子品牌自己有较强的舆论引导能力自己有较强的舆论引导能力考验公关能力和市场意识考验公关能力和市场意识51附：商标打假维权的保护附：商标打假维权的保护2024/9/552打假维权的现状与特点打假维权的现状与特点1、侵权广泛化从线下到线上2、地域集聚性冒头就要处理，防止跟风3、制假产业链真假混杂，分工细致2024/9/553打假维权的现状与特点打假维权的现状与特点4、侵权隐蔽性制售分离、标货分离、网上泛滥、组合侵权5、法律难度大企业名称冒用他人商标，组合商标侵权、高仿6、打假成本高网上假冒信息查处效率低，调查公司费用高2024/9/554商

53、标侵权的行政保护商标侵权的行政保护行政保护与司法保护并行的“双轨制”保护模式一、借助行政资源来进行打假：不限于工商局工商行政管理局：流通环节）质监-打假办：生产环节海关：反假冒商品出口公安机关：直接控制住造假者2024/9/555商标侵权的行政保护商标侵权的行政保护二、不要只盯着商标侵权的行政执法比如：借助网站管理部门或其他行政执法部门关掉网站国家互联网信息应急管理中心（牵涉到钓鱼网站），关掉域名解析功能2024/9/556商标侵权的行政保护商标侵权的行政保护三、利用行政保护程序的建议除了法律上的程序要求，更要注意：1.注意给产品防伪，便于行政认定或电子商务平台识别假货2.借助行业协会或者其他

54、机构的研讨会等，与执法部门多打交道3.选择专业权威和经验丰富的中介服务机构，也是重要的保证4.要过滤最有价值的打假目标，不要滥用行政资源比如，评价是否构成刑事追诉，通过行政查处进行市场清扫。2024/9/557商标侵权的行政保护商标侵权的行政保护四、工商行政保护的职权和措施1.工商管理部门的职权：根据商标法第62条：县级以上工商行政管理部门，可以行使下列职权：（1）询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况；（2）查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（3）对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查；（4）检查与侵权活动有关的物品；对有

55、证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押。2024/9/558商标侵权的行政保护商标侵权的行政保护新增条款：在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序。注意：行政查处与民事诉讼最好不要同时启动2.工商管理部门的行政措施根据商标法第60、61条，工商行政管理部门认定侵权行为成立的，可以：（1）责令立即停止侵权行为，2024/9/559商标侵权的行政保护商标侵权的行政保护（2）没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，（3）罚款：违法

56、经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。（新法细化了罚款规定）对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。（4）侵权赔偿调解（5）涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。销售商责任：对于销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。2024/9/560Thanksforyourattention!袁真富袁真富E-mail: Mobile：138-1832-6438地址：上海市徐汇区虹桥路地址：上海市徐汇区虹桥路3 3号号 港汇恒隆广场港汇恒隆广场2 2座座2929楼楼2904-29062904-2906室室