课件 医药专利侵权判定与抗辩

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1、医药专利侵权判定与抗辩医药专利侵权判定与抗辩北京市第一中级人民法院知识产权庭北京市第一中级人民法院知识产权庭北京市第一中级人民法院知识产权庭北京市第一中级人民法院知识产权庭陈文煊陈文煊陈文煊陈文煊20122012年年年年1 1月月月月1919日日日日上海上海上海上海诉讼争议要点诉讼争议要点n n程序：受案范围、管辖、确认不侵权诉讼、诉前禁程序：受案范围、管辖、确认不侵权诉讼、诉前禁程序：受案范围、管辖、确认不侵权诉讼、诉前禁程序：受案范围、管辖、确认不侵权诉讼、诉前禁令、财产保全、证据保全、举证责任、鉴定、专家证令、财产保全、证据保全、举证责任、鉴定、专家证令、财产保全、证据保全、举证责任、鉴

2、定、专家证令、财产保全、证据保全、举证责任、鉴定、专家证人、执行人、执行人、执行人、执行n n侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n侵权行为侵权行为侵权行为侵权行为n n现有技术抗辩等保护范围抗辩现有技术抗辩等保护范围抗辩现有技术抗辩等保护范围抗辩现有技术抗辩等保护范围抗辩n n不侵权抗辩不侵权抗辩不侵权抗辩不侵权抗辩( ( ( (法法法法69696969条条条条) ) ) )等行为抗辩等行为抗辩等行为抗辩等行为抗辩n n损害赔偿损害赔偿损害赔偿损害赔偿证据归类证据归类n n程序方面的证据程序方面的证据程序方面的证据程序方面的证据n n权属证据权属证据权属证据权属证据n n技术特征的划分和比对

3、技术特征的划分和比对技术特征的划分和比对技术特征的划分和比对n n侵权行为证据侵权行为证据侵权行为证据侵权行为证据n n损害赔偿证据损害赔偿证据损害赔偿证据损害赔偿证据主要内容主要内容n n专利保护的总体政策专利保护的总体政策n n侵权判定侵权判定n n方法专利的侵权认定方法专利的侵权认定n n确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n许诺销售许诺销售政策（归纳）政策（归纳）n n基本政策是：基本政策是：“加强保护、分门别类、宽严适度加强保护、分门别类、宽严适度”n n尊重权利要求的公示作用尊重权利要求的公示作用n n坚持发明和实用新型专利权利范围的折衷解释原则坚持发明和实用新型专利权利范围的折衷解释

4、原则n n坚持全部技术特征原则和禁止反悔原则、捐献原则，不轻坚持全部技术特征原则和禁止反悔原则、捐献原则，不轻率适用率适用“多余指定多余指定”n n重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用n n适当考虑专利的创造性程度高低适度从宽或者从窄解释权适当考虑专利的创造性程度高低适度从宽或者从窄解释权利要求利要求政策（归纳）政策（归纳）n n适度从严把握等同侵权的适用条件适度从严把握等同侵权的适用条件，适当考虑专利的创造适当考虑专利的创造性程度高低从宽或者从窄性程度高低从宽或者从窄适用等同原则适用等同原则n n加强保护加强保护：加大司法惩处力度和降低维权

5、成本，大幅提高加大司法惩处力度和降低维权成本，大幅提高侵权代价，切实实现加强保护的效果侵权代价，切实实现加强保护的效果n n分门别类分门别类：尽可能明晰权利边界尽可能明晰权利边界n n宽严适度宽严适度：以中国的国情、发展阶段和经济社会发展的客以中国的国情、发展阶段和经济社会发展的客观需求作为加强保护的尺度和界限观需求作为加强保护的尺度和界限政策（归纳）政策（归纳）n n江苏先声案江苏先声案n n专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不

6、得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。n n“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的号发明专利申请。的号发明专利申请。n n要求保护由两种活性成分（氨氯地平与厄贝沙坦）组成要求保护由两种活性成分（氨氯地平与厄贝沙坦）组成的复方制剂。原始申请文本中，两种成分的重量比为氨的复方制剂。原始申请文本中，两种成分的重量比为氨氯地平氯地平: :厄贝沙坦厄贝沙坦1:10-501:10-50。实审程序中，申请人将上。实审程序中，申请人

7、将上述比例修改为述比例修改为1:10-301:10-30。无效宣告程序中，为了应对无。无效宣告程序中，为了应对无效宣告请求人提出的无效宣告理由，专利权人将上述比效宣告请求人提出的无效宣告理由，专利权人将上述比例修改为例修改为1:301:30。合议组对上述修改不予接受，在授权文。合议组对上述修改不予接受，在授权文本基础上，以权利要求不符合专利法第本基础上，以权利要求不符合专利法第2626条条4 4款的规定款的规定为由宣告专利权全部无效为由宣告专利权全部无效。n n一审法院维持了无效决定，二审法院撤销了一审判决。一审法院维持了无效决定，二审法院撤销了一审判决。再审再审裁定维持了二审判决裁定维持了二

8、审判决。政策政策政策政策n n无效决定认为，将数值范围由无效决定认为，将数值范围由1:10-501:10-50修改为修改为1:301:30不符不符合专利法第合专利法第3333条的规定：首先，该修改是从连续的比条的规定：首先，该修改是从连续的比例范围中选择了一个特定的比例请求保护，而原权利要例范围中选择了一个特定的比例请求保护，而原权利要求书和说明书中均未明确记载过该比例关系，也没有教求书和说明书中均未明确记载过该比例关系，也没有教导要在原有的比例范围之中进行这样的选择；其次，尽导要在原有的比例范围之中进行这样的选择；其次，尽管说明书中记载了氨氯地平管说明书中记载了氨氯地平1mg/kg1mg/k

9、g与厄贝沙坦与厄贝沙坦30mg/kg30mg/kg的组合，但这仅表示药物具体剂量的组合，不的组合，但这仅表示药物具体剂量的组合，不能反映整个比例关系；再者，说明书第能反映整个比例关系；再者，说明书第1010页曾对药物页曾对药物具体剂量作出明确限定：具体剂量作出明确限定：“本发明可应用的氨氯地平与本发明可应用的氨氯地平与厄贝沙坦复方剂量范围为：氨氯地平厄贝沙坦复方剂量范围为：氨氯地平: :厄贝沙坦厄贝沙坦2-2-10mg:50-300mg10mg:50-300mg”，无法确定是否任意满足，无法确定是否任意满足1:301:30这个比这个比例的组合均能达到与该组合相同的效果。例的组合均能达到与该组合

10、相同的效果。政策政策政策政策n n再审再审认为，这一修改并未超出原申请文件记载的范围，认为，这一修改并未超出原申请文件记载的范围，具体理由如下：首先，说明书中明确公开了氨氯地平具体理由如下：首先，说明书中明确公开了氨氯地平1mg1mg与厄贝沙坦与厄贝沙坦30mg30mg的组合，并将氨氯地平的组合，并将氨氯地平1mg/kg1mg/kg与与厄贝沙坦厄贝沙坦30mg/kg30mg/kg作为最佳剂量比，在片剂制备实施例作为最佳剂量比，在片剂制备实施例中也有相应符合中也有相应符合1:301:30比例关系的组合，可见比例关系的组合，可见1:301:30的比值的比值在说明书中已经公开；其次，对于比值关系的权

11、利要求在说明书中已经公开；其次，对于比值关系的权利要求而言，说明书中具体实施例只能记载具体的数值，而无而言，说明书中具体实施例只能记载具体的数值，而无法公开一个抽象的比值关系，而且本专利说明书中披露法公开一个抽象的比值关系，而且本专利说明书中披露的是在大鼠身上进行试验所得到的结果，本专利说明书的是在大鼠身上进行试验所得到的结果，本专利说明书明确记载可应用的剂量范围是氨氯地平明确记载可应用的剂量范围是氨氯地平2-10mg2-10mg，厄贝，厄贝沙坦沙坦50-300mg50-300mg，如果认定其披露的最佳组方仅为，如果认定其披露的最佳组方仅为1mg:30mg1mg:30mg这一具体剂量而非比值，

12、则该最佳组方根本这一具体剂量而非比值，则该最佳组方根本不包含在上述可应用的范围内，显然不符合常理。不包含在上述可应用的范围内，显然不符合常理。政策政策政策政策n n对于本领域普通技术人员来说，对于本领域普通技术人员来说，1mg/kg1mg/kg和和30mg/kg30mg/kg表表明的是两种成分的比值而非一个固定的剂量，故本案中明的是两种成分的比值而非一个固定的剂量，故本案中应认为应认为1:301:30的比值关系在说明书已有记载，该修改没有的比值关系在说明书已有记载，该修改没有超出原说明书和权利要求书的范围。超出原说明书和权利要求书的范围。n n无效决定认为，授权文本中无效决定认为，授权文本中“

13、1:10-30”1:10-30”是一个技术方案，是一个技术方案，并非并非“ “并列的两种以上技术方案并列的两种以上技术方案” ”，在无效阶段将其修改，在无效阶段将其修改为为“1:30“1:30”不符合无效程序中修改方式的规定。不符合无效程序中修改方式的规定。n n再审再审认为，所述修改方式是允许的：首先，尽管原权利认为，所述修改方式是允许的：首先，尽管原权利要求中要求中1:10-301:10-30的技术方案不属于典型的并列技术方案，的技术方案不属于典型的并列技术方案，但鉴于但鉴于1:301:30这一具体比值在原说明书中有明确记载，且这一具体比值在原说明书中有明确记载，且是其推荐的最佳剂量比，本

14、领域普通技术人员在阅读原是其推荐的最佳剂量比，本领域普通技术人员在阅读原说明书后会得出本专利包含说明书后会得出本专利包含1 1：3030的技术的技术政策政策政策政策n n方案方案这一结论，且本专利权利要求仅有该一个变量，此这一结论，且本专利权利要求仅有该一个变量，此种修改使本专利保护范围更加明确，不会造成其他诸如种修改使本专利保护范围更加明确，不会造成其他诸如有若干变量的情况下修改可能造成的保护范围模糊不清有若干变量的情况下修改可能造成的保护范围模糊不清等不利后果，允许其进行修改更加公平。其次，专利等不利后果，允许其进行修改更加公平。其次，专利法实施细则及审查指南对无效过程中权利要求的法实施细

15、则及审查指南对无效过程中权利要求的修改进行限制，其原因一方面在于维护专利保护范围的修改进行限制，其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性，保证专利权利要求的公示作用；另一方面在于稳定性，保证专利权利要求的公示作用；另一方面在于防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中，从而为在后发明抢占一个在先的申请日。本利要求中，从而为在后发明抢占一个在先的申请日。本案中显然不存在上述情况，案中显然不存在上述情况，1:301:30的比值是专利权人在

16、原的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比，将权利要求修改为说明书中明确推荐的最佳剂量比，将权利要求修改为1:301:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未政策政策政策政策n n扩大原专利的保护范围，不属于相关法律对于修改进行扩大原专利的保护范围，不属于相关法律对于修改进行限制所考虑的要避免的情况。再者，如果按照专利复审限制所考虑的要避免的情况。再者，如果按照专利复审委员会的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此委员会的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权种修改，使得在本案中对修

17、改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，审人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，审查指南规定在满足修改原则的前提下，修改方式一般查指南规定在满足修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。n n审查指南第四部分第三章第节审查指南第四部分第三章第节“修改方式修改方式”：修改修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。和技术方案的删除。政策政策政策政策n n曾关生案曾关生案n n“一种可外用又可内服的矿物类中药一种

18、可外用又可内服的矿物类中药”的第号发明专利的第号发明专利申请。申请。n n要求保护在古方丹药的基础上加入硼砂而形成的一种矿要求保护在古方丹药的基础上加入硼砂而形成的一种矿物类中药。原始申请文件中，该中药的组分及用量为：物类中药。原始申请文件中，该中药的组分及用量为：水银八两、明矾八两、硝石十两水银八两、明矾八两、硝石十两- -十一两，硼砂五分。十一两，硼砂五分。实审程序中，审查员发出第二次审查意见通知书，指出实审程序中，审查员发出第二次审查意见通知书，指出配方中的单位配方中的单位“两两”非国际通用计量单位。为此，申请非国际通用计量单位。为此，申请人按人按“一两一两3030克克”的换算关系，将的

19、换算关系，将“两两”均修改为均修改为“克克”。审查员对这一修改予以接受，以其他理由驳回。审查员对这一修改予以接受，以其他理由驳回了本申请。复审程序中，合议组以了本申请。复审程序中，合议组以“一两一两3030克克”的的修改不符合专利法第修改不符合专利法第3333条的规定为由维持了驳回决定。条的规定为由维持了驳回决定。政策政策政策政策n n一、二审判决均维持了专利复审委员会的复审决定。最一、二审判决均维持了专利复审委员会的复审决定。最高人民法院撤销了二审判决。高人民法院撤销了二审判决。n n复审决定：首先，目前两与克的换算关系为一两合复审决定：首先，目前两与克的换算关系为一两合5050克，我国旧制

20、也有一两合克的换算关系。而本申请说明克，我国旧制也有一两合克的换算关系。而本申请说明书并没有明确所述书并没有明确所述“两两”采用的是新制还是旧制，不能采用的是新制还是旧制，不能唯一确定本申请中所用的唯一确定本申请中所用的“两两”为旧制的两。其次，即为旧制的两。其次，即便能够确定其所采用的是旧制的便能够确定其所采用的是旧制的“两两”，由于旧制中一，由于旧制中一两合克，那么十两至十一两硝石也不等于两合克，那么十两至十一两硝石也不等于300-330300-330克硝克硝石，尽管石，尽管申请人提交的附件申请人提交的附件1 1指出换算时可以舍去尾数，指出换算时可以舍去尾数，但附件但附件1 1并没有明确具

21、体舍去尾数的方式就是要舍去克并没有明确具体舍去尾数的方式就是要舍去克即一两合即一两合3030克。克。政策政策政策政策n n再审法院再审法院：n n在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原始在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围时，应当充分考虑专利说明书和权利要求书记载的范围时，应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的申请所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的知识水平。虽然知识水平。虽然“两两”与与“g g”的换算关系确实存在新、的换算关系确实存在新、旧制的不同，但是，在传统中药配方尤其是古方技术领旧制的不同，但是，在传统

22、中药配方尤其是古方技术领域中，在进行域中，在进行“两两”与与“g g”的换算时均遵循的换算时均遵循“一斤一斤= =十六两十六两”的旧制。本专利申请系在古方三仙丹的配方的的旧制。本专利申请系在古方三仙丹的配方的基础上改进而成，因此，虽然说明书中没有明确记载基础上改进而成，因此，虽然说明书中没有明确记载“两两”与与“g g”的换算是采用何种换算关系，但本领域技的换算是采用何种换算关系，但本领域技术人员结合涉案专利申请的背景技术、发明内容以及本术人员结合涉案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识，均能够确定在涉案专利申请中的领域的常识，均能够确定在涉案专利申请中的政策政策政策政策n n“两两”

23、与与“g g”的换算应当采用旧制，不应当采用的换算应当采用旧制，不应当采用“一一斤斤= =十两十两”的新制。的新制。n n根据国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医根据国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告的规定，在以旧制进行处方用药计量单位的请示报告的规定，在以旧制进行“钱钱”与与“g g”的换算时，旧制的一钱等于的换算时，旧制的一钱等于3g3g。由于旧。由于旧制中制中“一两一两= =十钱十钱”，因此，在依据旧制进行换算时，因此，在依据旧制进行换算时，旧制的一两显然应当换算为旧制的一两显然应当换算为30g30g。其他证据亦均是采用。其他证据亦均是采用“一两一

24、两=30g=30g”的换算关系。因此，对于附件的换算关系。因此，对于附件1 1中所称的中所称的“换算时尾数可以舍去换算时尾数可以舍去”，本领域技术人员应当理解此，本领域技术人员应当理解此处所指的尾数是指处所指的尾数是指“”“”中的中的“”“”，即采用，即采用“一两一两=30g=30g”的换算关系。专利复审委员会虽主张实践中还存在以其的换算关系。专利复审委员会虽主张实践中还存在以其他方式舍去尾数的情形，但并没有他方式舍去尾数的情形，但并没有政策政策政策政策n n提供证据予以证明。提供证据予以证明。n n即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数，即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数

25、，或者不舍去尾数的情形，亦应认识到这种尾数省略方式或者不舍去尾数的情形，亦应认识到这种尾数省略方式的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。不同的省略方式之间仅有细微区别，采用不同的省略方不同的省略方式之间仅有细微区别，采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变。在实践中，式并不会导致技术方案发生实质性的改变。在实践中，本领域技术人员可以根据具体的情况和要求，选择特定本领域技术人员可以根据具体的情况和要求，选择特定的尾数省略方式，而且一旦选择了特定的省略方式，本的尾数省略方式，而且一旦选择了特定的省略方式，本领域技术人员即会在一项

26、中药配方中予以统一适用，不领域技术人员即会在一项中药配方中予以统一适用，不会也不应出现在同一配方中适用不同省略方式的情形。会也不应出现在同一配方中适用不同省略方式的情形。因此，在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式，均属因此，在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式，均属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的政策政策政策政策n n内容，并不会引入新的技术内容，损害社会公众的利益；内容，并不会引入新的技术内容，损害社会公众的利益；亦不会出现专利复审委员会所担心的亦不会出现专利复审委员会所担心的“有可能实质上改有可能实质上改变本发明的技术方案，将不能实施的技

27、术方案改为可以变本发明的技术方案，将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案实施的技术方案”的情形。的情形。n n在涉案专利申请的实质审查程序中，国家知识产权局曾在涉案专利申请的实质审查程序中，国家知识产权局曾先后在第二、六次审查意见通知书中就涉案专利申请文先后在第二、六次审查意见通知书中就涉案专利申请文件的修改给出了明确指引，其中第二次审查意见通知书件的修改给出了明确指引，其中第二次审查意见通知书中指出中指出“水银八两水银八两属于未使用本领域的标准国属于未使用本领域的标准国际计量单位际计量单位”，明确要求曾关生对计量单位，明确要求曾关生对计量单位“两两”进行进行修改；第六次审查意见通知书则对

28、曾关生采用修改；第六次审查意见通知书则对曾关生采用“一两一两=30g=30g”的换算关系明确予以认可。无效决定以及一、二的换算关系明确予以认可。无效决定以及一、二审判决既未能充分考虑涉案专利申请的技术领域特点审判决既未能充分考虑涉案专利申请的技术领域特点政策政策政策政策n n和本领域技术人员应当具有的知识水平，也未能充分考和本领域技术人员应当具有的知识水平，也未能充分考虑曾关生对涉案专利申请进行相应修改的缘由以及相应虑曾关生对涉案专利申请进行相应修改的缘由以及相应修改方式已获国家知识产权局认可的事实，在相关审查修改方式已获国家知识产权局认可的事实，在相关审查意见通知书的意见并无明显不当的情况下

29、，认定曾关生意见通知书的意见并无明显不当的情况下，认定曾关生对涉案专利申请文件的修改超出原始说明书和权利要求对涉案专利申请文件的修改超出原始说明书和权利要求书记载的范围，认定事实和适用法律均有错误。书记载的范围，认定事实和适用法律均有错误。 n n曾关生申请再审时补充提交国务院批转国家标准计量曾关生申请再审时补充提交国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告“中药计量单位的换算，按十两为一斤的市制的中药计量单位的换算，按十两为一斤的市制的“一钱一钱”等于等于“5g5g”；十六两为一斤的旧制的；十六两为一斤的旧制的“一钱一钱

30、”等等于于“3g3g”，尾数不记。，尾数不记。”政策政策政策政策n n20092009年最高人民法院年最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释应用法律若干问题的解释第六条：第六条：n n专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。专利权保护范围的，人民法院不予支持。侵权

31、判定侵权判定侵权判定侵权判定n n“ “亮菌糖浆的生产方法亮菌糖浆的生产方法” ”的发明专利权侵权纠纷的发明专利权侵权纠纷n n涉案专利的权利要求为：涉案专利的权利要求为：1 1、亮菌糖浆的生产方法，其、亮菌糖浆的生产方法，其特征在于，将经过筛选、复壮培养的亮菌作为生产亮菌特征在于，将经过筛选、复壮培养的亮菌作为生产亮菌糖浆的菌种，接种在培养基内，置于糖浆的菌种，接种在培养基内，置于23-28C23-28C的恒温室的恒温室内培养内培养50-6050-60天，使之成为菌丝体；将成熟的菌丝体切天，使之成为菌丝体；将成熟的菌丝体切碎置于金属容器内，每碎置于金属容器内，每100100公斤菌丝体加蒸馏水

32、公斤菌丝体加蒸馏水8080公斤，公斤，在在80C80C下浸煮下浸煮4040小时，过滤浸煮液，并将滤液在小时，过滤浸煮液，并将滤液在70C70C下负压浓缩至下负压浓缩至25253030公斤，加入配料后，拌匀、冷却公斤，加入配料后，拌匀、冷却后分装并消毒。后分装并消毒。n n19951995年年1 1月隆盛公司编制月隆盛公司编制亮菌口服液（亮神糖浆）生亮菌口服液（亮神糖浆）生产工艺规程产工艺规程 侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n工艺规程与专利方法的工艺路线相比，二者都是将菌种工艺规程与专利方法的工艺路线相比，二者都是将菌种接在培养基上，送温室进行恒温培养；培养结束后用水接在培养基上，送温室进

33、行恒温培养；培养结束后用水在一定的温度下提取培养物中的活性成分，接着过滤分在一定的温度下提取培养物中的活性成分，接着过滤分离、滤液经浓缩、配料得到产品。离、滤液经浓缩、配料得到产品。n n涉案专利：涉案专利：A A、将经过筛选、复壮培养的亮菌作为生产、将经过筛选、复壮培养的亮菌作为生产亮菌糖浆的菌种，接种在培养基内；亮菌糖浆的菌种，接种在培养基内；n nB B、置于、置于232328C28C的恒温室内培养的恒温室内培养50506060天，使之成天，使之成为菌丝体；为菌丝体；n nC C、将成熟的菌丝体切碎置于金属容器内，每、将成熟的菌丝体切碎置于金属容器内，每100100公斤公斤菌丝体加蒸馏水

34、菌丝体加蒸馏水8080公斤；公斤；n nD D、在、在80C80C下浸煮下浸煮4040小时；小时；n nE E、过滤浸煮液，并将滤液在、过滤浸煮液，并将滤液在70C70C下负压浓缩至下负压浓缩至25253030公斤；公斤；n nF F、加入配料后，拌匀、冷却后分装并消毒。、加入配料后，拌匀、冷却后分装并消毒。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n被告技术方案可归纳为：被告技术方案可归纳为：a a、培养基装瓶、灭菌，无菌、培养基装瓶、灭菌，无菌接种；接种；n nb b、在恒温培养阶段，温度为、在恒温培养阶段，温度为252252n nC C，料水比第一次为，料水比第一次为l l：0 08 8，第二

35、次为，第二次为1 1：0 05555n nd d、亮菌发酵物培养成熟后取出加水蒸煮两次，每次、亮菌发酵物培养成熟后取出加水蒸煮两次，每次3 3小时小时n ne e、合并煎液滤过，滤液浓缩至适量、合并煎液滤过，滤液浓缩至适量n nf f、取蔗糖及苯甲酸钠、加入香蕉香精，搅匀、灌装。、取蔗糖及苯甲酸钠、加入香蕉香精，搅匀、灌装。n n二审比对后，认为二审比对后，认为A/B/C/DA/B/C/D与与a/b/c/da/b/c/d等同，等同，F F与与f f相同，相同，故工艺规程中记载的生产方法，落入了故工艺规程中记载的生产方法，落入了 “ “亮菌糖浆的亮菌糖浆的生产方法生产方法” ”( 9211055

36、4.1)( 92110554.1)的保护范围，构成侵犯。的保护范围，构成侵犯。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n再审理由：再审理由：n n一、二审法院适用等同原则判定侵权错误，有新的证据一、二审法院适用等同原则判定侵权错误，有新的证据推翻一、二审法院的侵权认定。第推翻一、二审法院的侵权认定。第98369836号无效宣告请号无效宣告请求审查决定。求审查决定。n n第第98369836号无效决定的部分表述仅仅是对生效裁判文书号无效决定的部分表述仅仅是对生效裁判文书发表的看法，其效力与任何第三人对该判决书发表看法发表的看法，其效力与任何第三人对该判决书发表看法的效力无区别。的效力无区别。n n再

37、审另查明以下事实：再审另查明以下事实：n n亮菌糖浆的生产及其临床应用亮菌糖浆的生产及其临床应用为无效请求中提交的为无效请求中提交的附件附件1 1，公开了一种亮菌糖浆的生产工艺，该工艺包括，公开了一种亮菌糖浆的生产工艺，该工艺包括如下步骤：如下步骤：n n（a1a1）将亮菌接种在培养基中，）将亮菌接种在培养基中，n n（b1b1）在）在2424左右的培养室中培养约左右的培养室中培养约1 1个月，至菌丝长个月，至菌丝长侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n满培养基，（满培养基，（c1c1）将菌丝取出、打碎，）将菌丝取出、打碎，n n（d1d1）浸煮，）浸煮，n n（e1e1）浓缩、过滤浸煮液得到

38、亮菌液体，）浓缩、过滤浸煮液得到亮菌液体，n n（f1f1）加入配料后成为亮菌糖浆。）加入配料后成为亮菌糖浆。n n中药药剂学中药药剂学为无效请求中的附件为无效请求中的附件2 2，公开的浸渍法，公开的浸渍法是指用适宜的浸提溶媒在常温或温热是指用适宜的浸提溶媒在常温或温热606080C80C条件下条件下浸泡药物，使有效成分浸出的操作方法。在附件浸泡药物，使有效成分浸出的操作方法。在附件2 2公开公开的冷浸渍法中提到，在常温下于阴暗处浸泡的冷浸渍法中提到，在常温下于阴暗处浸泡3 35 5日或日或至规定日期，使有效成分浸出。至规定日期，使有效成分浸出。n n食用菌栽培技术食用菌栽培技术为无效请求中的

39、附件为无效请求中的附件7 7，“ “菌丝体菌丝体培养培养” ”部分公开了假密环菌（即亮菌）菌丝体能治疗胆部分公开了假密环菌（即亮菌）菌丝体能治疗胆囊炎、慢性肝炎，并公开了亮菌的培养及加工获取药液囊炎、慢性肝炎，并公开了亮菌的培养及加工获取药液的方法，该方法包括如下步骤：的方法，该方法包括如下步骤：侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n（a2a2）将长势良好、菌丝幼嫩的假密环菌（即亮菌）原）将长势良好、菌丝幼嫩的假密环菌（即亮菌）原种接种在培养基中，种接种在培养基中，n n（b2b2）在）在22222525的培养室中培养约的培养室中培养约3030天，至菌丝长天，至菌丝长到瓶底后再继续培养到瓶底后

40、再继续培养7 78 8天成为成熟的菌丝体，天成为成熟的菌丝体，n n（c2c2）将菌丝体取出放在铝锅内，加适量水，）将菌丝体取出放在铝锅内，加适量水，n n（d2d2）加热煮沸）加热煮沸2 2小时，小时，n n（e2e2）过滤，取滤液经减压蒸发浓缩，）过滤，取滤液经减压蒸发浓缩，n n（f2f2）分装。）分装。n n专利权人：专利权人：“涉案专利的技术特征为良种特征、充分成涉案专利的技术特征为良种特征、充分成熟特征、低温浸煮特征以及负压浓缩特征熟特征、低温浸煮特征以及负压浓缩特征” ”n n“ “涉案发明要解决两个问题涉案发明要解决两个问题n n专利权人主张涉案专利具有创造性进行意见陈述：专利

41、权人主张涉案专利具有创造性进行意见陈述：侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n“ “从这篇文章看不出任何对减压蒸发动因的记载，从这篇文章看不出任何对减压蒸发动因的记载，目的不同，所选用的具体参数会有较大区别，从目的不同，所选用的具体参数会有较大区别，从 加热加热煮沸煮沸 这个记载看，减压蒸发浓缩不是为了这个记载看，减压蒸发浓缩不是为了 降低温度、降低温度、防止破坏有效成分防止破坏有效成分 这个目的，因此，技术人员没有动这个目的，因此，技术人员没有动因，使得正好减压到因，使得正好减压到7070下进行蒸发浓缩的程度，而有下进行蒸发浓缩的程度，而有减压到便于蒸发快的任何一个温度点的可能性。两者有减压

42、到便于蒸发快的任何一个温度点的可能性。两者有实质性的区别。实质性的区别。” ”n n第第98369836号无效决定认为，权利要求号无效决定认为，权利要求1 1与附件与附件7 7中公开的中公开的技术方案相比，二者之间存在以下区别技术特征：技术方案相比，二者之间存在以下区别技术特征：权利要求权利要求1 1中的亮菌在接种前要进行筛选和复壮，而附中的亮菌在接种前要进行筛选和复壮，而附件件7 7中未记载；中未记载；亮菌的培养时间不同；亮菌的培养时间不同；在权利要在权利要求求1 1的方法中菌丝体浸煮前要打碎并明确记载了加水比的方法中菌丝体浸煮前要打碎并明确记载了加水比例，还记载了煮制菌丝体的具体条件例，还

43、记载了煮制菌丝体的具体条件“ “8080浸煮浸煮4 4小时小时” ”，而附件，而附件7 7中未记载打碎菌丝体和加水比例，且其中中未记载打碎菌丝体和加水比例，且其中的的侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n菌丝体煮制条件是菌丝体煮制条件是“ “煮沸（煮沸（100100）2 2小时小时” ”；权利权利要求要求1 1中记载了亮菌液负压浓缩采用的温度、以及浓缩中记载了亮菌液负压浓缩采用的温度、以及浓缩后的终体积，而附件后的终体积，而附件7 7中未记载；中未记载；在权利要求在权利要求1 1的技的技术方案中还需向浓缩亮菌液中加入配料、冷却和消毒，术方案中还需向浓缩亮菌液中加入配料、冷却和消毒，而附件而附件

44、7 7中未记载该特征。可见，权利要求中未记载该特征。可见，权利要求1 1的技术方的技术方案与附件案与附件7 7中记载的技术方案存在区别，二者不相同，中记载的技术方案存在区别，二者不相同，因此，权利要求因此，权利要求1 1相对于附件相对于附件7 7具有新颖性。具有新颖性。n n权利要求权利要求1 1与附件与附件1 1中公开的技术方案相比，二者中公开的技术方案相比，二者的区别在于：的区别在于：权利要求权利要求1 1中的亮菌在接种前要进行筛中的亮菌在接种前要进行筛选和复壮，而附件选和复壮，而附件1 1中未记载该技术特征；中未记载该技术特征；亮菌在培亮菌在培养室中的培养时间不同；养室中的培养时间不同；

45、权利要求权利要求1 1中记载了浸煮菌中记载了浸煮菌丝体之前向菌丝体中加水的比例以及浸煮的具体温度和丝体之前向菌丝体中加水的比例以及浸煮的具体温度和时间，而附件时间，而附件1 1中未记载；中未记载；权利要求权利要求1 1中给出了亮菌中给出了亮菌液体的具体浓缩条件，即液体的具体浓缩条件，即“ “在在7070下负压浓缩至下负压浓缩至25253030公斤公斤” ”，侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n而附件而附件1 1中未记载；中未记载；权利要求权利要求1 1中记载的中记载的“ “过滤后浓过滤后浓缩缩” ”不同于附件不同于附件1 1技术方案中记载的技术方案中记载的“ “浓缩、过滤浓缩、过滤” ”；权

46、利要求权利要求1 1的技术方案中还需对亮菌糖浆进行冷却和的技术方案中还需对亮菌糖浆进行冷却和消毒，而附件消毒，而附件1 1中未记载。可见，权利要求中未记载。可见，权利要求1 1的技术方的技术方案与附件案与附件1 1中记载的技术方案存在区别技术特征，二者中记载的技术方案存在区别技术特征，二者属于不相同的技术方案，因此，权利要求属于不相同的技术方案，因此，权利要求1 1相对于附件相对于附件1 1具有新颖性。具有新颖性。n n再审争议焦点：再审争议焦点： C C与与c c、D D与与d d、E E与与e e是否等同是否等同n n关于关于C C与与c c：根据本案查明的事实，浸提液的浸提过程：根据本案

47、查明的事实，浸提液的浸提过程中，涉案专利的中，涉案专利的C C步骤中菌丝体与蒸馏水的料水比为步骤中菌丝体与蒸馏水的料水比为1 1：，虽然隆盛公司的工艺规程：，虽然隆盛公司的工艺规程c c步骤中料水比第一次为步骤中料水比第一次为l l：0 08 8，第二次为，第二次为1 1：0 05555，为二次水提，但隆盛公，为二次水提，但隆盛公司的司的侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n1 1：的料水比与涉案专利的料水比相同，故：的料水比与涉案专利的料水比相同，故C C与与c c为相同为相同的技术特征。的技术特征。n n关于关于D D与与d d：n n专利权人在无效审查程序中陈述：本领域技术人员通过专利权

48、人在无效审查程序中陈述：本领域技术人员通过有限的实验不能够得到本专利的具体工艺参数，本专利有限的实验不能够得到本专利的具体工艺参数，本专利亮菌糖浆技术方案的保护范围在于限定了特定的加水比亮菌糖浆技术方案的保护范围在于限定了特定的加水比例，浸煮时间和温度的条件下得到了不同于现有技术的例，浸煮时间和温度的条件下得到了不同于现有技术的治疗效果，取得了有益的技术效果。治疗效果，取得了有益的技术效果。n n第第98369836号无效决定也是基于专利权人对涉案专利低温号无效决定也是基于专利权人对涉案专利低温浸煮与现有技术所述的常规沸腾浸煮、加热煮沸两小时浸煮与现有技术所述的常规沸腾浸煮、加热煮沸两小时实质

49、不同的陈述，认定权利要求实质不同的陈述，认定权利要求1 1以特定加水比例和以特定加水比例和8080的提取温度，对亮菌菌丝体浸煮的提取温度，对亮菌菌丝体浸煮4 4小时与附件小时与附件1 1中中记载的对亮菌菌丝体浸煮以及附件记载的对亮菌菌丝体浸煮以及附件7 7中的对亮菌菌丝体中的对亮菌菌丝体加热煮沸加热煮沸2 2小时不同，进而以此区别技术特征认定权利小时不同，进而以此区别技术特征认定权利要求要求1 1具有创造性的。具有创造性的。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n由于被诉侵权方法的相应技术特征为蒸煮由于被诉侵权方法的相应技术特征为蒸煮3 3小时，此属小时，此属于专利权人在专利无效审查程序中放弃的

50、技术方案，不于专利权人在专利无效审查程序中放弃的技术方案，不应当以其与权利要求应当以其与权利要求1 1中记载的中记载的“ “8080下浸煮下浸煮4 4小时小时” ”等同而纳入到专利权的保护范围。因此，等同而纳入到专利权的保护范围。因此，D D与与d d是既不是既不相同也不等同的技术特征。相同也不等同的技术特征。n n关于关于E E与与e e：n n专利权人在无效审查程序中对专利权人在无效审查程序中对7070下的负压浓缩与未限下的负压浓缩与未限定温度的负压浓缩做了进一步的陈述，定温度的负压浓缩做了进一步的陈述，n n专利权人已经认为负压浓缩与未限定温度的负压浓缩以专利权人已经认为负压浓缩与未限定

51、温度的负压浓缩以及常压浓缩存在着实质性差异，常压浓缩应当是专利权及常压浓缩存在着实质性差异，常压浓缩应当是专利权人已放弃了的技术方案，不应当以其与权利要求人已放弃了的技术方案，不应当以其与权利要求1 1中记中记载的载的“ “滤液在滤液在7070下负压浓缩至下负压浓缩至25253030公斤公斤” ”等同而等同而纳入到专利权的保护范围。因此，纳入到专利权的保护范围。因此，E E与与e e是既不相同也是既不相同也不等同的技术特征。不等同的技术特征。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n被诉侵权方法被诉侵权方法“ “加水蒸煮两次，每次加水蒸煮两次，每次3 3小时小时” ”和和“ “合并合并煎液滤过，滤

52、液浓缩至适量煎液滤过，滤液浓缩至适量” ”两项技术特征，与涉案专两项技术特征，与涉案专利权利要求利权利要求1 1记载的记载的“ “在在8080下浸煮下浸煮4 4小时小时” ”和和“ “过滤过滤浸煮液，并将滤液在浸煮液，并将滤液在70C70C下负压浓缩至下负压浓缩至25253030公斤公斤” ”既不相同也不等同，被诉侵权方法没有落入涉案专利权既不相同也不等同，被诉侵权方法没有落入涉案专利权的保护范围。的保护范围。n n“藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法”侵犯专利权纠侵犯专利权纠纷纷n n涉案专利权利要求涉案专利权利要求1 1中关于独一味提取物的提取方法为：中关于独

53、一味提取物的提取方法为：B1B1、取独一味药材，粉碎成最粗粉；、取独一味药材，粉碎成最粗粉；B2B2、加水煎煮二、加水煎煮二次，第一次加次，第一次加10103030倍量的水，煎煮倍量的水，煎煮1 12 2小时，第二小时，第二次加次加10102020倍量水，煎煮小时；倍量水，煎煮小时；B3B3、合并药液，滤、合并药液，滤过，滤液浓缩成稠膏；过，滤液浓缩成稠膏；B4B4、减压干燥，粉碎成细粉，、减压干燥，粉碎成细粉，过过200200目筛，备用。目筛，备用。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n20072007年年2 2月月7 7日，优他公司日，优他公司起诉起诉。n n一审法院一审法院根据优他公司的

54、申请向国家药监局调取了根据优他公司的申请向国家药监局调取了 “ “独独一味软胶囊一味软胶囊” ”生产工艺的研究资料，载明被诉侵权产品生产工艺的研究资料，载明被诉侵权产品中独一味提取物的提取方法为：中独一味提取物的提取方法为：b1b1、取独一味药材、取独一味药材1000g1000g，粉碎；，粉碎；b2b2、加、加1010倍量水煎煮倍量水煎煮3 3次，每次次，每次1 1小时；小时；b3b3、合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为的清膏；、合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为的清膏；b4b4、在、在8080以下干燥，研成细粉备用。以下干燥，研成细粉备用。n n万高公司、科伦公司主张本案应适用禁止反悔原

55、则，一万高公司、科伦公司主张本案应适用禁止反悔原则，一审法院未予支持并认定构成侵权。审法院未予支持并认定构成侵权。n n万高公司认为，涉案专利的原始权利要求仅包含产品剂万高公司认为，涉案专利的原始权利要求仅包含产品剂型、组成和配比的特征，优他公司在涉案专利审查过程型、组成和配比的特征，优他公司在涉案专利审查过程中对原始权利要求进行了限缩性修改，增加了对独一味中对原始权利要求进行了限缩性修改，增加了对独一味提取物提取方法的限定，并在后续的无效审查程序中主提取物提取方法的限定，并在后续的无效审查程序中主张涉案专利所述的独一味提取物的提取方法未被现有技张涉案专利所述的独一味提取物的提取方法未被现有技

56、术公开，与现有技术如中华人民共和国药典（术公开，与现有技术如中华人民共和国药典（20002000侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n年版，一部）（以下简称药典）中的独一味提取物年版，一部）（以下简称药典）中的独一味提取物并不等同，而万高公司独一味提取物的提取方法依据的并不等同，而万高公司独一味提取物的提取方法依据的就是药典中的现有技术，故根据禁止反悔原则，万就是药典中的现有技术，故根据禁止反悔原则，万高公司独一味提取物的提取方法与涉案专利技术方案中高公司独一味提取物的提取方法与涉案专利技术方案中的提取方法不构成等同。的提取方法不构成等同。n n二审法院认为，应视为优他公司在专利授权和无效程序

57、二审法院认为，应视为优他公司在专利授权和无效程序中放弃了仅包含药品剂型、组成和配比特征的技术方案。中放弃了仅包含药品剂型、组成和配比特征的技术方案。同时，通过比较可知，万高公司独一味提取物的提取方同时，通过比较可知，万高公司独一味提取物的提取方法与药典中记载的提取方法并不相同，区别在于万法与药典中记载的提取方法并不相同，区别在于万高公司的提取方法增加了对煎煮加水比例的限定，并增高公司的提取方法增加了对煎煮加水比例的限定，并增加了将干燥所得物研成细粉的限定。可见被诉侵权产品加了将干燥所得物研成细粉的限定。可见被诉侵权产品的技术方案并不在优他公司在专利授权和无效程序中所的技术方案并不在优他公司在专

58、利授权和无效程序中所放弃的技术方案范围内，故对于万高公司认为一审判决放弃的技术方案范围内，故对于万高公司认为一审判决违反禁止反悔原则的主张不予支持违反禁止反悔原则的主张不予支持。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n再审查明，涉案专利说明书第再审查明，涉案专利说明书第1212页页“ “最佳提取条件的确最佳提取条件的确定定” ”一节记载：一节记载：“ “取独一味提取物三份，每份取独一味提取物三份，每份1000g1000g，加，加2020倍水，分别煎煮倍水，分别煎煮1 1次、次、2 2次、次、3 3次，分别滤过，滤液浓次，分别滤过，滤液浓缩，干燥，缩，干燥，结果表明，煎煮结果表明，煎煮2 2次和煎

59、煮次和煎煮3 3次，得粉次，得粉率和木犀草素含量接近，为降低生产成本，选择煎煮率和木犀草素含量接近，为降低生产成本，选择煎煮2 2次。次。” ”说明书第说明书第1515页页“ “实验例实验例5 5 浸膏粉细度的确定浸膏粉细度的确定” ”一节记一节记载：载：“ “减小粒度，增加分散媒粘度都可以有效地减小沉减小粒度，增加分散媒粘度都可以有效地减小沉降速度，保证混悬液的稳定性。降速度，保证混悬液的稳定性。试验结果表明过试验结果表明过200200目筛的细粉沉降比值最大，因此，将独一味提取物目筛的细粉沉降比值最大，因此，将独一味提取物干粉碎成过干粉碎成过200200目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混悬目筛

60、的细粉，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。体系最稳定。” ”根据药典根据药典“ “凡例凡例” ”记载，细粉指能全部记载，细粉指能全部通过五号筛即通过五号筛即8080目筛，但含有能通过六号筛（即目筛，但含有能通过六号筛（即100100目目筛）不少于筛）不少于9595的粉末。万高公司在申请再审时提交的粉末。万高公司在申请再审时提交了三份批生产记录，其记载的工艺过程包含了粉碎过了三份批生产记录，其记载的工艺过程包含了粉碎过8080目筛的内容，并无过目筛的内容，并无过200200目筛的步骤。目筛的步骤。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n在涉案专利申请授权的程序中，优他公司作出的意见陈在涉案专利申请

61、授权的程序中，优他公司作出的意见陈述书记载：述书记载：“ “根据审查意见，申请人对原权利要求根据审查意见，申请人对原权利要求1 1进行进行了修改，增加了对独一味提取物的限定，具体是以说明了修改，增加了对独一味提取物的限定，具体是以说明书所述独一味提取物的四种制备方法加以限定书所述独一味提取物的四种制备方法加以限定” ”；“ “本发本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味技术中并没有公开，由此得

62、到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术如中华人民共和国药典（提取物与现有技术如中华人民共和国药典（20002000年年版，一部）中的独一味提取物并不等同。版，一部）中的独一味提取物并不等同。” ”n n再审再审法院法院认为：优他公司在涉案专利授权和无效宣告程认为：优他公司在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述中强调序中作出的意见陈述中强调“ “本发明所述独一味提取物本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的

63、本发明中所述的独一味提取物与现有技术中由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术中的独一味提取物并不等同。的独一味提取物并不等同。” ”优他公司还在涉案专利优他公司还在涉案专利侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定n n说明书第说明书第1212页页“ “最佳提取条件的确定最佳提取条件的确定” ”一节强调，煎煮一节强调，煎煮2 2次与煎煮次与煎煮3 3次相比，可以降低生产成本，所以选择煎煮次相比，可以降低生产成本，所以选择煎煮2 2次；在说明书第次；在说明书第15151616页页“ “实验例实验例5 5 浸膏粉细度的确定浸膏粉细度的确定” ”一节强调，将独一味提取物粉碎成过一节强调，将独一味提取物

64、粉碎成过200200目筛的细粉，目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。因此，根据最制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。因此，根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第十七条的规定，并参照最高人民法院关于审规定第十七条的规定，并参照最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第六理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第六条的规定，条的规定，“ “煎煮煎煮2 2次次” ”与与“ “煎煮煎煮3 3次次” ”、“ “粉碎成细粉，过粉碎成细粉，过200200目筛目筛” ”与与“ “研成细粉研成细粉” ”均不构成等

65、同特征，被控侵权产均不构成等同特征，被控侵权产品没有落入涉案专利权利要求品没有落入涉案专利权利要求1 1的保护范围。的保护范围。侵权判定侵权判定侵权判定侵权判定等同侵权的问题等同侵权的问题n n午时药业案午时药业案n n案情：案情：19951995年年1212月月5 5日，孔彦平向国家专利局申请日，孔彦平向国家专利局申请“一种防一种防治钙质缺损的药物及其制备方法治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利，发明专利，20002000年年1212月月1515日，国家知识产权局授予其专利权，专利号为日，国家知识产权局授予其专利权，专利号为ZL95117811ZL951178113 3，授权公告日为，授权

66、公告日为20012001年年1 1月月1010日。该专日。该专利权利要求利权利要求1 1为：为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-84-8份，葡份，葡萄糖酸锌萄糖酸锌0 01-01-044份，谷氨酰胺或谷氨酸份，谷氨酰胺或谷氨酸0 08-18-12 2份。份。” ” 奥诺公司是独占许可人。奥诺公司是独占许可人。 午时药业公司生产的新钙特牌午时药业公司生产的新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液葡萄糖酸钙锌口服溶液”产品说明书载明的成分为：每产品说明书载明的成分为：每10ml1

67、0ml含葡萄糖酸钙含葡萄糖酸钙600mg600mg、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸锌30mg30mg、盐酸赖氨酸、盐酸赖氨酸100mg100mg。国家食品药品监督。国家食品药品监督管理局药品注册批件管理局药品注册批件( (批件号：批件号：2005S009711)2005S009711)中对该产品的中对该产品的规格也表明为：规格也表明为：10ml10ml：葡萄糖酸钙：葡萄糖酸钙0 06g6g、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸锌0 003g03g和盐酸赖氨酸和盐酸赖氨酸0 01g1g。 等同侵权的问题等同侵权的问题n n案情：案情： 涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为

68、可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，酸钙或活性钙。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙可溶性钙可溶性钙可溶性钙剂剂剂剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护

69、范围，而申请人仅对其中的护范围，而申请人仅对其中的护范围，而申请人仅对其中的护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”和和和和“活性钙活性钙活性钙活性钙”提供了配制药物的实施例提供了配制药物的实施例提供了配制药物的实施例提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，权利要求在

70、实质上得不到说明书的支持，权利要求在实质上得不到说明书的支持，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改应当对其进行修改应当对其进行修改应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，求书进行了修改，将将将将“可溶性钙剂可溶性钙剂可溶性钙剂可溶性钙剂”修改为修改为修改为修改为“活性钙活性钙活性钙活性钙”。 等同侵权的问题等同侵权的问题n n案情：案情：n n 法院委托鉴定报告认为：午时药业公司产品含有法院委托鉴定报告认为：午时药业公司产品含有葡萄糖酸钙，而涉案专利是活性钙，活性钙与葡萄糖酸葡萄糖酸钙，而涉案专利是活性钙，活性钙与葡萄

71、糖酸钙同样都是可食用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药钙同样都是可食用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药剂的原料两者是等同的，可供任意选择的；午时药业公剂的原料两者是等同的，可供任意选择的；午时药业公司产品为盐酸赖氨酸，涉案专利为谷氨酰胺或谷氨酸，司产品为盐酸赖氨酸，涉案专利为谷氨酰胺或谷氨酸，盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸是不同的氨基酸，具有不同盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸是不同的氨基酸，具有不同的营养价值，但在防治钙质缺损的药物中两者是与钙剂的营养价值，但在防治钙质缺损的药物中两者是与钙剂配伍使用，且均实现促进钙吸收的功能和效果，所以二配伍使用，且均实现促进钙吸收的功能和效果，所以二者等同；除上述特征等

72、同外，午时药业公司产品与涉案者等同；除上述特征等同外，午时药业公司产品与涉案专利两者用途相同，其余原料相同，均为葡萄糖酸锌，专利两者用途相同，其余原料相同，均为葡萄糖酸锌，各种原料的用量比例相同。鉴定结论为：各种原料的用量比例相同。鉴定结论为：“湖北午时药湖北午时药业股份生产的业股份生产的新钙特牌新钙特牌葡萄糖酸钙锌口服溶液药品葡萄糖酸钙锌口服溶液药品与涉案专利的技术方案相等同。与涉案专利的技术方案相等同。” ” 等同侵权的问题等同侵权的问题n n一审法院认为：一审法院认为： 午时药业公司生产、销售的午时药业公司生产、销售的“葡萄糖酸钙锌口服溶液葡萄糖酸钙锌口服溶液”，经委托鉴定机构鉴定，其产

73、品的技术特征与澳诺公司，经委托鉴定机构鉴定，其产品的技术特征与澳诺公司主张的涉案专利构成等同，午时药业公司未经专利权人许主张的涉案专利构成等同，午时药业公司未经专利权人许可生产、销售上述产品，已构成侵权。可生产、销售上述产品，已构成侵权。 只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效或创造性而进行的修改或意见

74、陈述，才产生禁止反悔的效果果果果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用陈述都会导致禁止反悔原则的适用陈述都会导致禁止反悔原则的适用陈述都会导致禁止反悔原则的适用。本案专利权人在专利。本案专利权人在专利申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权利要求中的改，将独立权利要求中的“可溶性钙剂可溶性钙剂”修改为修改为“活性钙活性钙”，并非是为了使其专利申请因

75、此修改而具有新颖性或创，并非是为了使其专利申请因此修改而具有新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果。改不产生禁止反悔的效果。 等同侵权的问题等同侵权的问题n n二审法院认为：二审法院认为： 涉案专利的申请人对权利要求书进行的修改只是为了使其权涉案专利的申请人对权利要求书进行的修改只是为了使其权利要求得到说明书的支持，并非因此而使其申请的专利具有了新颖利要求得到说明书的支持，并非因此而使其申请的专利具有了新颖性或创造性，故此修改不产生禁止反悔的效果。涉案专利在其说明性或创造性，故此修改不产生禁止反悔的效

76、果。涉案专利在其说明书中对书中对“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”提供了配制药物的实施例，所属技术领域的提供了配制药物的实施例，所属技术领域的技术人员对技术人员对“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”和和“活性钙活性钙”按该发明进行配方均能按该发明进行配方均能在人体中发挥相同的作用是显而易见的，说明活性钙与葡萄糖酸钙在人体中发挥相同的作用是显而易见的，说明活性钙与葡萄糖酸钙在用作补钙药物的制药原料方面不存在实质性差别，两者可以等同在用作补钙药物的制药原料方面不存在实质性差别，两者可以等同替换。根据替换。根据20002000年年4 4月月1010日国家药品监督管理局国药管安日国家药品监督管理局国药管安200013120

77、00131号文件，即号文件，即关于公布呼吸系统用药和维生素及矿物质类药品地方关于公布呼吸系统用药和维生素及矿物质类药品地方标准品种再评价结果的通知标准品种再评价结果的通知的附件的附件呼吸系统用药、维生素及矿呼吸系统用药、维生素及矿物质类药品地方标准品种再评价结果物质类药品地方标准品种再评价结果，直接载明了，直接载明了“锌钙特口服锌钙特口服液液”( (澳诺公司产品澳诺公司产品) )可以可以“用盐酸赖氨酸用盐酸赖氨酸10g10g代替谷氨酸代替谷氨酸10g”10g”。且本案一审法院委托专业机构所作鉴定结论，也认为且本案一审法院委托专业机构所作鉴定结论，也认为“活性钙活性钙”与与“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙

78、”、“谷氨酸或谷氨酰胺谷氨酸或谷氨酰胺”与与“盐酸赖氨酸盐酸赖氨酸”均构成均构成等同等同。 等同侵权的问题等同侵权的问题n n再审理由：再审理由：1 1、封闭式权利要求；、封闭式权利要求；2 2、禁止反悔。、禁止反悔。n n再审法院认为：再审法院认为： 关于权利要求关于权利要求1 1中记载的中记载的“活性钙活性钙”是否包含了是否包含了“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”的问题。涉案专利申请公开文本权利要求的问题。涉案专利申请公开文本权利要求2 2以及说明书第以及说明书第2 2页明页明确记载，可溶性钙剂是确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙或活性

79、钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。此钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例外，涉案专利申请公开文本说明书实施例1 1记载了以葡萄糖酸钙作记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例为原料的技术方案，实施例2 2记载了以活性钙作为原料的技术方案，记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。澳诺公司辩称，专利

80、申请人在涉案专利酸钙并非活性钙的一种。澳诺公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将的审批过程中，将“可溶性钙剂可溶性钙剂”修改为修改为“活性钙活性钙”属于一种澄属于一种澄清性修改，修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分清性修改，修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中求中“可溶性钙剂可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持保护范围过宽，在实

81、质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。 等同侵权的问题等同侵权的问题n n再审法院认为：再审法院认为： 关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述问题问题( (一一) )中对中对“活性钙活性钙”是否包含了是否包含了“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”所所阐述的那样，专利权人在专利

82、授权程序中对权利要求阐述的那样，专利权人在专利授权程序中对权利要求1 1所进行的修改，所进行的修改，放弃了包含放弃了包含放弃了包含放弃了包含“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”技术特征的技术特征的技术特征的技术特征的技术方案技术方案技术方案技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求

83、、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉。因此，涉案专利权的保护范围不应包括案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙葡萄糖酸钙”技术特技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，

84、酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求不应当认为其与权利要求1 1中记载的中记载的“活性钙活性钙”技术特技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。等同侵权的问题等同侵权的问题n n午时药业案：专利权人在专利授权程序中通过对权利要求、午时药业案：专利权人在专利授权程序中通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，无论该修说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，无论该修改或者意见陈述是否与专利的新颖性或

85、者创造性有关，在改或者意见陈述是否与专利的新颖性或者创造性有关，在侵犯专利权纠纷案件中均不能通过等同侵权将其纳入专利侵犯专利权纠纷案件中均不能通过等同侵权将其纳入专利权的保护范围。权的保护范围。 n n争议问题：一切陈述？记载在法律文书中的陈述？被接纳争议问题：一切陈述？记载在法律文书中的陈述？被接纳的陈述？被接纳且对授权和维持专利权有效有实质性影响的陈述？被接纳且对授权和维持专利权有效有实质性影响的陈述？的陈述？n n数值范围的等同？数值范围的等同？n n禁止反悔原则是否适用于相同侵权的情况？禁止反悔原则是否适用于相同侵权的情况？ n n专利法第六十一第一款规定：专利法第六十一第一款规定：“

86、 “专利侵权纠纷涉及新产品专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。” ” n n氨氯地平案（张喜田诉欧意公司）氨氯地平案（张喜田诉欧意公司）n n权利要求权利要求1 1为：为：“ “1 1一种从混合物中分离出氨氯地平的一种从混合物中分离出氨氯地平的 (R)-(+)-(R)-(+)-和和(S)-(-)-(S)-(-)-异构体的方法。其特征在于：包含下异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜述反应，即在手性

87、助剂六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)(DMSO-d6)或含或含DMSO-d6DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-D-或或L-L-酒石酸反应，结合一个酒石酸反应，结合一个 DMSO-d6DMSO-d6的的(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地氨氯地平的平的D-D-酒石酸盐，或结合一个酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6DMSO-d6的的(R)-(+)-(R)-(+)-氨氯地氨氯地平的平的L-L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于尔比约等于0 02525。” ” 方法专

88、利的举证责任方法专利的举证责任n n20032003年年1212月月5 5日，欧意公司申请了日，欧意公司申请了335335专利，名称为专利，名称为“ “一种一种光学活性氨氯地平的拆分方法光学活性氨氯地平的拆分方法” ”发明专利发明专利( (简称简称) )，20052005年年1212月月1414日被授予专利权。日被授予专利权。335335专利授权公告的权利要求专利授权公告的权利要求1 1为：为：“ “一种一种(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平的制造方法，其特征是将消旋氨氨氯地平的制造方法，其特征是将消旋氨氯地平和氯地平和L-(+)-L-(+)-酒石酸溶解于含有酒石酸溶解于含有2-2-丁酮

89、的有机溶剂中，丁酮的有机溶剂中，反应产生反应产生(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平和氨氯地平和L-(+)L-(+)酒石酸盐的沉淀，经酒石酸盐的沉淀，经过过滤或离心后，再采用乙醇、甲醇或异丙醇溶剂进行重过过滤或离心后，再采用乙醇、甲醇或异丙醇溶剂进行重结晶，得到上述固体，然后加入二氯甲烷，用氢氧化钠溶结晶，得到上述固体，然后加入二氯甲烷，用氢氧化钠溶液中和，得到液中和，得到(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平、氨氯地平、” ”335335专利的说明书中专利的说明书中记载：记载：“ “氨氯地平是钙离子拮抗剂，临床用于治疗高血压氨氯地平是钙离子拮抗剂，临床用于治疗高血压和稳定型心绞痛。目前

90、临床上应用的氨氯地平主要为消旋和稳定型心绞痛。目前临床上应用的氨氯地平主要为消旋体，体，其药理活性主要成分是其药理活性主要成分是(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平。氨氯地平。”“ ”“另一对映体另一对映体(R)-(+)-(R)-(+)-氨氯地平具有治疗动脉粥样硬化的活氨氯地平具有治疗动脉粥样硬化的活性。性。制备氨氯地平对映体的方法主要是拆分消旋氨氯制备氨氯地平对映体的方法主要是拆分消旋氨氯地平。地平。” ”335335专利的说明书实施例专利的说明书实施例1 1中记载了一种具体的中记载了一种具体的(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平的制造方法，包括如下步骤：氨氯地平的制造方法，包括如下

91、步骤：方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n“ “将将5 5克克(0(0012mol)012mol)氨氯地平溶于氨氯地平溶于40ml 2-40ml 2-丁酮中，加入溶丁酮中，加入溶有有1 10 0克克(0(00066mol)L-(+)-0066mol)L-(+)-酒石酸的酒石酸的60ml 2-60ml 2-丁酮溶液，丁酮溶液，室温搅拌反应室温搅拌反应1 1小时，析出沉淀，过滤，用少量小时，析出沉淀，过滤，用少量2-2-丁酮洗丁酮洗涤，得涤，得2 21 1克固体。将母液蒸馏回收克固体。将母液蒸馏回收2-2-丁酮，将所得固体丁酮，将所得固体在乙醇中重结晶，得在乙醇中重结晶，得(S)-(-)-(

92、S)-(-)-氨氯地平氨氯地平L-(+)-L-(+)-酒石酸盐酒石酸盐1 17 7克。在克。在1 17 7克克 (S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平氨氯地平L-(+)-L-(+)-酒石酸盐中，酒石酸盐中，加入二氯甲烷加入二氯甲烷18ml18ml，2N2N氢氧化钠溶液氢氧化钠溶液10ml10ml，搅拌反应，搅拌反应3030分分钟，静置，分出有机层，加入适量无水碳酸钠干燥，过滤，钟，静置，分出有机层，加入适量无水碳酸钠干燥，过滤，用少量二氯甲烷洗涤滤饼，将滤液减压浓缩，加入适量正用少量二氯甲烷洗涤滤饼，将滤液减压浓缩，加入适量正己烷，搅拌结晶，过滤，真空干燥过夜，得己烷，搅拌结晶，过滤，真空干

93、燥过夜，得 (S)-(-)-(S)-(-)-氨氨氯地平氯地平1 12 2克。利用手性组克。利用手性组 HPLCHPLC测定其对映体过量值测定其对映体过量值(ee)(ee)为为99990 0，收率，收率4848。” ”n n原告指控被告侵权，被告认为其实施的技术方案是原告指控被告侵权，被告认为其实施的技术方案是335335号号专利的技术方案，不构成相同或者等同。专利的技术方案，不构成相同或者等同。方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n一审法院委托法源鉴定中心出具的鉴定报告：一审法院委托法源鉴定中心出具的鉴定报告：“ “在相同试在相同试验条件下，采用发明专利验条件下，采用发明专利 CN1609

94、102ACN1609102A说明书中公开最充说明书中公开最充分，且对映体过量最高的实施例分，且对映体过量最高的实施例1 1描述的氨氯地平药物生描述的氨氯地平药物生成方法进行试验，试验结果与其说明中的表述在对映体过成方法进行试验，试验结果与其说明中的表述在对映体过量方面存在重大差异，使用该发明专利量方面存在重大差异，使用该发明专利CN1609102ACN1609102A提供的提供的化学方法，本试验不能达到拆分氨氯地平的目的。化学方法，本试验不能达到拆分氨氯地平的目的。 ” ”n n本案一、二审中，欧意公司先后提交了本案一、二审中，欧意公司先后提交了 335335专利申请公开专利申请公开说明书以及

95、授权公告的发明专利说明书、在国家食品药品说明书以及授权公告的发明专利说明书、在国家食品药品监督管理局备案的工艺流程记录、生产记录、河北省石家监督管理局备案的工艺流程记录、生产记录、河北省石家庄市食品药品监督管理局出具的现场检查笔录、庄市食品药品监督管理局出具的现场检查笔录、马来酸马来酸左旋氨氯地平工艺规程左旋氨氯地平工艺规程SOP-MPP-W017(00)SOP-MPP-W017(00)等证据，用于等证据，用于证明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案证明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案专利方法，将专利方法，将335335专利申请公开说明书、备案工艺流程记专利申请公开说明

96、书、备案工艺流程记录、生产记录以及录、生产记录以及马来酸左旋氨氯地平工艺规程马来酸左旋氨氯地平工艺规程SOP- SOP- MPP-W017(00)MPP-W017(00)进行比较，虽然所述证据中记载的左旋氨进行比较，虽然所述证据中记载的左旋氨氯地平制造方法在部分原料、用量、具体反应条件等方面氯地平制造方法在部分原料、用量、具体反应条件等方面方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n有所差异，但均是以有所差异，但均是以L-(+)-L-(+)-酒石酸和酒石酸和2-2-丁酮为原料，对氨丁酮为原料，对氨氯地平进行拆分以制得左旋氨氯地平。氯地平进行拆分以制得左旋氨氯地平。n n二审中，中奇公司、华盛公司

97、、欧意公司以实施二审中，中奇公司、华盛公司、欧意公司以实施335335专利专利尚需一定的经验、技巧和诀窍为由，曾共同向二审法院提尚需一定的经验、技巧和诀窍为由，曾共同向二审法院提出现场勘验申请，请求二审法院组织各方当事人以及相关出现场勘验申请，请求二审法院组织各方当事人以及相关技术专家对被诉侵权产品的制造方法进行现场勘验，二审技术专家对被诉侵权产品的制造方法进行现场勘验，二审法院未进行现场勘验。法院未进行现场勘验。 n n再审中，审判人员、张喜田的委托代理人及其两名助理人再审中，审判人员、张喜田的委托代理人及其两名助理人员，以及中奇公司、华盛公司、欧意公司的委托代理人来员，以及中奇公司、华盛公

98、司、欧意公司的委托代理人来到欧意公司进行现场试验。经核对原料封存情况完好并且到欧意公司进行现场试验。经核对原料封存情况完好并且各方当事人无异议后，欧意公司的三名工作人员依照各方当事人无异议后，欧意公司的三名工作人员依照335335专利实施例专利实施例1 1记载的原料和配比，分别进行了三组共九次记载的原料和配比，分别进行了三组共九次氨氯地平拆分试验。试验中，工作人员将氨氯地平拆分试验。试验中，工作人员将60ml 2-60ml 2-丁酮溶丁酮溶液陆续加入到氨氯地平溶液中，在液陆续加入到氨氯地平溶液中，在3434的水浴温度下进行的水浴温度下进行搅拌反应。其后，工作人员将九次拆分试验获得的固体混搅拌反

99、应。其后，工作人员将九次拆分试验获得的固体混合后，合并进行重结晶，获得试验最终产物。试验结束合后，合并进行重结晶，获得试验最终产物。试验结束方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n后，在各方当事人确认无误的情况下，法院对剩余原料再后，在各方当事人确认无误的情况下，法院对剩余原料再次予以封存。经欧意公司检测，现场试验获得的最终产物次予以封存。经欧意公司检测，现场试验获得的最终产物为左旋氨氯地平，纯度为为左旋氨氯地平，纯度为 99997 7，对映体含量值为，对映体含量值为99994 4。n n一审法院：一审法院：“ “新产品新产品” ”，是指在专利产品之前，国内市场，是指在专利产品之前，国内市场

100、上没有上市的产品。目前国内市场上只有原告生产的苯磺上没有上市的产品。目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂，以及欧意公司生产的马来酸左酸左旋氨氯地平及其片剂，以及欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，而原告产品的上市时间早于欧意公旋氨氯地平及其片剂，而原告产品的上市时间早于欧意公司产品。虽然辉瑞公司已在中国被授予司产品。虽然辉瑞公司已在中国被授予238238专利，但其产专利，但其产品尚未在中国上市。另外，原告的左旋氨氯地平产品于品尚未在中国上市。另外，原告的左旋氨氯地平产品于20012001年年5 5月被原国家经济贸易委员会认定为月被原国家经济贸易委员会认定为2001200

101、1年度国家年度国家重点新产品，重点新产品，20012001年年6 6月被原国家经济贸易委员会评为月被原国家经济贸易委员会评为“ “九五九五” ”国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分的证据反驳。因此，涉案品不是新产品，但是未提供充分的证据反驳。因此，涉案专利应为新产品的制造方法专利。专利应为新产品的制造方法专利。 方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n左旋氨氯地平作为一种化合物，并不能直接供消费者消费，左旋氨氯地平作为一种化合物，并不能直接供消费者消费，其必须与马来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨其必须与马

102、来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，因此，氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，因此，涉案专利能够延及至被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其涉案专利能够延及至被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。片剂。 n n经法源中心鉴定，中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的经法源中心鉴定，中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的专利方法不能实现拆分氨氯地平的目的。中奇公司、华盛专利方法不能实现拆分氨氯地平的目的。中奇公司、华盛公司、欧意公司未能证明其产品制造方法不同于涉案专利公司、欧意公司未能证明其产品制造方法不同于涉案专利方法，应依法承担相应的侵权责任。方法

103、，应依法承担相应的侵权责任。 n n二审法院：二审法院：n n左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品。涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，费者消费的产品。涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，依照该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与依照该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，所以上述苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，所以上述方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n

104、产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。涉案专利能够延及中奇公司、华盛公司、欧意公司生产的涉案专利能够延及中奇公司、华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。马来酸左旋氨氯地平及其片剂。其他意见基本与一审一致。其他意见基本与一审一致。n n关于直接获得的产品的定义，一、二审法院未涉及。关于直接获得的产品的定义，一、二审法院未涉及。n n再审法院：所谓再审法院：所谓“ “依照专利方法直接获得的产品依照专利方法直接获得的产品” ”，是指，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作使用专利方法获得的原始产品，而不包括对

105、该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。根据涉案专利的权利要求进一步处理后获得的后续产品。根据涉案专利的权利要求1 1，虽然其主题名称是，虽然其主题名称是“ “一种从混合物中分离出氨氯地平一种从混合物中分离出氨氯地平的的(R)-(+)-(R)-(+)-和和(S)-(-)-(S)-(-)-异构体的方法异构体的方法” ”，但从权利要求，但从权利要求1 1记载的内容看，依照涉案专利方法直接获得的产品是记载的内容看，依照涉案专利方法直接获得的产品是“ “结结合一个合一个DMSO-d6DMSO-d6的的 (S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平的氨氯地平的D-D-酒石酸盐酒石酸盐” ”，或，或“ “结合

106、一个结合一个DMSO-d6DMSO-d6的的(R)-(+)-(R)-(+)-氨氯地平的氨氯地平的L-L-酒石酸盐酒石酸盐” ”，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。亦非右旋氨氯地平本身。 方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n关于新产品的定义。关于新产品的定义。n n再审法院：由于在涉案专利的申请日之前，上述中间产物再审法院：由于在涉案专利的申请日之前，上述中间产物并未为国内外公众所知悉，可以认定依照涉案

107、专利方法直并未为国内外公众所知悉，可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。欧意公司虽提交了辉瑞公司的利。欧意公司虽提交了辉瑞公司的238238专利，用于证明涉专利，用于证明涉案专利不属于新产品制造方法专利，但由于案专利不属于新产品制造方法专利，但由于238238专利和涉专利和涉案专利系分别使用不同的手性助剂案专利系分别使用不同的手性助剂DMSODMSO、DMSO-d6DMSO-d6对氨氯对氨氯地平进行拆分，在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或地平进行拆分，在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平

108、的过程中，形成的中间产物并不相同，因者右旋氨氯地平的过程中，形成的中间产物并不相同，因此，此，238238专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品，专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品，不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。n n关于是否相同的产品。关于是否相同的产品。n n再审法院：虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但再审法院：虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利其产品制造方法不

109、同于专利方法的举证责任，还须由权利方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。如前所述，依照涉案专利权获得的产品属于同样的产品。如前所述，依照涉案专利权利要求利要求1 1记载的方法，直接获得的产品是记载的方法，直接获得的产品是“ “结合一个结合一个 DMSO-d6DMSO-d6的的(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平的氨氯地平的D-D-酒石酸盐酒石酸盐” ”，或，或“ “结合结合一个一个DMSO-d6DMSO-d6的的(R)-(+)-(R)-(+)-氨氯地平的氨氯地平

110、的L-L-酒石酸盐酒石酸盐” ”，张喜，张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但并没有提供证据证明华制造须以左旋氨氯地平为原料，但并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了也制造了“ “结合一个结合一个DM- SO-d6DM- SO-d6的的(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平的氨氯地平的D-D-酒石酸盐酒石酸

111、盐” ”中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。责任。方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n原审法院认定涉案专利属于新产品制造方法专利，虽原审法院认定涉案专利属于新产品制造方法专利，虽然结论正确，但将依照涉案专利方法直接获得的产品认定然结论正确，但将

112、依照涉案专利方法直接获得的产品认定为左旋氨氯地平，明显有误。由于原审法院对依照涉案专为左旋氨氯地平，明显有误。由于原审法院对依照涉案专利方法直接获得的产品认定错误，在张喜田没有提供充分利方法直接获得的产品认定错误，在张喜田没有提供充分的证据证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专的证据证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下，即认定利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下，即认定由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，亦显然错误。利方法的举证责任，亦显然错误。n n

113、 现场试验结果证明，使用该方法能够制得高纯度的左现场试验结果证明，使用该方法能够制得高纯度的左旋氨氯地平，因此，欧意公司关于依照自有方法制造左旋旋氨氯地平，因此，欧意公司关于依照自有方法制造左旋氨氯地平的抗辩理由成立。现场试验结果足以证明法源中氨氯地平的抗辩理由成立。现场试验结果足以证明法源中心出具的检验报告的结论是错误的。因此，欧意公司关于心出具的检验报告的结论是错误的。因此，欧意公司关于该检验报告不能采信的再审理由成立，本院予以支持。其该检验报告不能采信的再审理由成立，本院予以支持。其实，在进行化学试验时，操作人员的经验以及对操作技巧实，在进行化学试验时，操作人员的经验以及对操作技巧和诀窍

114、的掌握程度均可能对试验结果产生实质性的影响。和诀窍的掌握程度均可能对试验结果产生实质性的影响。例如，在本案中，欧意公司在例如，在本案中，欧意公司在335335专利的实施例专利的实施例1 1中仅以中仅以方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n“ “将所得固体在乙醇中重结晶将所得固体在乙醇中重结晶” ”对重结晶步骤进行了相对对重结晶步骤进行了相对概括的描述，但在现场试验过程中，欧意公司的工作人员概括的描述，但在现场试验过程中，欧意公司的工作人员实际上对重结晶步骤进行了认真、细致地观察和操作。因实际上对重结晶步骤进行了认真、细致地观察和操作。因此，虽然法源中心组织的鉴定人员依照此，虽然法源中心组织

115、的鉴定人员依照335335专利无法制得专利无法制得左旋氨氯地平。但并不足以据此认定欧意公司依照该专利左旋氨氯地平。但并不足以据此认定欧意公司依照该专利方法亦无法制得左旋氨氯地平。原审法院忽视了试验操作方法亦无法制得左旋氨氯地平。原审法院忽视了试验操作人员所掌握的经验、技巧以及诀窍对试验结果可能带来的人员所掌握的经验、技巧以及诀窍对试验结果可能带来的实质影响，在欧意公司明确提出其在实施实质影响，在欧意公司明确提出其在实施335335专利时还拥专利时还拥有一定的经验、技巧和诀窍的情况下，对于欧意公司要求有一定的经验、技巧和诀窍的情况下，对于欧意公司要求由其工作人员进行试验操作的请求置之不理，轻易采

116、信法由其工作人员进行试验操作的请求置之不理，轻易采信法源中心的检验报告，以致造成错误判决。源中心的检验报告，以致造成错误判决。 另需指出的是，根据另需指出的是，根据中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法第十第十一条的规定，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利一条的规定，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。如前所述，实施涉案专利权利要求如前所述，实施涉案专利权利要求1 1限定的方法后，直接限定

117、的方法后，直接方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n获得的是获得的是“ “结合一个结合一个DMSO-d6DMSO-d6的的(S)-(-)-(S)-(-)-氨氯地平的氨氯地平的 D-D-酒酒石酸盐石酸盐” ”，或，或“ “结合一个结合一个DMSO-d6DMSO-d6的的 (R)-(+)-(R)-(+)-氨氯地平的氨氯地平的L-L-酒石酸盐酒石酸盐” ”，华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨，华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均属氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均属于对上述产品作进一步处理后获得的后续产品，不属于依于对上述产品作进一

118、步处理后获得的后续产品，不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。因此，涉案专利权的保照涉案专利方法直接获得的产品。因此，涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂。片剂。“ “依照该专利方法直接获得的产品依照该专利方法直接获得的产品” ”的认定与该产的认定与该产品能否直接供消费者使用无关，一审法院以品能否直接供消费者使用无关，一审法院以“ “左旋氨氯地左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，产品，涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该涉案专利为

119、左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品左旋氨氯地平后，才真正成为产品” ”为由，将涉案专利权为由，将涉案专利权的保护范围延及华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨的保护范围延及华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，适用法律亦显然不当。氯地平及其片剂，适用法律亦显然不当。方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n新产品的概念？新产品的概念？n n新产品的判断标准

120、是否与新颖性的标准一致？新产品的判断标准是否与新颖性的标准一致？n n在在19931993年保护新产品之后，新产品制造方法的保年保护新产品之后，新产品制造方法的保护是否还有其意义？护是否还有其意义？n n新产品的举证责任应当由谁承担？实践中可以如新产品的举证责任应当由谁承担？实践中可以如何举证？何举证？n n被告的商业秘密如何保护？被告的商业秘密如何保护？n n方法获得的直接产品的延伸保护问题？方法获得的直接产品的延伸保护问题？n n药品注册的方法推定的争论？药品注册的方法推定的争论？方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n盐酸吉西他滨前案（伊莱利利诉江苏豪森）盐酸吉西他滨前案（伊莱利利诉江

121、苏豪森）n n豪森公司在一审中向法院提交的所有涉及其生产盐酸吉西豪森公司在一审中向法院提交的所有涉及其生产盐酸吉西他滨产品工艺方法的证据材料均未提交给上诉人伊莱利利他滨产品工艺方法的证据材料均未提交给上诉人伊莱利利公司进行质证。国家药品监督管理局档案室现存关于盐酸公司进行质证。国家药品监督管理局档案室现存关于盐酸吉西他滨（连云港豪森制药申报）的批件档案（档号吉西他滨（连云港豪森制药申报）的批件档案（档号200120011010252252）中，没有豪森公司向法院提交的盐酸吉西他）中，没有豪森公司向法院提交的盐酸吉西他滨生产新工艺的研究资料及文献资料（申报资料附件滨生产新工艺的研究资料及文献资料

122、（申报资料附件1 1）、）、盐酸吉西他滨中试新工艺（申报资料附件盐酸吉西他滨中试新工艺（申报资料附件2 2）、盐酸吉西）、盐酸吉西他滨新工艺小试中间体、产物及中试产物有关物质他滨新工艺小试中间体、产物及中试产物有关物质HPLCHPLC图图（申报资料附件（申报资料附件3 3）和盐酸吉西他滨补充申请内容及依据）和盐酸吉西他滨补充申请内容及依据（申报资料）等四份证据材料。被上诉人豪森公司声称其（申报资料）等四份证据材料。被上诉人豪森公司声称其生产盐酸吉西他滨产品的工艺方法涉及其商业秘密，但未生产盐酸吉西他滨产品的工艺方法涉及其商业秘密，但未就其所称商业秘密的具体内容界定明确的范围。就其所称商业秘密的

123、具体内容界定明确的范围。 n n二审法院：二审法院：方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n 只有在双方当事人对证据进行质证的基础上，才能够只有在双方当事人对证据进行质证的基础上，才能够对被控侵权方法与专利方法是相同、等同还是不同作出正对被控侵权方法与专利方法是相同、等同还是不同作出正确的判断。因此，本院在审理本案过程中，根据被上诉人确的判断。因此，本院在审理本案过程中，根据被上诉人豪森公司的申请采取不公开审理的方式，并要求上诉人伊豪森公司的申请采取不公开审理的方式，并要求上诉人伊莱利利公司法定代表人、委托代理人以及其他参与诉讼的莱利利公司法定代表人、委托代理人以及其他参与诉讼的人员承担保密

124、义务，不得将通过诉讼程序获得的属于豪森人员承担保密义务，不得将通过诉讼程序获得的属于豪森公司商业秘密的技术信息用于诉讼以外的商业用途，否则公司商业秘密的技术信息用于诉讼以外的商业用途，否则将追究其法律责任。上述庭审质证方式，既能保障上诉人将追究其法律责任。上述庭审质证方式，既能保障上诉人伊莱利利公司依法获得涉及被控侵权方法的证据材料进行伊莱利利公司依法获得涉及被控侵权方法的证据材料进行质证的诉讼权利，同时也能避免被上诉人豪森公司所称其质证的诉讼权利，同时也能避免被上诉人豪森公司所称其商业秘密因诉讼程序而泄露，保护豪森公司的合法利益。商业秘密因诉讼程序而泄露，保护豪森公司的合法利益。但是本院在二

125、审中的努力，仍不能弥补一审在程序上的缺但是本院在二审中的努力，仍不能弥补一审在程序上的缺陷。陷。鉴定机构接受人民法院的委托，对争议的技术问题作鉴定机构接受人民法院的委托，对争议的技术问题作鉴定，应当以双方当事人经过庭审质证的真实、合法、有鉴定，应当以双方当事人经过庭审质证的真实、合法、有效的证据材料作为鉴定依据。被上诉人豪森公司向法院效的证据材料作为鉴定依据。被上诉人豪森公司向法院方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n的其的其20012001年年1111月补充申报资料，包括盐酸吉西他滨生产新月补充申报资料，包括盐酸吉西他滨生产新工艺的研究资料及文献资料等四份证据材料，未在国家药工艺的研究资

126、料及文献资料等四份证据材料，未在国家药品监督管理局盐酸吉西他滨的批件档案中存档，其真实性品监督管理局盐酸吉西他滨的批件档案中存档，其真实性无法核实。一审法院提交给鉴定机构的所有涉及被上诉人无法核实。一审法院提交给鉴定机构的所有涉及被上诉人豪森公司生产吉西他滨产品的工艺技术材料均未经双方当豪森公司生产吉西他滨产品的工艺技术材料均未经双方当事人庭审质证，其中包括被上诉人豪森公司声称已经公开事人庭审质证，其中包括被上诉人豪森公司声称已经公开的的“ “有机化学有机化学” ”等四份文献资料。因此，鉴定机构依据未等四份文献资料。因此，鉴定机构依据未经双方当事人质证或者核对的证据材料所作出的鉴定结论，经双方

127、当事人质证或者核对的证据材料所作出的鉴定结论，不是合法有效的证据，不能作为认定本案事实的依据。一不是合法有效的证据，不能作为认定本案事实的依据。一审法院根据鉴定结论驳回伊莱利利公司对豪森公司侵犯专审法院根据鉴定结论驳回伊莱利利公司对豪森公司侵犯专利权的诉讼请求，属认定事实不清。利权的诉讼请求，属认定事实不清。方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n香菇多糖案（南京康海诉南京易亨香菇多糖案（南京康海诉南京易亨 ）n n南京康海起诉称南京易亨侵犯了其南京康海起诉称南京易亨侵犯了其“香菇多糖冻干粉针剂及其制备方香菇多糖冻干粉针剂及其制备方法法”、“香菇多糖分子量及分子量分布测定方法香菇多糖分子量及

128、分子量分布测定方法”两项发明。后因前两项发明。后因前一项发明被宣告无效，故仅主张后一项专利权。一项发明被宣告无效，故仅主张后一项专利权。n n易亨公司于易亨公司于20042004年年9 9月申报药品香菇多糖和注射用香菇多糖，月申报药品香菇多糖和注射用香菇多糖，20052005年年6 6月获得国家食品与药品监督管理局颁发的生产批件。相关注册资料记月获得国家食品与药品监督管理局颁发的生产批件。相关注册资料记载香菇多糖原料药标准中的检查方法与涉案专利一致。载香菇多糖原料药标准中的检查方法与涉案专利一致。n n易亨公司声称其生产注射用香菇多糖所用的原料药均购自梅峰制药厂，易亨公司声称其生产注射用香菇多

129、糖所用的原料药均购自梅峰制药厂，其从未生产过香菇多糖原料药，亦即从未实施过涉案专利方法。其从未生产过香菇多糖原料药，亦即从未实施过涉案专利方法。n n一审法院调查发现，梅峰制药厂与易亨公司一审法院调查发现，梅峰制药厂与易亨公司20062006、20072007、20082008年都订年都订过购销合同，前两年供过货，但过购销合同，前两年供过货，但20082008年尚未供过货。梅峰制药厂向调年尚未供过货。梅峰制药厂向调查人员提供了该厂与易亨公司查人员提供了该厂与易亨公司20062006年至年至20082008年签订的三份关于香菇多年签订的三份关于香菇多糖原料的糖原料的产品购销合同产品购销合同，合同

130、约定了单价，但未约定购买数量，合同约定了单价，但未约定购买数量，另外还提供了双方交易的三张发票和四张银行资金往来凭证，其中，另外还提供了双方交易的三张发票和四张银行资金往来凭证，其中，20062006年年4 4月月2121日的发票记载：日的发票记载：“香菇多糖原料香菇多糖原料 5050克克 合计合计175000175000元元”， 20062006年年6 6月月2121日的发票记载：日的发票记载：“香菇多糖原料香菇多糖原料 6060克克 合计合计210000210000元元”，20072007年年1111月月1 1日的发票记载：日的发票记载：“香菇多糖原料香菇多糖原料 150150克克 合计合

131、计525000525000元元”。另据杨梁源介绍，康海公司生产的香菇多糖原料对分子量有限。另据杨梁源介绍，康海公司生产的香菇多糖原料对分子量有限定，定，方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n而梅峰制药厂生产的香菇多糖原料对分子量没有限定。梅峰制药厂申而梅峰制药厂生产的香菇多糖原料对分子量没有限定。梅峰制药厂申报的香菇多糖原料药的标准当中没有对分子量及分子量分布进行测定报的香菇多糖原料药的标准当中没有对分子量及分子量分布进行测定的内容。的内容。 n n一审委托经委托国科中心进行技术鉴定，鉴定意见为：依据现有证据一审委托经委托国科中心进行技术鉴定，鉴定意见为：依据现有证据材料，从分子量及分布情

132、况角度判断，易亨公司的产品材料，从分子量及分布情况角度判断，易亨公司的产品“易能易能”注射注射用香菇多糖与梅峰制药厂用香菇多糖与梅峰制药厂“香菇多糖注射液香菇多糖注射液”使用的香菇多糖原料使用的香菇多糖原料（原料药）存在明显差异。（原料药）存在明显差异。n n 一审法院：一审法院：n n易亨公司申报的香菇多糖原料药标准中的分子量与分子量分布测定所易亨公司申报的香菇多糖原料药标准中的分子量与分子量分布测定所使用的方法完全覆盖了康海公司号发明专利的独立权利要求的范围，使用的方法完全覆盖了康海公司号发明专利的独立权利要求的范围，对此易亨公司亦予确认。对此易亨公司亦予确认。n n本案可以认定易亨公司生

133、产香菇多糖并使用了涉案专利方法，理由是：本案可以认定易亨公司生产香菇多糖并使用了涉案专利方法，理由是：第一，根据国家药品管理法的规定，药品必须按照国家药品标准和国第一，根据国家药品管理法的规定，药品必须按照国家药品标准和国家药品监督管理部门批准的生产工艺进行生产，生产记录必须完整准家药品监督管理部门批准的生产工艺进行生产，生产记录必须完整准确，药品生产企业改变影响药品质量的生产工艺的，必须报原批准部确，药品生产企业改变影响药品质量的生产工艺的，必须报原批准部门审核批准。虽然易亨公司声称曾向国家药典委员会申请增加香菇多门审核批准。虽然易亨公司声称曾向国家药典委员会申请增加香菇多糖国家标准，但该申

134、请并未获批准。因此易亨公司只要按照自己申报糖国家标准，但该申请并未获批准。因此易亨公司只要按照自己申报的标准和工艺生产，就必然要使用康海公司的专利方法。第二，的标准和工艺生产，就必然要使用康海公司的专利方法。第二，方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n药品申报过程中需要进行试验，试验所需的药品应当按照申报工艺进药品申报过程中需要进行试验，试验所需的药品应当按照申报工艺进行生产，这种为试验需要而从事的生产活动是制药企业经营活动的一行生产，这种为试验需要而从事的生产活动是制药企业经营活动的一部分，并不是专利法规定的专为科学研究和实验目的。第三，易亨公部分，并不是专利法规定的专为科学研究和实验目

135、的。第三，易亨公司辩称自己从未生产过香菇多糖原料药，注射用香菇多糖的原料药均司辩称自己从未生产过香菇多糖原料药，注射用香菇多糖的原料药均购自于梅峰制药厂的主张不能成立。虽然相关证据可以证明易亨公司购自于梅峰制药厂的主张不能成立。虽然相关证据可以证明易亨公司与梅峰制药厂之间有香菇多糖原料药的交易行为，但是梅峰制药厂对与梅峰制药厂之间有香菇多糖原料药的交易行为，但是梅峰制药厂对其所生产的香菇多糖成份不按分子量大小进行筛选，如按易亨公司的其所生产的香菇多糖成份不按分子量大小进行筛选，如按易亨公司的主张，其生产的注射用香菇多糖所使用的原料药与梅峰制药厂的原料主张，其生产的注射用香菇多糖所使用的原料药与

136、梅峰制药厂的原料药相比，在分子量及分布方面应当没有差别。但是，经过技术鉴定，药相比，在分子量及分布方面应当没有差别。但是，经过技术鉴定，易亨公司注射用香菇多糖所用的原料药与梅峰制药厂的香菇多糖产品易亨公司注射用香菇多糖所用的原料药与梅峰制药厂的香菇多糖产品在分子量及分布方面却存在明显差异，其辩解与事实相矛盾，不能采在分子量及分布方面却存在明显差异，其辩解与事实相矛盾，不能采信。信。n n二审补充查明：二审补充查明：n n易亨公司易亨公司20062006、20072007两年从梅峰公司购进两年从梅峰公司购进260260克香菇多糖原料药，可克香菇多糖原料药，可生产约生产约3030万支粉针剂。万支粉

137、针剂。20082008年年7 7月，又购进原料药月，又购进原料药6060克。克。 n n20062006年年6 6月月5 5日，易亨公司向国家药典委员会递交了日，易亨公司向国家药典委员会递交了关于增加香菇多关于增加香菇多糖国家标准的报告糖国家标准的报告，其中明确指出：因对照品葡聚糖供应厂家停止，其中明确指出：因对照品葡聚糖供应厂家停止生产，导致香菇多糖国家标准无法实施，特申请增加香菇多糖的生产，导致香菇多糖国家标准无法实施，特申请增加香菇多糖的方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n国家标准。在该报告上，江苏省食品药品监督管理局、江苏省药品检国家标准。在该报告上，江苏省食品药品监督管理局、江

138、苏省药品检验所签署意见验所签署意见:“:“情况属实，同意情况属实，同意”，并加盖公章。，并加盖公章。20062006年年9 9月月1313日，日，江苏省食品药品监督管理局给易亨公司颁发药品补充申请批件，江苏省食品药品监督管理局给易亨公司颁发药品补充申请批件，其中载明的审批结论为：其中载明的审批结论为：“同意增加金陵药业股份福州梅峰制药厂为同意增加金陵药业股份福州梅峰制药厂为注射用香菇多糖的原料药供应商注射用香菇多糖的原料药供应商”。n n国科中心的司法鉴定意见书中指出，因葡聚糖系列标准品难以买国科中心的司法鉴定意见书中指出，因葡聚糖系列标准品难以买到等原因，国家标准中的检测方法亦即涉案专利方法

139、无法实施。到等原因，国家标准中的检测方法亦即涉案专利方法无法实施。 n n二审法院：二审法院：n n涉案专利是一种香菇多糖分子量及分子量分布测定方法，并非新涉案专利是一种香菇多糖分子量及分子量分布测定方法，并非新产品制造方法专利，故在侵权诉讼中，康海公司应提供充分的证据证产品制造方法专利，故在侵权诉讼中，康海公司应提供充分的证据证明易亨公司未经其许可实施了涉案专利。康海公司提供的证据主要是明易亨公司未经其许可实施了涉案专利。康海公司提供的证据主要是两份：一是易亨公司在申报生产香菇多糖药品的文件中表述的检测方两份：一是易亨公司在申报生产香菇多糖药品的文件中表述的检测方法就是涉案专利方法，如果其自

140、己生产原料药，按照药品生产管理规法就是涉案专利方法，如果其自己生产原料药，按照药品生产管理规定，其必然使用申报的方法即涉案专利方法；二是国科中心的司法定，其必然使用申报的方法即涉案专利方法；二是国科中心的司法鉴定意见书，其结论是梅峰制药厂生产的香菇多糖原料药与易亨公鉴定意见书，其结论是梅峰制药厂生产的香菇多糖原料药与易亨公司使用的香菇多糖原料药存在明显差异，故易亨公司的原料药不是来司使用的香菇多糖原料药存在明显差异，故易亨公司的原料药不是来自梅峰制药厂，而是其自己生产。本院认为，上述证据尚不足以证明自梅峰制药厂，而是其自己生产。本院认为，上述证据尚不足以证明易亨公司实施了涉案专利方法。易亨公司

141、实施了涉案专利方法。方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n一、易亨公司在申报生产香菇多糖药品的文件中表述的检测方法一、易亨公司在申报生产香菇多糖药品的文件中表述的检测方法就是涉案专利方法，只能说明易亨公司在申报时准备使用该专利方法，就是涉案专利方法，只能说明易亨公司在申报时准备使用该专利方法，而专利侵权的前提指的是具有实际上存在实施专利的行为。根据本院而专利侵权的前提指的是具有实际上存在实施专利的行为。根据本院查明的事实，易亨公司在查明的事实，易亨公司在20052005年年6 6月获得香菇多糖药品生产批件之后月获得香菇多糖药品生产批件之后即与梅峰制药厂签订了即与梅峰制药厂签订了合作协议合作

142、协议，由梅峰制药厂无偿提供香菇多，由梅峰制药厂无偿提供香菇多糖原料药糖原料药3535克，供易亨公司试生产用。自克，供易亨公司试生产用。自20062006年开始，易亨公司每年年开始，易亨公司每年均与梅峰制药厂签订香菇多糖原料药年度供货合同，从梅峰制药厂购均与梅峰制药厂签订香菇多糖原料药年度供货合同，从梅峰制药厂购进香菇多糖原料药，仅进香菇多糖原料药，仅20062006、20072007两年就购进两年就购进260260克，可生产约克，可生产约3030万万支粉针剂。易亨公司就其向梅峰制药厂购买香菇多糖原料药向江苏省支粉针剂。易亨公司就其向梅峰制药厂购买香菇多糖原料药向江苏省食品药品监督管理局提出申请

143、并获得批准。食品药品监督管理局提出申请并获得批准。20062006年年6 6月易亨公司向国月易亨公司向国家药典委员会递交的家药典委员会递交的关于增加香菇多糖国家标准的报告关于增加香菇多糖国家标准的报告中明确指中明确指出：因对照品葡聚糖供应厂家停止生产，导致香菇多糖国家标准（即出：因对照品葡聚糖供应厂家停止生产，导致香菇多糖国家标准（即涉案专利方法）无法实施，特申请增加香菇多糖的国家标准。国科中涉案专利方法）无法实施，特申请增加香菇多糖的国家标准。国科中心的心的司法鉴定意见书司法鉴定意见书中亦指出，因葡聚糖系列标准品难以买到等中亦指出，因葡聚糖系列标准品难以买到等原因，国家标准中的检测方法亦即涉

144、案专利方法无法实施。上述事实原因，国家标准中的检测方法亦即涉案专利方法无法实施。上述事实充分表明，虽然易亨公司在申报生产香菇多糖药品的文件中表述的检充分表明，虽然易亨公司在申报生产香菇多糖药品的文件中表述的检测方法就是涉案专利方法，但易亨公司没有生产香菇多糖原料药，其测方法就是涉案专利方法，但易亨公司没有生产香菇多糖原料药，其所用原料药购自梅峰制药厂，故没有证据证明易亨公司实施了涉案专所用原料药购自梅峰制药厂，故没有证据证明易亨公司实施了涉案专利。利。方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n二、国科中心的司法鉴定意见书的结论为二、国科中心的司法鉴定意见书的结论为“从分子量及分布从分子量及分布

145、情况角度判断，南京易亨制药的产品注射用香菇多糖与金陵药业股份情况角度判断，南京易亨制药的产品注射用香菇多糖与金陵药业股份福州梅峰制药厂香菇多糖注射液使用的香菇多糖原料（原料药）存在福州梅峰制药厂香菇多糖注射液使用的香菇多糖原料（原料药）存在明显差异明显差异”，不能据此得出易亨公司使用的香菇多糖原料药不是购自，不能据此得出易亨公司使用的香菇多糖原料药不是购自康海公司这一唯一结论。香菇多糖分子量及分子量分布决定于原料康海公司这一唯一结论。香菇多糖分子量及分子量分布决定于原料（香菇）、所加辅料、生产工艺等诸多因素，同一厂家不同批次的产（香菇）、所加辅料、生产工艺等诸多因素，同一厂家不同批次的产品在分

146、子量及分布方面都有可能存在差异，且梅峰制药厂对其生产的品在分子量及分布方面都有可能存在差异，且梅峰制药厂对其生产的香菇多糖原料药的分子量及分布并无限定，故其不同批次香菇多糖原香菇多糖原料药的分子量及分布并无限定，故其不同批次香菇多糖原料药产品中的分子量及分布存在差异更属正常。一审法院仅依据该鉴料药产品中的分子量及分布存在差异更属正常。一审法院仅依据该鉴定结论，认定易亨公司关于其所用的原料药购自梅峰制药厂的主张不定结论，认定易亨公司关于其所用的原料药购自梅峰制药厂的主张不能成立，依据不足。能成立，依据不足。 方法专利的举证责任方法专利的举证责任n n提起确认不侵权诉讼一般以利害关系人受到侵权警告

147、而权提起确认不侵权诉讼一般以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动程序请求有权机关作出处利人又未在合理期限内依法启动程序请求有权机关作出处理为基本条件。所谓合理期限要根据具体案情而定，但一理为基本条件。所谓合理期限要根据具体案情而定，但一般可掌握在不少于三个月。基于同一法律事实发生的纠纷，般可掌握在不少于三个月。基于同一法律事实发生的纠纷，已经由有管辖权的法院依法处理完毕或者正在处理中的，已经由有管辖权的法院依法处理完毕或者正在处理中的，当事人就此提出的确认不侵权诉讼，就不要再重复受理。当事人就此提出的确认不侵权诉讼，就不要再重复受理。曹建明副院长讲话（曹建明副院长讲话（200

148、52005年年1111月月2121日）日）n n除知识产权权利人针对特定主体发出侵权警告且未在合理除知识产权权利人针对特定主体发出侵权警告且未在合理期限内依法提起诉讼，被警告人可以提起确认不侵权诉讼期限内依法提起诉讼，被警告人可以提起确认不侵权诉讼以外，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事以外，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该侵

149、权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼。起确认不侵权诉讼。最高人民法院关于当前经济形最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见势下知识产权审判服务大局若干问题的意见（20092009年年4 4月月2121日日）确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释干问题的解释第十八条第十八条:“:“权利人向他人发出侵犯专利权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告

150、人或者利害关系人经书面催告权利人行权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使权利，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者被使权利，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者被警告人、利害关系人发出书面催告之日起二个月内，权利警告人、利害关系人发出书面催告之日起二个月内，权利人既不撤回警告，也不提起诉讼或者请求管理专利工作的人既不撤回警告，也不提起诉讼或者请求管理专利工作的部门处理，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求部门处理，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权诉讼的，人民法院应当受理。确认其行为不侵犯专利权诉讼的，人民法院应当受理。” ” n n(20

151、11)(2011)民提字第民提字第4848号号 ( (数字天堂与南京烽火数字天堂与南京烽火) )n n天堂公司于天堂公司于20102010年年2 2月月8 8日向南京烽火公司发出侵犯著作权日向南京烽火公司发出侵犯著作权警告函，并于同日向北京市第一中级人民法院递交诉状，警告函，并于同日向北京市第一中级人民法院递交诉状，起诉南京烽火公司侵犯其著作权。起诉南京烽火公司侵犯其著作权。20102010年年3 3月月4 4日，北京市日，北京市第一中级人民法院向北京天堂公司发出受理通知书。南京第一中级人民法院向北京天堂公司发出受理通知书。南京烽火公司于烽火公司于20102010年年2 2月月1111日收到北

152、京天堂公司的警告函，日收到北京天堂公司的警告函，并于并于20102010年年2 2月月2626日向南京市中级人民法院提起确认不侵日向南京市中级人民法院提起确认不侵权诉讼，北京天堂公司在答辩期内提出管辖异议申请。权诉讼，北京天堂公司在答辩期内提出管辖异议申请。 确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n南京中院：南京不是侵权行为地，移送北京一中院管辖。南京中院：南京不是侵权行为地，移送北京一中院管辖。n n江苏高院：南京市侵权行为地，撤销一审裁定。江苏高院：南京市侵权行为地，撤销一审裁定。n n北京一中院，因南京侵权诉讼受理在先，依南京烽火的请北京一中院，因南京侵权诉讼受理在先，依南京烽火的请求，裁定移

153、送南京中院管辖。求，裁定移送南京中院管辖。 n n最高法院再审：专利司法解释的规定目前应适用于审理其最高法院再审：专利司法解释的规定目前应适用于审理其他各类知识产权纠纷案件。由此，人民法院受理当事人提他各类知识产权纠纷案件。由此，人民法院受理当事人提起的确认不侵权之诉，应以利害关系人受到警告，而权利起的确认不侵权之诉，应以利害关系人受到警告，而权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。就本案人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。就本案而言，北京天堂公司在向南京烽火公司发出而言，北京天堂公司在向南京烽火公司发出“警告函警告函”的的当天，即向北京市第一中级人民法院提起了侵权诉讼，并当天

154、，即向北京市第一中级人民法院提起了侵权诉讼，并于次日预缴了诉讼费用，在北京天堂公司已经启动诉讼程于次日预缴了诉讼费用，在北京天堂公司已经启动诉讼程序的情况下，南京烽火公司不应当就相同的法律关系再提序的情况下，南京烽火公司不应当就相同的法律关系再提起确认不侵权诉讼。本案原一审、二审法院均未按照上述起确认不侵权诉讼。本案原一审、二审法院均未按照上述司法解释的规定，针对南京烽火公司起诉是否符合法定程司法解释的规定，针对南京烽火公司起诉是否符合法定程序、北京天堂公司提出管辖权异议是否具有正当性进行序、北京天堂公司提出管辖权异议是否具有正当性进行确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n审查，导致对南京市中级人

155、民法院应否受理本案的认定不审查，导致对南京市中级人民法院应否受理本案的认定不当。裁定撤销一、二审裁定，驳回南京烽火的起诉。当。裁定撤销一、二审裁定，驳回南京烽火的起诉。n n同时，指定北京一中院移送南京中院的侵权诉讼由北京一同时，指定北京一中院移送南京中院的侵权诉讼由北京一中院管辖。中院管辖。 确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n灯盏花素滴丸案（贵州信邦公司诉南昌弘益公司灯盏花素滴丸案（贵州信邦公司诉南昌弘益公司 ）n n20092009年年2 2月月2727日，国家药监局通知信邦公司称：日，国家药监局通知信邦公司称：“你公司你公司申报的申报的灯盏花素滴丸灯盏花素滴丸在注册过程中，收到来函反映你

156、在注册过程中，收到来函反映你公司申报的该品种涉及相关专利问题（持有人：南昌弘益；公司申报的该品种涉及相关专利问题（持有人：南昌弘益；专利号：）。请你公司积极与异议人进行沟通，或者向人专利号：）。请你公司积极与异议人进行沟通，或者向人民法院申请裁决解决。民法院申请裁决解决。”因弘益公司提出专利异议导致国因弘益公司提出专利异议导致国家药监局暂停了该药品的注册，信邦公司遂找弘益公司进家药监局暂停了该药品的注册，信邦公司遂找弘益公司进行沟通，沟通未果行沟通，沟通未果, ,故向法院提起确认不侵犯专利权之诉。故向法院提起确认不侵犯专利权之诉。n n一审法院：一审法院：n n 专利的权利要求包含了专利的权利

157、要求包含了“灯盏花素滴丸灯盏花素滴丸”各原料的重各原料的重量比例、崩解溶散快以及制备方法三个方面的独立权利要量比例、崩解溶散快以及制备方法三个方面的独立权利要求。将弘益公司专利的权利要求求。将弘益公司专利的权利要求1 1、权利要求、权利要求3 3关于关于“灯盏灯盏花素滴丸花素滴丸”的制备方法与信邦公司关于的制备方法与信邦公司关于“灯盏花素滴丸灯盏花素滴丸”的制备方法相比较：的制备方法相比较：1 1、在原料配方上，专利用原料、在原料配方上，专利用原料确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n药灯盏花素与基质聚乙二醇药灯盏花素与基质聚乙二醇60006000配比，信邦公司的制备方配比，信邦公司的制备方法中使

158、用原料药灯盏花素与基质聚乙二醇法中使用原料药灯盏花素与基质聚乙二醇40004000配比。配比。2 2、在配方比例上，专利使用的是在配方比例上，专利使用的是2020重量份灯盏花素配比重量份灯盏花素配比300300重量份聚乙二醇重量份聚乙二醇60006000，信邦公司的制备方法中使用的是，信邦公司的制备方法中使用的是4g4g灯盏花素配比灯盏花素配比28g28g聚乙二醇聚乙二醇40004000。由此看出，信邦公司、。由此看出，信邦公司、弘益公司双方使用的原料药虽均为灯盏花素，但灯盏花素弘益公司双方使用的原料药虽均为灯盏花素，但灯盏花素的用量不同，即信邦公司使用灯盏花素的用量不同，即信邦公司使用灯盏花

159、素4g4g，弘益公司用灯，弘益公司用灯盏花素盏花素300300重量份；双方使用的基质以及基质的分量也不重量份；双方使用的基质以及基质的分量也不一样，即信邦公司使用一样，即信邦公司使用28g28g聚乙二醇聚乙二醇40004000，弘益公司使用，弘益公司使用300300重量份聚乙二醇重量份聚乙二醇60006000。根据本领域技术常识可知，制。根据本领域技术常识可知，制剂的崩解释放快慢取决于其采用的原料组成、各组成的含剂的崩解释放快慢取决于其采用的原料组成、各组成的含量以及制备的方法，故信邦公司关于量以及制备的方法，故信邦公司关于“灯盏花素滴丸灯盏花素滴丸”的的制备方法与弘益公司专利有着明显的不同。

160、且弘益公司在制备方法与弘益公司专利有着明显的不同。且弘益公司在申请专利之初，其公开说明书中权利要求对配方比例及基申请专利之初，其公开说明书中权利要求对配方比例及基质的描述与其后来取得专利的权利要求对配方比例及基质质的描述与其后来取得专利的权利要求对配方比例及基质的描述有着明显区别，即弘益公司对的描述有着明显区别，即弘益公司对确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n其权利要求进行了修改，将其配方比例及配方基质作出了其权利要求进行了修改，将其配方比例及配方基质作出了限定。再者，弘益公司专利说明书中虽载明了所用的基质限定。再者，弘益公司专利说明书中虽载明了所用的基质包括但不限于聚乙二醇包括但不限于聚乙二醇

161、60006000、聚乙二醇、聚乙二醇40004000，但专利的权，但专利的权利要求中只写明了聚乙二醇利要求中只写明了聚乙二醇60006000，即该说明书载明的基质，即该说明书载明的基质种类（上位概念）扩大了权利要求描述的基质（下位概念）种类（上位概念）扩大了权利要求描述的基质（下位概念）的保护范围，弘益公司自愿选择聚乙二醇的保护范围，弘益公司自愿选择聚乙二醇60006000这一基质列这一基质列入专利的权利要求，就应当严格按照其独立权利要求中的入专利的权利要求，就应当严格按照其独立权利要求中的内容来确定其保护范围。综上，信邦公司申请注册内容来确定其保护范围。综上，信邦公司申请注册“灯盏灯盏花素滴

162、丸花素滴丸”所用的制备方法未落入弘益公司专利独立权利所用的制备方法未落入弘益公司专利独立权利要求的保护范围。要求的保护范围。n n二审法院：二审法院：n n 弘益公司号专利共包括弘益公司号专利共包括3 3项权利要求，其中权利要项权利要求，其中权利要求求1 1属于独立权利要求，权利要求属于独立权利要求，权利要求2 2和和3 3属于从属权利要求，属于从属权利要求，权利要求权利要求2 2和和3 3是在权利要求是在权利要求1 1的基础上进一步增加附加技的基础上进一步增加附加技术特征而形成的技术方案，可见在本专利中，权利要求术特征而形成的技术方案，可见在本专利中，权利要求1 1的技术特征最少，保护范围最

163、宽，故应以权利要求的技术特征最少，保护范围最宽，故应以权利要求1 1作作确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n为比对对象。如果信邦公司的制备方法覆盖了弘益公司号为比对对象。如果信邦公司的制备方法覆盖了弘益公司号专利权利要求专利权利要求1 1的技术特征，则构成专利侵权；如果未覆的技术特征，则构成专利侵权；如果未覆盖号专利权利要求盖号专利权利要求1 1的技术特征，则同样不会覆盖权利要的技术特征，则同样不会覆盖权利要求求2 2和和3 3的技术特征，不构成专利侵权。比对信邦公司的制的技术特征，不构成专利侵权。比对信邦公司的制备方法与弘益公司号专利权利要求备方法与弘益公司号专利权利要求1 1的技术特征，的技

164、术特征， 号专利号专利使用的配方基质为聚乙二醇使用的配方基质为聚乙二醇60006000，而信邦公司的制备方法，而信邦公司的制备方法中使用的配方基质为聚乙二醇中使用的配方基质为聚乙二醇40004000。在国家知识产权局对。在国家知识产权局对弘益公司的号专利审查授权过程中，弘益公司最初的权利弘益公司的号专利审查授权过程中，弘益公司最初的权利要求所记载的配方基质包含了聚乙二醇要求所记载的配方基质包含了聚乙二醇40004000，之后弘益公，之后弘益公司根据国家知识产权局的审查意见，对其权利要求进行了司根据国家知识产权局的审查意见，对其权利要求进行了修改，将其配方基质限定为聚乙二醇修改，将其配方基质限定

165、为聚乙二醇60006000，可见，弘益公，可见，弘益公司在专利授权审查过程中，放弃了以聚乙二醇司在专利授权审查过程中，放弃了以聚乙二醇40004000作为配作为配方基质的技术方案。依照方基质的技术方案。依照最高人民法院关于审理侵犯专最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第六条关于第六条关于“专专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或过对权利要求、说明书的修改或确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n n者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”的规定，弘益公司在本案诉讼中，将其在专利授权审查的规定，弘益公司在本案诉讼中，将其在专利授权审查过程中已经放弃的以聚乙二醇过程中已经放弃的以聚乙二醇40004000作为灯盏花素滴丸的配作为灯盏花素滴丸的配方基质的技术方案又纳入其专利权保护范围，本院不予支方基质的技术方案又纳入其专利权保护范围，本院不予支持。持。 确认不侵权诉讼确认不侵权诉讼n谢谢大家！n请多多批评指正！n n陈文煊陈文煊