专利侵权诉讼中已有技术抗辩原则适用的相关法律问题刘丹妮摘要：已有技术抗辩原则近年在国内专利司法界日益引起共鸣、争议，同时也不同程度地得 到运用尽管关于这一原则还没有统一的、权威的认定，法院在操作时也比较慎重，但是在 国内外的司法实践中，已有公知技术抗辩是被广泛釆用的一项否认侵权的抗辩原则本文对 该项原则的概念、特征、适用范围等方面的理解与适用，以及对于已有技术抗辩的使用对于 专利侵权司法审查与专利无效行政审查的意义进行了初步的探讨与研究关键词：专利侵权已有技术抗辩等同侵权相同侵权民事纠纷一、引言：已有技术抗辩原则及其法律依据已有技术抗辩原则，是指在法院的专利侵权民事诉讼中，如果被控侵权人能够提出其被 控侵权产品或方法（为表述方便统一使用被控侵权技术）是与已有公知技术完全相同或等同 的技术方案，那么，即使被控侵权技术落入了涉案专利的权利保护范围，也并不构成对涉案 专利侵权的抗辩原则已有技术”的概念，在2001年修改后的专利法实施细则中给出了明确定义，“是指申 请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其 他方式为公众所知的技术，即现有技术目前，已有技术抗辩原则已成为专利侵权诉讼中被普遍运用和认可的一个原则，在司法 实践中也必然通过一定的法律法规予以体现，虽然《专利法・》中并无关于已有技术抗辩的 明确规定，但通过对其他法律法规及相关司法解释的脉络梳理，亦可得岀相应结论：首先，我国《专利法》第二十二条第一款规定，授予专利权的发明和实用新型，应当 具备新颖性、创造性和实用性。
这就为已有技术抗辩提供了理论基础：基于专利申请日之前 的公知技术以及作为本领域普通技术人员不付出创造性劳动就可以从公知技术引伸而得到 的技术内容不具备新颖性和创造性，必然不应该被包含于权利人独占的专利权范围内;其次，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（后简称《规 定》）中也提及到了公知技术虽然仅在是否决定中止诉讼提及到，但在实践中作为抗辩理 由运用却是非常普遍的；第三，在我国根本法《宪法》第五十条规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利 的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公众的合法自由和权利宪法是国家 的根本法，其确立的关于公民的基本权利与义务的基本原则应当具有最高的、普遍的适用效 力同时，在我国基本法的《民法通则》第五条中也规定：“公民、法人的合法权益受法律 的保护，任何组织和个人不得侵犯”专利权属于私权，专利权人只能从其真正的发明创造 中获取利益，对已有技术，专利权人不享有任何独占的权利，法院在保护专利权的同时，也 应当保护公众利益，这也体现了我国民法通则中的公平原则另外，积累了相当专利侵权案件审理经验的北京市高级人民法院也于其《专利侵权判定 若干问题的意见（试行）》（以下简称《意见》）中对已有技术抗辩的概念、条件和特征等进 行了具体的规定，其中的（四）“已有技术抗辩”部分都是相关的规定。
该《意见》虽然不 属于法律或法规，但是作为指导地方审判实践的指导性意见，也具有一定的参考价值二、关于已有技术抗辩原则适用的几个争议性问题（一）“自由已有技术”还是“已有技术”有一种观点认为：被援引于抗辩的已有技术必须是在专利申请日或优先权日前已经公知 公用，成为可以自由使用的公知技术在专利申请日前尚处保密或尚未公知公用的已有技术, 不能作为已有技术抗辩的依据O而在某项专利申请之前他人也有相同或实质上相同的另一项 在先专利申请，此时只能视为已有公知技术，但却不是自由使用的已有技术，不能作为抗辩 的依据而具代表性的另一种观点，则强调不必以是否成为“自由公用”作为对已有技术的 条件限制笔者倾向于后一种观点，理由是：在专利法中已经明确采用了 “已有技术”的表述， 而最高人民法院在《规定》中对其等同概念“公知技术”本身均没有限定条件，该已有公知 技术应当既包括“自由已有技术”，也包括“非自由已有技术”因为相关的法律、法规并没 有对不属于“自由已有技术”范畴的那部分“已有技术”作出不符合已有公知技术的条件限 定，就应视为包括在已有技术抗辩的范畴内，否则对认定被控侵权人的已有公知技术抗辩的 条件太苛刻，也缺乏法律依据。
而且从理论上讲，对于已有技术抗辩中所引用的已有技术不 必附加太苛刻的限制是符合专利法的立法原理的专利法保护专利权人的垄断权应当主要限 于“本发明创造”的技术方案，这就意味着专利权人不能简单地将他人的在先技术作为“本 发明创造”方案的内容从这个意义上讲话，公知公用的技术既然属于公众，自然不能作为 专利权中的禁止权行使的对象，但是即使是“非自由的已有技术”（为权属另归他人的有效 专利技术）不能从本专利技术的禁止权范围中排除，对于被控侵权的行为人而言仍然是不公 平的因为专利侵权诉讼属于民事纠纷，专利权是一种私权，只有专利权人自己有权禁止他 人实施其专利的技术方案既然该“非自由已有技术”的权利人另有其人，本专利的权利人 显然无权代其主张权利二）已有技术抗辩原则与等同侵权判定的优先适用顺序北京市高级人民法院于其颁行的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（下简称《意 见》）中规定，已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权（见该《意见》 第102条），并在其第100条对已有技术抗辩的定义中明确规定，已有技术抗辩是“在被控 侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下”进行的。
这就 意味着在运用已有技术抗辩原则时，应优先判断被控侵权物与涉案专利的技术方案是否等 同，如是，方可引入已有技术抗辩原则即，等同判定优先于已有技术抗辩的适用笔者认 为,从法理上讲，在专利侵权诉讼中，如果被告提出了已有技术抗辩，则应当优先进行对已 有技术抗辩的审理，即已有技术抗辩优先适用因为无论被控侵权技术与专利权的技术方案 是否等同，只要其已在申请日（优先权日）之前的已有技术中披露，就不应被纳入到专利权 的保护范围之中笔者的这一观点，也可从最高人民法院民事审判第三庭《关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函》中披露的案例得到支持该案被告之 西安神电避雷器有限公司不服安徽省髙级人民法院（1999）知终字第3号终审民事判决，向 最高人民法院申请再审在该案的审理中，一审法院对神电公司提出的两份公知技术抗辩证 据没有作任何审査，二审法院未就该两份公知技术抗辩证据所披露的技术与神电公司技术进 行对比（即没有进行本文所述的第二组关系的比较），而仅仅是与王川专利进行对比得出两 者不相同的结论（这是专利复审委员会的职责，二审法院这样做实际上是挑战了专利有效 性）最高人民法院在该函中指出，“不论神电公司技术与王川专利是否相同，在神电公司提 出公知公用技术抗辩事由的情况下，只有在将神电公司技术与公知公用技术对比得出否定性 结论以后，才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较”。
由此可见，最高人民法院的意 见是已有技术抗辩优先适用，只有在已有技术抗辩得出否定性结论以后，才按照常规进行被 控侵权物与专利权利要求的比较值得我们注意的是，该函属于司法解释性质，并且其颁布 时间也早于北京市高级人民法院的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，其法律效力显 然应当高于北京市高级人民法院的规范性文件三）已有技术抗辩在等同侵权和相同侵权中的适用有观点认为，已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权，相同专利 侵权只能通过专利复审委请求宣告该专利无效的途径解决对此笔者认为，对于相同侵权的 情形，专利法及相关规定中并没有对此限定条件，根据民法“法无明令禁止即自由”的原理, 可以理解为已有技术抗辩的适用也包括被控侵权技术与已有技术、涉案专利技术三者的技术 完全相同或等同的情况，如强迫当事人通过请求宣告专利无效的途径解决上述问题，是增加 了当事人的讼累因此，如果被告举证的已有技术与权利要求的内容相同，法院可以接受公 知技术抗辩来认定侵权不成立，而没有必要舍近求远，无谓地延长程序在司法实践中，对 控侵权技术、已有技术、涉案专利技术三者技术完全相同的情况，已经有不少法院用已有公 知技术抗辩径行予以裁判的成功判例。
但这种做法在理论上存在一个矛盾，即法院在审理在 侵权诉讼中，专利权是推定有效的，当被控侵权技术与专利技术相同时，若仍以被控侵权技 术与已有技术相同进行抗辩，则直接对抗的是专利权的有效性，尽管法院是以已有技术抗辩 认定不侵权，而没有涉及专利权无效的问题，但将推定有效的专利权不能适用于与其相同的 被控侵权技术方案，一方面承认专利权推定是有效的，另一方面对其权利不予维护，这似乎 有些矛盾四）“单独的”已有技术还是“组合的"已有技术有观点认为，已有技术抗辩时适用的已有技术不仅包括专利申请日前已有的、单独的技 术方案，还包括该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见组合成的技术方案对此, 笔者认为，这一理解过分扩延了已有技术的概念，用以抗辩的已有技术应当是一项在专利申 请日前已有的、单独的技术方案，而不是由已有技术组合而成的技术方案即，用以抗辩的 已有技术应该是一个完整的技术方案，比如专利文献中记载的一个实施例、一件在申请日之 前在国内已经公开销售或者公开使用的产品，而不能以被控侵权物中某个技术特征是已有技 术为由进行抗辩作为抗辩他人专利的已有技术，应当掌握一比一的原则，即用一项已有技 术与被控侵权技术进行比较，切忌将分散的已有技术加以综合或组合后作为抗辩的已有技 术，因为未明确披露的几项已有技术的组合并不属于已有技术的范畴（参见专利法实施细则 对“已有技术”的定义），基于特定发明目的对已有技术的组合，往往本身就是一项新的发 明创造，判断其是否可从已有技术显而易见的得出，从而具有对抗专利权的效果，该认定实 际即为对专利创造性的审查，比较复杂，应交由专利无效程序中具有特定技术背景的专业人 员审查，法院对此不宜直接裁判。
三、结语：适用已有技术抗辩原则与对行政确权程序的司法尊重我国目前的专利管理体制为，专利授权与无效争议由专利行政部门管理，而专利侵权由 法院司法审查，因此，法院不能直接审查专利是否有效鉴于已有技术抗辩原则已成当事人 在应对专利侵权诉讼中的一种相当重要的抗辩途径法院在适用该原则时，应注意对行政确 权程序的司法尊重所谓“司法尊重”，亦称“司法不干涉在现代法律解释理论中，这 一原则是以“权威解释法”的形式体现出来根据这一解释方法，行政机关在其行政专业范M3内对法律问题所作的解释（除非具备法律禁止的情况如超越职权、滥用职权等）应当作为 权威的解释根据这一原则，法官在审查行政行为的合法性时，应当充分尊重行政机关在其 行政管理专业范围内所作的判断，而不应轻易地以自己的判断代替行政机关的判断，除非存 在越权或者滥用职权这一原则也已在我国的行政诉讼法中也得到了体现它能够充分发挥 行政机关的专业知识与管理技能在管理知识产权方面的特有作用,确保法院对行政行为的审 查重点放在其合法性上在其他一些国家也是如此，即关于是否授予专利权的问题，就其中 的技术、事实问题，法院通常依靠专利局的判断，而不是自己轻易作出决定。
与之相应，司 法机关在法律适用方面具备人才、机制、程序、经验等各方面的优势，因此对行政行为合法 性、知识产权民事责任等问题作出判断（对法律问题的解释）具有相当的权威性也正是根 据这一原则，仅就行政诉讼而言，法院对于行政行为的审査方式应当明显区别于对民事关系 的审理至于司法实践中出现的法院在查清事实的基础上直接以自己的判断代替行政机关的 判断的情况，属于必要的“直接决定”，并不否定普遍原则的作用具体到侵权诉讼中适用已有技术抗辩原则时,其审査对象主要是被控侵权技术与已有技 术，是就被控侵权技术与已有技术是否构成等同进行对比，进而审査被控侵权人提出的其被 控侵权技术与已有技术等同的抗辩是否成立，最后作出被控侵权人是。