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1、第七章检索 引言 每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索。 检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤,其目的在于找出与申请的主题密切相关或者相关的现有技术中的对比文件,或者找出抵触申请文件和防止重复授权的文件,以确定申请的主题是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性,或者是否符合专利法第九条第一款的规定。 实用新型专利检索和香港特别行政区短期专利检索参照本章执行。 检索的结果应当记载在检索报告中。 审查用检索资料 检索用专利文献 发明专利申请实质审查程序中的检索,主要在检索用专利文献中进行。检索用专利文献主要包括:电子形式(机检数据库和光盘)的多国专利文献;纸
2、件形式的、按国际专利分类号排列的审查用检索文档和按流水号排列的各国专利文献;缩微胶片形式的各国专利文献。 专利局的电子形式的专利文献主要包括:中国发明专利申请公开说明书、中国发明专利说明书、中国实用新型专利说明书、欧洲专利申请公开说明书、专利合作条约的国际专利申请公开说明书、美国专利说明书、日本专利申请公开说明书和日本实用新型专利说明书及多国专利分类文摘等。专利局的纸件形式的专利文献主要包括:中国发明专利申请公开说明书、中国发明专利说明书、中国实用新型专利说明书、美国专利说明书、欧洲专利申请公开说明书、专利合作条约的国际专利申请公开说明书及多国专利分类文摘等。 检索用非专利文献 审查员除在专利
3、文献中进行检索外,还应当查阅检索用非专利文献。检索用非专利文献主要包括:电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。 检索的主题 检索依据的申请文本 检索依据的申请文本,通常是申请人在申请日提交的原权利要求书和说明书(有附图的,包括附图)。申请人按照专利法实施细则第四十四条应审查员的要求对权利要求书和或说明书进行了修改,或者按照专利法实施细则第五十一条第一款规定对权利要求书和或说明书提出了主动修改的,检索依据的申请文本应当是申请人最后提交的、并且符合专利法第三十三条规定的权利要求书和或说明书(参见本部分第八章第节)。 对独立权利要求的检索 检索主要针对申请的权利要求书进行,并考虑
4、说明书及其附图的内容。审查员首先应当以独立权利要求所限定的技术方案作为检索的主题。这时,应当把重点放在独立权利要求的发明构思上,而不应当只限于独立权利要求的字面意义,但也不必扩展到考虑说明书及其附图的内容后得出的每个细节。 对从属权利要求的检索 对独立权利要求限定的技术方案进行检索,找到了使该技术方案丧失新颖性或者创造性的对比文件的,为了评价从属权利要求进一步限定的技术方案是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性,审查员还需要以从属权利要求进一步限定的技术方案作为检索的主题,继续检索。但是,对于其限定部分的附加技术特征属于公知常识范围的从属权利要求则可不作进一步的检索。 当检
5、索的结果显示独立权利要求限定的技术方案具有新颖性和创造性时,一般不需要再对其从属权利要求限定的技术方案作进一步的检索。 对要素组合的权利要求的检索 权利要求是要素、和的组合的,审查员在检索这种权利要求时,应当首先对的技术方案进行检索,如果未查找到可评述其新颖性、创造性的对比文件,则应当对、的分组组合以及、和单个要素进行检索。 对不同类型权利要求的检索 申请中包含了几种不同类型(产品、方法、设备或者用途)权利要求的,审查员应当对所有不同类型的权利要求进行检索。在某些情况下,即使申请只包含一种类型的权利要求,也可能需要对相关的其他类型的主题进行检索。例如,对一项化学方法权利要求进行检索时,除了对该
6、方法权利要求本身进行检索外,为了评价其创造性,对用该方法制造的最终产品,除它们是明显已知的以外,也应当进行检索。 对说明书及其附图的检索 除了对由权利要求限定的技术方案,即申请请求保护的主题(以下简称申请的主题)进行检索之外,审查员有时还应当针对说明书及其附图中公开的对该申请的主题作进一步限定的其他实质性内容进行检索。因为申请人在修改权利要求时,有可能把它们补充到权利要求中去。例如,一件有关电路的申请,其权利要求限定的技术方案仅仅是电路的功能和工作方式。但是,在说明书及其附图中,详细公开了一个重要的晶体管电路,对于这件申请,审查员不但应当对权利要求所限定的电路的功能和工作方式进行检索,而且还应
7、当将该晶体管电路作为检索的主题。这样,即使申请人以后通过修改将该晶体管电路写入权利要求书,审查员也不必再进行补充检索。但是,对于在说明书中记载的那些与权利要求限定的技术方案之间不具有单一性的发明内容不必进行检索,因为通过修改将这些不具有单一性的发明内容作为申请请求保护的主题写入权利要求书是不允许的(参见本部分第八章第节()。 检索的时间界限 检索现有技术中相关文献的时间界限 审查员应当检索发明专利申请在中国提出申请之日以前公开的所有相同或相近技术领域的专利文献和非专利文献。这样做的好处是,审查员可以省去核实优先权是否成立的工作,除非出现了本部分第八章第节所述的需要核实优先权的情况,例如检索到在
8、该申请的优先权期间申请或公开的、影响其新颖性或创造性的对比文件。 检索抵触申请的时间界限 为了确定是否存在影响发明专利申请主题新颖性的抵触申请,审查员至少还需要检索: ()所有由任何单位或个人在该申请的申请日之前向专利局提交的,并且在该申请的申请日后十八个月内已经公布或公告的相同或相近技术领域的专利申请或专利文件; ()所有由任何单位或个人在该申请的申请日之前向国际申请受理局提交的,并且在该申请的申请日后十八个月内作出国际公布的相同或相近技术领域的指定中国的国际申请,以便检索出与该申请相同的、可能会按照专利合作条约()的规定进入中国国家阶段而成为该申请的抵触申请的国际申请。 检索前的准备 阅读
9、有关文件 说明书中引证了下面的文件的,审查员在必要时应当找出并阅读这些文件: ()作为申请主题的基础的文件; ()与发明所要解决的技术问题相关的背景技术文件; 法 ()有助于正确理解申请的主题的文件。 如果上述文件在专利局内不能得到,而它们对于正确理解和评价申请的主题又是必要的,没有这类文件,审查员不能进行有效的检索,那么审查员应当暂缓进行检索,通知申请人在规定的期限内提供这类文件的副本,待收到副本后再进行检索(参见本部分第八章第和节)。 如果说明书中所引证的文件明显与申请的主题没有直接关系,那么审查员可以不予考虑。 如果申请人提交了外国的检索报告,审查员应当阅读检索报告中引证的文件,尤其要阅
10、读其中对申请的主题的新颖性、创造性有影响的文件。 核对申请的国际专利分类号 为了更有效地进行检索,审查员应当先确定申请的国际专利分类号(简称分类号)。关于如何确定分类号,适用本指南第一部分第四章的规定。为此,审查员应当在正确理解申请的主题的基础上,运用分类知识核对分类部门或国际检索单位所给出的分类号。当发现分类号不准确时,应当按照本部分第八章第节中的规定处理。 确定检索的技术领域 通常,审查员在申请的主题所属的技术领域中进行检索,必要时应当把检索扩展到功能类似的技术领域。所属技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的,特别是根据明确指出的那些特定的功能和用途以及相应的具体实施例来确定的。 审
11、查员确定的表示发明信息的分类号,就是申请的主题所属的技术领域。功能类似的技术领域是根据申请文件中揭示出的申请的主题所必须具备的本质功能或者用途来确定,而不是只根据申请的主题的名称,或者申请文件中明确指出的特定功能来确定。例如,茶叶搅拌机和混凝土搅拌机属于功能类似的技术,因为搅拌是两者都必须具备的本质功能。同理,切砖机和切饼干机也是功能类似的技术。再如,一件申请的独立权利要求限定了具有某种结构特征的电缆夹子。如果在电缆夹子所属的技术领域中检索不到相关的文件,应当把检索扩展到有关管夹和其他类似的夹子的技术领域,因为这些夹子具有与电缆夹子类似的本质功能,因此很可能具有申请的独立权利要求中限定的结构特
12、征。也就是说,进行扩展检索时,对于可能包含有与申请的主题的全部特征或者某些特征相关的内容的文献都应当检索。 利用机检数据库 审查员可以用关键词、发明名称、发明人等检索入口在机检数据库中通过计算机检索来确定检索的技术领域。其中利用关键词检索入口来确定检索的技术领域是最主要的方式。 在正确理解申请的主题的基础上,确定一个或者几个“关键词”,然后根据确定的“关键词”在机检数据库中进行检索和统计分析,例如,对检索得到的文献的分类号进行统计分析,尽可能准确、全面地确定检索的技术领域。采用同样的方法,也可以确定针对前面所述的其他的检索主题应当检索的技术领域。 利用国际专利分类表 在利用机检数据库得不到确切
13、的检索技术领域的情况下,审查员可以按照下面的步骤查阅国际专利分类表,确定检索的技术领域: ()查阅国际专利分类表每个部开始部分的“部的内容”栏,按类名选择可能的分部和大类。 ()阅读所选定分部和大类下面的类名,从中选择最适合于覆盖检索的主题内容的小类。 在进行以上两步时,审查员应当注意分部类名和或大类、小类类名中的附注或者参见。这种附注或者参见可能影响小类的内容,指出小类之间的可能的差别,并可能指示所期望的检索的主题所在的位置。如果选择的小类在高级版分类表的电子层信息中有分类定义,则应当注意其详细内容,因为分类定义对小类的范围给出了最准确的指示。另外,审查员还应当注意,当存在与检索主题的功能类
14、似的功能性分类位置时,可能还存在与检索主题的功能相关的一个或多个应用性分类位置。 在找不到检索主题的专门位置时,可以考虑将类名或者组名为“其他”、“未列入组的”的这一类剩余分类位置的分类号作为检索的技术领域。 ()参看小类开始部分的“小类索引”,阅读大组完整的类名及附注和参见,选择最适合于覆盖检索的主题的大组。 ()阅读所选择的大组下面全部带一个圆点的小组,确定一个最适合于覆盖检索的主题的小组。如果该小组有附注和参见部分,则应当根据它们考虑其他分类位置,以便找到一个或者多个更适合于检索的主题的分类位置。 ()选择带一个以上圆点的,但仍旧覆盖检索的主题的小组。 通过以上五个步骤可以选定最适合于覆盖检索的主题的小组。这个小组及其下的不明显排除检索的主题的全部小组就是检索的技术领域。如果选定的小组有优先注释,那么由优先注释确定的小组及其下的不明显排除检索的主题的全部小组也是检索的技术领域。此外,选定的小组上面的高一级小组直到大组都是检索的技术领域,因为在那里具有包含了检索的主题且范围更宽的主题的文献资料。如果选定的小组处于按“最后位置规则”分类的小类中,那么除了对选定小组及其下不明显排除检索的主题的小组进行检索外,还应当对与选定小组具有相同点数、且相关的在后的小组及其下不明显排除检索的主题的小组进行检索,此外,还应当对该选定小组的高一级相关的各小组直到大组进行检索。例如,中的