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1、全国专利代理人考试实务要点全国专利代理人考试实务要点 第一部分、涉及法条及审查指南内容第一部分、涉及法条及审查指南内容 一、答复审查意见一、答复审查意见 细则细则 53 条条：驳回情形： （1）【基本不考基本不考】法 5 条（违法不授予专利权） 、法 25 条（不授予专利权 情形） （2）【间接间接】法法 9 条条：同样的发明创造同样的发明创造只能授予一项专利权； （先申请原则先申请原则）两个以上的申请人分别就同样的发明创 造申请专利的，专利权授予最先申请的人 （3）【重点重点】法法 22 条条： （新颖性、创造性、实用性新颖性、创造性、实用性） 授予专利权的发明和实用新型， 应当具备新颖性、
2、 创造性和实用性。 （1 款） 新颖性新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技 术；也没用任何单位或个人就同样的发明或者实 用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出 过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文 件或者公布的专利申请文件或者公告的专利文件 中。 （2 款款） 创造性创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出 的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实 质性特点和进步。 （3 款款） 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或使 用，并且能够产生积极效果。 （4 款） 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为 公众所知的技术。 （4）【重点重点】法法 26 条条： （公开充分、
3、清楚、权利要求书以说明书为依据公开充分、清楚、权利要求书以说明书为依据） 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整清楚、完整 的说明，以所述技术领域的技术人员能够实现为 新颖性考察方式： （1）隐藏考察方式隐藏考察方式：现有技术与现有技术与 抵触申请抵触申请，通过申请文件与对比文 件的著录项中的申请日申请日与授权公告授权公告 日日进行判断。 （2）直接考察方式直接考察方式：陈述权利要陈述权利要 求具有新颖性求具有新颖性。 （要点：单独对比单独对比 原则，原则，全文与权利要求书对比） 创造性考察方式： （1） 隐藏考察方式隐藏考察方式： 分清现有技术 与抵触申请抵触申请，抵触申请不能评价创抵触
4、申请不能评价创 造性造性。 （3）直接考察方式直接考察方式： 陈述权利要求陈述权利要求 具有创造性具有创造性。 （要点：三步法三步法） 对比要点：权利要求书与权 利要求书对比。 准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说 明发明和实用新型的技术要点。 （3 款款） 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地 限定要求专利保护的范围限定要求专利保护的范围。 （4 款）款） （5）【重点重点】法法 31 条条： （单一性）（单一性） 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发 明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项 以上的发明或者实用新型，可以作为一件
5、申请提 出。 （1 款款） （6）【重点重点】细则细则 20 条条： （独立权利要求独立权利要求） 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新 型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特必要技术特 征征。 （2 款款） （7）【间接考察间接考察】法 33 条： （修改原则修改原则） 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是， 对发明和实用新型专利申请的修改不得超出原说对发明和实用新型专利申请的修改不得超出原说 明书与权利要求书记载的范围明书与权利要求书记载的范围，对外观设计专利 申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的 范围。 （8）【重点重点】细则 42 条： （分案）（分案） 一件专利申
6、请包括两项以上发明、实用新型或者 外观设计的，申请人可以在本细则第 54 条第一款 规定的期限（授权登记期限）届满前，向国务院 专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已 经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案 申请。 （9）【一般】细则 43 条： （分案申请不得超出原申请记载范围） 依照本细则第 42 条规定提出的分案申请，可以保 留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日， 考试时多抄原文，少自己概 括。 考试时只以试卷上出现的东 西为准，不要将自己脑海中 掌握的东西带入，得不到说 明书支持。 单一性不作为无效宣告理单一性不作为无效宣告理 由。由。 但是不得超出原申请记载的范围。 答
7、审要点：答审要点： 修改原则：（修改原则：（1）细则 51 条 3 款：申请人在收到专利局发出的审查意见通 知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷针对通知书指出的缺陷进行修改。 （2）在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改不得再进行主动修改。 （3）不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺 陷进行的修改， 都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 原说明书和权利原说明书和权利 要求书记载的范围要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书 和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地
8、、毫无疑义地确定的内 容。 修改方式修改方式： （1）在独立权利要求中增加技术特征增加技术特征，进一步限定，克服无新颖性或创造 性、 缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要 求专利保护的范围等缺陷。 （2）变更变更独立权利要求中的技术特征技术特征（如数值范围），克服原独立权利要 求未以说明书为依据、 未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性 等缺陷。 （3）变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独 立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。 （4）删除一项或多项权利要求删除一项或多项权利要求，以克服原
9、第一独立权利要求和并列的独立 权利要求之间缺乏单一性单一性， 或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求 书不简要，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷。 （5）将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。 （6）修改从属权利要求的引用部分修改从属权利要求的引用部分，改正改正引用关系上的错误，使其准确地 反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。 （7）修改从属权利要求的限定限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范 围，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。 二、无效宣告二、无效宣告 细则细则 65 条条： 依照专利法第 45 条的规
10、定， 请求宣告专利权无效或者部分无效专利权无效或者部分无效 的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。 无效宣告请求书应当结合提交的所有证据， 具体说明无效宣告请求的理由无效宣告请求的理由， 并指 明每项理由所依据的证据。 （1 款，明确无效宣告请求范围范围以及无效宣告理由理由） 无效宣告理由无效宣告理由：法 2 条（发明、实用新型、外观定义） 、法 20 条 1 款（国外 申请先保密审查） 、法法 22 条条（新颖性新颖性、创造性创造性、实用性实用性） 、法 23 条（外观授权条 件） 、法法 26 条条 3 款（清楚、完整款（清楚、完整） 、26 条条 4 款（
11、权利要求书以说明书为依据款（权利要求书以说明书为依据） 、 法 27 条 2 款（外观清楚） 、法法 33 条条（修改不得超范围修改不得超范围） 、法法 9 条条（同一专利只能同一专利只能 授予一项专利权授予一项专利权） 、细则细则 20 条条 2 款款（独权记载必要技术特征独权记载必要技术特征） 、43 条条 1 款款（分案分案 申请不得超出原申请记载的范围）申请不得超出原申请记载的范围） 细则 69 条：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利 权人可以修改其权利要求书权利要求书， 但是不得扩大原专利的保护范围但是不得扩大原专利的保护范围。 发明或者实用新 型专利权人不得修改
12、专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图 片、照片和简要说明。 审查指南审查指南 ： A.修改原则修改原则：发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则 是： （1）不得改变原权利要求的主题名称； （2）与授权的权利要求相比，不得扩 大原专利的保护范围； （3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围； （4）一 般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。 外观设计专利的专利权人 不得修改其专利文件。 B.修改方式修改方式：在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一 般仅限于权利要求书的删除、合并权利要求书的删除、合并和技术方案的删除技术方案的删除。 权利要
13、求的删除：从权利要求书中去掉某项或者某些权利要求。 权利要求的合并： 两项或者两项以上相互无从属关系相互无从属关系、 但在授权文本中从属从属 于同一独立权利要求于同一独立权利要求的权利要求的合并， 所合并的从属权利要求的全部技术特征全部技术特征 组合在一起形成新的权利要求。 在独立权利要求未作修改的情况下在独立权利要求未作修改的情况下， 不允许对其不允许对其 从属权利要求进行合并式修改从属权利要求进行合并式修改。 技术方案的删除： 从同一权利要求中同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或 者一种以上技术方案。 C.修改时机修改时机：在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利
14、删除权利 要求要求或者权利要求中包括的技术方案技术方案。 仅仅在下列三种情形的答复期限内， 专利权人可以以合并合并的方式修改权利要求 书： （1）针对无效宣告请求书； （2）针对请求人增加的无效宣告请求或者补充的 证据； （3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告请求或者证据。 第四部分第三章中关于无效宣告理由的增加：第四部分第三章中关于无效宣告理由的增加： （1）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应 当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则、专利复审委员会不予考 虑。 （2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专 利复审委员会一
15、般不予考虑，但下列情形除外： （i） 针对专利权人以合并方式修改的权利要求以合并方式修改的权利要求， 在专利复审委员会指定期限 内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的； （ii）对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。 第二部分、实务模板第二部分、实务模板 审题要点： （1）看申请文件（或专利文件）以及对比文件的著录项，分辨出其中的现 有技术、抵触申请与无效证据，还要注意有无优先权日。 （2）权利要求书自身存在缺陷，一般是权利要求引用错误、不清楚、主题 名称错误等等。 （3）圈申请文件与对比文件的技术特征并标号。 一、答复无效宣告一、答复无效宣告 尊敬的专
16、利复审委员会： 本人是专利号为、名称为“”的专 利的专利权人，日前接到了专利复审委员会转来的无效请求人 于 年 月 日提交的专利权无效宣告请求书以及同时提交的 对比文件 D1Dn（，又收到转来的该请求人于 年 月 日提交 的补充意见和对比文件 Dm） 。先本专利权人针对无效请求人提 出的所有无效意见、理由以及证据提出如下答辩意见： 1、修改说明修改说明 针对无效宣告请求人提出的理由和证据，本专利权人对权利 要求书进行了修改。（情形 1：删除与合并）本专利权人将原独 立权利要求 1 删除，将原从属权利要求 2、n 合并后作为新 的独立权利要求， 修改后的权利要求 1 的技术方案来自于说明书 第 页第 段、第 段，以及说明书附图中的图 和图 。将原权利 要求 n+1 调整为引用新修改的权利要求 1， 并将其标号调整为 2， 修改后的权利要求 2 的技术方案来源于说明书第 页第 段； （情形 2：技术方案的删除）将原权利要求 中的“”的并 列技术方案删除，并将其标号调整为 m。 2、无效宣告请求人提交的证据（以及
