发明专利发明专利申请文件的撰写申请文件的撰写申请文件的撰写

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1、发明专利发明专利申请文件的撰写申请文件的撰写 摘要摘要 本文从一个对中国、欧洲、美国专利系统都有实践经验的专利代理人的视角，对发明专利申 请文件的撰写做了一个总结，希望能给业界同仁一些借鉴。 关键字关键字 发明、专利、申请文件、撰写 引引言言 作为中国和欧洲的专利代理人，笔者在中国和欧洲都有较丰富的专利代理实践经验，其间也 处理了不少美国的专利申请。在这一过程中，笔者曾看到很多在技术上很有创新的发明，由于其 原始申请文件没有撰写好，或是根本没有考虑到其他国家的不同法律和实践，最后在审查、无效 和诉讼中要么被彻底击垮要么失去了很多其本应有的价值。所以一个发明的原始申请文件的撰写 是至关重要的，其

2、直接关系到发明专利今后的命运。 一、发明专利一、发明专利申请申请文件的目标文件的目标 要想做好一件事就须要了解这件事的目标。同样，要想撰写好一个发明专利的申请文件，首 先必须了解专利申请文件的目标和用途。 发明专利是要保护一个技术发明，所以能够在逻辑上清晰严谨地阐明发明的基本概念及其相 关的技术细节是一个申请文件的最基目标。但是，对这个目标的要求应该是大学生在撰写其论文 或工程师在撰写其技术报告时应该已经可以把握的。而发明专利申请文件的撰写对专利代理人提 出了更多更高的要求，其原因在于一个申请文件在后续法律程序上会经受各种各样的严格甚至于 苛刻的考验。所以，代理人在撰写申请文件时就必须尽量考虑

3、到今后可能出现的各种问题，并在 撰写时就尽力把可能的问题扼杀在摇篮里。 1、 申请文件需要经受的考验 一个发明专利的申请文件到底会经受哪些考验呢，笔者认为主要有以下几个方面： （1）撰写过程 代理人撰写完申请文件的初稿后需要先给发明人审核。发明人一般只会从技术角度检查申请 文件的准确性。然后，申请文件会交给企业的知识产权经理审核。这时，知识产权经理就会根据 其专业知识，对申请文件从专利法的角度进行检查，提出修改意见和建议。一旦审核通过并将定 稿文件递交到专利局，就无法再对申请文件做任何真正意义上的实质性改动了。此申请文件就要 开始经受后续包括审查、无效以及诉讼等法律程序的严苛考验了。 （2）申

4、请过程 在申请的审查过程中，审查员往往会扮演一个苛刻的挑剔者的角色，尽可能从技术和法律角 度从申请文件中找出各种瑕疵。在技术上，审查员会引用多个现有技术来证明权利要求所定义的 技术方案没有新颖性和创造性。在法律上，审查员会认为权利要求不清楚、不简要或没有得到说 明书的支持；独立权利要求没有包含所有必要技术特征；或说明书公开不充分等等。 针对审查员的意见，代理人需要逐一答辩或相应修改申请文件。而修改时又会受到很严格的 限制，即不能超出原始申请公开的范围。 经过审查员和代理人的多次“交涉” ，一个申请可能由于其发明本身在技术上的先天不足或由 于申请文件撰写的致命缺陷而无法得到授权，也可能基于一个更

5、优化的版本得到授权。 （3）无效过程 一个授权的专利会触及到第三方的利益。此时，第三方可能会对授权专利提起无效程序。在 无效程序中，第三方往往会组成精于技术和法律的团队，对授权专利进行全方位的攻击。其猛烈 程度远远高于审查员在审查过程中的挑剔。此时，代理人维护授权专利的武器反而越来越少，比 如修改授权专利文件会受到比审查过程更多的限制和挑战。 经过无效过程， 很多专利被彻底击垮， 很多专利虽幸存下来但已经伤筋动骨。 （4）诉讼和侵权判定过程 一个专利在经受审查和无效程序的考验之后才能开始发挥其最核心的价值，即诉讼和侵权判 定， 来保护申请人对发明的专属权不被竞争对手侵害。 此时， 如果发明权利

6、要求的撰写不够完善， 或在无效过程中伤筋动骨，导致专利保护范围过窄，无法覆盖发明原本需要保护的并且应该能够 获得保护的技术方案，申请人的应得利益将会被损害。其结果是竞争对手的产品没有落入保护范 围从而可以继续生产，或竞争对手可以轻易找到替代方案绕过专利保护范围来避免侵权。 以上提到的各种严苛考验不仅来自中国国内，还可能来自世界各地。所以，代理人在撰写申 请文件时不仅要考虑中国的法律和实践，还要考虑到主要的国外申请目的地的法律和实践，特别 是欧洲和美国的。 2、 申请文件的目标读者 另外，任何文章的撰写都需要考虑到目标读者，专利申请文件也不例外。 虽然从原则上讲，专利申请文件的目标读者是所属领域

7、普通技术人员，但是在实践中往往并 非如此。比如以上提到的一个专利申请文件需经历的各种考验过程就涉及了多个完全不同的读者。 其中发明人的水平超出了所属领域普通技术人员。 知识产权经理和专利代理人 （包括申请撰写人、 答复审查意见的代理人、参与无效诉讼的代理人、国外实审、无效及诉讼的代理人）是懂技术的 法律工作者。但对于每个个案涉及到的技术，可能有很多人无法达到所属领域普通技术人员。此 外，参与国内外诉讼程序的律师和法官可能对所属领域的技术一无所知。 因此，代理人在撰写一个新申请时应该考虑一个低于所属领域普通技术人员水平的人在理解 此发明所涉及的技术时会有什么困难和疑问，从而由浅入深地将发明的前因

8、后果交代清楚。撰写 时切忌因为自己对相关技术比较了解就省略了很多必要的铺垫和技术细节。 如果一个代理人对上述的各个方面知之甚少，那么他只能以一种“无知者无畏”的态度“放 手”下笔，随心所欲，其后果可想而知。笔者已经见过很多技术上很有创新的发明，由于其在国 内的优先权申请撰写得很随意，在中国、欧洲和美国的申请以及无效、诉讼程序中遇到各种各样 的问题，最后不是被驳回或无效就是失去了其应有的价值。 所以，一个申请文件不仅需要满足中国专利法实践的要求，而且还要考虑到国外特别是欧美 实践的要求，同时还能让各种类型的潜在读者都能理解。这就是发明专利申请文件撰写的目标。 二、二、撰写申请文件所需基础撰写申请

9、文件所需基础 上节提到的申请文件撰写的目标给代理人提出了非常高的要求，满足这些要求是须要长期学 习和大量工作积累作为基础的。所以，在培养一个代理人撰写新申请之前，必须先让这个代理人 积累比较丰富的答复审查意见的经验。如果可能，还应让其参与无效甚至诉讼的辅助工作，或至 少应该让其参加一些无效、诉讼的案例培训。只有这样，代理人在撰写一个申请文件时才可能考 虑到上述提到的各个方面，从而以一种战战兢兢、如履薄冰的态度来认真对待撰写过程的每个细 节。 可见，专利申请文件的撰写绝不是一个用于培养专利代理人的初级入门工作，而应该是一个 具有较丰富经验的代理人的高级工作。 那么代理人在撰写前到底应该了解国内外

10、专利法及其实践的哪些方面呢？笔者根据自己的经 验列出了如下表格。表格中包括了中国、欧洲以及美国专利法实践中的一些要求。其中笔者在中 国和欧洲都有比较丰富的实践经验，所以相关内容比较全面可信。对于美国的实践，笔者是根据 自己处理过的一些美国审查意见和参加的一些培训总结的，不太全面，也不一定很准确，在此仅 供参考。 程序程序 相关实践点相关实践点 中国中国 欧洲欧洲 美国美国 实审 创造性： 公知常识 常见、无须举证常见、无须举证 常见、须举证 不常见、须举证 权利要求以说明书为 依据 严严 不严 不严 说明书公开充分 一般 一般 一般 独权必要技术特征 一般 一般 一般 修改超范 苛刻苛刻 非常

11、严非常严 不严 无效 无效理由 多多 少 （不清楚） 无效中的修改限制 合并和删除合并和删除 不超范和不扩大范围 （不清楚） 诉讼和 侵权判定 等同原则 有 有 有 功能性限定 实施例及其等同实施例及其等同 最宽解释 实施例及其等同实施例及其等同 禁止反悔原则 有有 没有 有有 上面表格中粗体的表示相关实践很严格。我们可以看出，其实中国的专利法实践在各个阶段 对申请文件的要求都是最严格的。 （1）审查过程 首先，在申请审查过程中遇到最多的驳回条款是创造性。而在创造性争辩中最有争议的问题 是对公知常识的举证问题。在美国的审查意见中几乎不会看到审查员在不举证的情况下认定公知 常识。在欧洲的实践中，

12、审查员经常会断言某些特征是公知常识，但是如果申请人要求审查员举 证，审查员是有举证义务的。但是在中国，由于审查指南中的规定不明确，审查员往往不做任何 举证，甚至都不做真正的充分说理（详见笔者在 2011 年高端研讨会的相关论文） 。这样的实践给 代理人和申请人带来了很大的困扰，有时不得不修改权利要求的范围，放弃一些申请人本该得到 的利益。 其次，权利要求应以说明书为依据的驳回条款在欧洲和美国的审查过程中都很少出现，而在 中国的审查意见中却非常常见。根据笔者的经验，只要权利要求中某个上位概念在说明书中只有 一个实施例，中国的审查员就会认为此上位概念概括太宽，没有以说明书为依据。虽然在很多情 况下

13、代理人可以通过争辩说服审查员，但是仍然在相当比例的申请中代理人不得不将权利要求的 范围缩小，从而丧失了其应得的利益（详见笔者在 2012 年高端研讨会的相关论文） 。 在上述两点中都涉及到权利要求的修改。但是，中国对修改超范的实践又是各国中最严的。 如果审查员引用的某个对比文件披露了本发明的某个实施例，或者审查员认定某个上位概括 没有以说明书为依据，代理人需要缩小权利要求的范围。此时，由于中国审查实践中几乎禁止了 任何中间位概括的修改，而如果原始说明书在相关的上位概括和实施例之间没有给出任何中间位 的概括，权利要求将不得不被限制到某个具体的实施例，造成保护范围过窄，损害了申请人本应 得的利益（

14、详见笔者在 2010 年高端研讨会的相关论文） 。与之相反，美国在实践中对审查过程中 的中间位概括把握得比较松，给代理人修改权利要求提供了很多选择，去保护申请人本应得的利 益。在欧洲，审查员对中间位概括虽然也是相当敏感，但是根据笔者的经验，合理的中间位概括 还是有可能被授权的。当然，到了无效程序中，审查过程中引入的中间位概括是肯定会被无效请 求人攻击的。对此，我们可以参考一下欧专局案例法的相关章节（CaseLaw III-A,2） 。此章节中 主要引用了 7 个欧专局申诉委员会的判例，其中前 6 个都是认为审查过程中的中间位概括是修改 超范的。但是在最后一个引用的判例（也是最近期的一个判例 T

15、_461/05， 2007 年 7 月）中，申 诉委员会支持了审查过程中的中间位概括。在这个判例中的判决理由中有如下表述： - 中位概括是对实施例的概括，其在此实施例和原上位概念的一个中间点上； - 中位概括更倾向于是对原来上位概念的限制； - 不能凭空概括，一般是从原始特征组合中提取一部分，并证明被剔除的部分对于实施本发明不 是必要的。 从上述案例法的引用和表述中， 我们可以看到欧洲对中间位概括在总体上把握得还是比较严的， 但是合理的概括在实审和无效中还是有可能成功的。 此外，由于各个驳回条款是环环相扣的，所以如果各条分别掌握的很严，那么总体上的结果就 更加严格了。 以上可以看出，中国实审的

16、实践是在各方面最严的，也就对申请文件提出了最高的要求。 （2）无效过程 首先，在欧洲权利要求是否清楚，独立权利要求是否包含所有必要技术特征根本不是无效理 由。也就是说，无效请求人不能用这些相对形式上的理由攻击已授权的专利。但在中国的法律规 定中，这两点是无效理由。也就是无效请求人拥有了更多更有效的攻击手段。 其次，在欧洲无效过程中，专利权利人对授权文件的修改是比较自由的。即在如下两条原则下 可以随便修改： - 修改不得超出原始申请范围 Article 123(2) EPC； - 修改不得扩大授权保护范围 Article 123(3) EPC。 例如，如果上面提到的实审中的中间位概括在无效过程中没有得到无效委员会的支持，权利人 可以将其修改缩小到某个实施例。即使此实施例没有在授权权利要求中出现，这种修改也是被允 许的，应为它没有扩大授权保护范围。 相反，中国审查指南中明确规定无效中的修改只能是合并或删除权利要求中的技术方案，也就 是不能对权利要求做任何实质性的改动（笔者认为审查指南中的这个规定其实是有“违法”嫌疑 的。中国专利法及其实施细则的相关规定其实是和欧洲相同的，见