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1、发明实质审查,对审查意见通知书的答复,对审查意见通知书的答复,审查意见通知书简介 答复审查意见通知书时的主要工作 意见陈述书的主要格式 对通知书中几类主要实质性缺陷的处理,审查意见通知书简介,审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。,表格4,表格6,审查意见通知书简介,审查意见通知书分为第一次审查
2、意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题 。,答复审查意见通知书时的主要工作,1.阅读审查意见通知书 2.对审查意见通知书及其引用证据的分析 3.向委托人转达审查意见 4.专利申请文件的修改和撰写意见陈述书 5.审查意见通知书答复
3、期限的监视,阅读审查意见通知书,1.明确通知书对该申请总体倾向性意见三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。从三个方面了解总体倾向性意见：标准表格、正文内容、正文结尾。 2.阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。未评述某从属权利要求的可能暗示。 3.将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理,对审查意见通知书及其引用证据的分析,1.明确通知书中所指出的具体意见 2.分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析 3. 初步考虑要否对专利申请
4、文件进行修改,向委托人转送审查意见,1.对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认 2.对于实质性缺陷，根据分析的四种情况采取不同的转达方式(1)审查意见正确，无授权前景(2)审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能克服此缺陷(3)审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存在(4)审查意见有商讨余地 3.应当指定委托人返回意见的期限,专利申请文件的修改和撰写意见陈述书,1.根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书委托人指示的三种类型：不同意修改申请文件指出修改方向委托代为修改给出具体修改意见对委托人指示的分析代理人意见与委托人意见基本一致申请文件修改仍未克服原缺陷申请
5、文件修改过多而导致保护范围过窄 2.必要时再与委托人交换一次修改意见与委托人意见不一致时应服从委托人的决定,专利申请文件的修改,1.在答复审查意见通知书时对专利申请文件作修改的考虑原则-对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时，在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又应当为申请人争取更充分的保护；-对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；-修改应当满足专利法、专利法实施细则和审查指南对答复审查意见通知书的修改所作出的规定。,专利申请文件的修改(续),2.法、细则、指南对答复通知书时规定的修改要求(1)法33条 对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权
6、利要求书的记载范围。(2)细则51条3款收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行。四种不符合细则51条3款的修改不能视作审查员同意的修改的情况(i)删除独立权利要求中的技术特征，扩大了保护范围；(ii)改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大；(iii)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；(iv) 增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。,专利申请文件的修改(续),3. 说明书的修改-克服说明书所存在缺陷的修改-相对于修改的权利要求书作适应性修改根据不同情况可能涉及到：名称技术
7、领域背景技术发明内容中要解决的技术问题发明内容中的技术方案发明内容中的有益效果附图说明和具体实施方式说明书摘要针对几种情况的说明通知书中给出更相关的现有技术、独立权利要求修改后主题名称未变但缩小了保护范围删除一部分主题名称不同的独立权利要求或者独立权利要求修改后变更了主题名称,意见陈述书的撰写,意见陈述书包括标准表格、意见陈述书正文及附件 意见陈述书正文的撰写格式1.起始格式句。2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，作了哪些相应修改。3.重点分析和论述与审查意见不同之处。4.对申请文件中暂未作修改之处说明原因（非必需的，视情况而定，多半无需作此说明）。5.结尾句。,撰写意见陈述书应当
8、注意的几个问题,1.既要为委托人争取早日授权，又要为委托人争取最宽的保护范围 2.除说明书本身存在实质性缺陷外，重点放在权利要求书上 3.意见陈述书中、尤其是其中的理由部分应当层次分明、条理清楚 4.应当从专利法及其实施条例法律条文（包括审查指南中的内容）出发进行有力争辩 5.撰写时应当全面考虑，切忌前后矛盾、顾此失彼 6.不同意通知书中的观点时应针对不同的实质缺陷抓住有力的突破点 7. 进行争辩时应当有理有节 8. 应当逐条对通知书中指出的问题作出答复 9.与委托人意见不一致时正确处理委托关系,对通知书中几类主要实质性缺陷的处理,1.专利申请缺乏新颖性和/或创造性 2.权利要求书未以说明书为
9、依据 3.独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征 4.权利要求未清楚地限定发明 5.说明书未充分公开发明 6.申请属于智力活动的规则和方法以及不符合法2条2款规定 7.专利申请文件的修改超范围 8.专利申请缺乏单一性,专利申请缺乏新颖性和/或创造性,1.逐篇分析引用的对比文件,对通知书中引用的证据的分析研究-将对比文件按照其公开的日期（若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件，则包括其申请日）与本专利申请的申请日（有优先权要求的，包括优先权日）的关系加以分类在本专利申请日前（本专利申请有优先权要求的，为优先权日前）公开的对比文件 X、Y、A类在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件PX
10、、PY、PA类他人在本专利申请日前（本专利申请有优先权要求的，为优先权日前）向中国提出的申请、在此后公开的对比文件E类他人在本专利申请日和优先权日之间向中国提出的申请、在申请日后公开的对比文件 PE类,专利申请缺乏新颖性和/或创造性,1.逐篇分析引用的对比文件 2.将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有无给出结合启示 3.必要时对说明书中的具体实施方式进行分析 4.确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要求书 5.必要时对说明书作适应性修改 6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性,如何论述权利要求具有新颖性和创造性,1.相对于通知书中指出的各篇对比文件，逐篇指出新撰写的独立
11、权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。 2.将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。(1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术。(2)指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解决的技术问题。(3)进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公
12、知常识具有突出的实质性特点。(4)进一步根据其所解决的技术问题说明其有益技术效果以说明该技术方案具有显著的进步。,关于答复审查意见通知书的实例一1.一种平焰烧嘴，由可燃气体喷嘴、吸入口、混合管、扩压管和旋流器组成，其特征在于：该可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管。,对比文件1,对比文件2,如何具体分析论述权利要求具有创造性实例,1. 一种自动烹调设备，包括：一个用于烹调食物的烹调室；一个设置在烹调室内、用于转动食物的转盘；一个用于获取被烹制食物表面辐射红外线的红外线获取装置，其包括一用于收集和反射来自被烹制食物表面辐射红外线的窗口；一个用于检测被烹制食物表面温度的温度检测装置，其包括一用
13、于接收红外线的窗口；其特征在于：所述红外线获取装置的反射器具有椭圆形视角，此视角覆盖转盘的中心和一部分边缘，从而通过旋转所述转盘能够检测转盘的整个表面。,如何针对创造性判断时需要考虑的其他因素 进行争辩,(1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题 (2)发明克服了技术偏见 (3)发明取得了预料不到的技术效果 (4)发明在商业上的成功,权利要求书未以说明书为依据 (即说明书不支持权利要求),1.两种类型(1) 相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的保护范围过宽：上位概念概括或用并列选择方式概括、功能限定、数值范围(2)技术方案在说明书中未记载：实质上不支持还是表述不一致
14、2. 处理办法(1)上位概念概括或用并列选择方式概括(2)功能限定(3)数值范围(4)技术方案在说明书中未记载 3.目前专利局对此问题的处理原则,独立权利要求 缺少解决技术问题的必要技术特征,1.弄清审查员所认定缺少的必要技术特征是什么 2.分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决本发明所要解决的技术问题 3. 权利要求缺少必要技术特征时的处理：-修改要解决的技术问题还是将技术特征补入独立权利要求-该应补入的技术特征是不影响保护范围的公知常识还是发明改进的关键之处,权利要求未清楚限定保护范围,1.弄清审查员所认为的权利要求未清楚限定保护范围的含义。 2.独立权利要求保护范围不清楚时根据不
15、同情况采取不同处理办法：文字表达不清、修改不影响保护范围，进一步限定技术特征、缩小保护范围，修改错误文字表达、正确限定发明。 3.从属权利要求未清楚限定发明的另两种情况：引用关系错误造成，从属权利要求技术方案的不完整。,说明书未充分公开发明,1.注意区分法26条3款还是细则18条3款 2.几种合适的争辩方式-力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能实现该发明-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识（需要举证）-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中，或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的
16、本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中（但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明）,申请属于智力活动的规则和方法 和不符合法二条二款的规定 1.注意这次审查指南修改后将“除主题名称外对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法的权利要求”也列为属于这类不能授予专利权的情况 2.对涉及计算机程序的发明来说，应当参照审查指南第二部分第九章的规定具体说明“该项权利要求除涉及计算机程序以外还包含有技术特征”，从而说明其不属于法25条1款之(二)规定的情况，且本发明专利申请的解决方案是将计算机程序应用到最接近现有技术中以解决技术问题，并能产生有益的技术效果，因而属于法2条2款所说的技术方案，属于发明专利的保护客体。,专利申请文件修改超范围 1.主要可争辩的内容-修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载的内容直接地、毫无疑义地确定-修改或增加的内容属于本领域的公知常识-原文件所记载的内容有明显错误，而修改后的内容可从申请文件记载内容直接地毫无疑义地确定或属于公知常识 2.处理方式-必要时可采取与审查员会晤或电话讨论的方式-如修改增加的内容不影响保护范围、且又属于公知常识的情况可以与委托人商量从原说明书中删去审查员认为超范围的内容,
