复审请求书的撰写及复审案件审查程序--刘铭

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1、1 1复审请求书的撰写及复审案 件审查程序 专利复审委员会人事教育处刘 铭1 1主要内容第一部分：复审请求书的撰写第一部分：复审请求书的撰写 l l 复审程序的性质复审程序的性质 l l 法、细则及审查指南的相关规定法、细则及审查指南的相关规定 l l 复审请求客体复审请求客体驳回决定驳回决定 l l 复审请求书的撰写复审请求书的撰写 l l 复审程序中的修改复审程序中的修改 第二部分：复审案件的审查程序第二部分：复审案件的审查程序 l l 复审案件审查流程复审案件审查流程 l l 复审请求的形式审查复审请求的形式审查 l l 复审案件的前置审查复审案件的前置审查 l l 复审案件的合议审查复

2、审案件的合议审查 l l 复审请求审查决定复审请求审查决定2 2一、复审程序的性质l 复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救 济程序，同时也是专利审批程序的延续； l 专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理 由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的 义务； l 为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审 批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未 提及的明显实质性缺陷进行审查。3 3二、法细则及指南的相关规定A41：国务院专利行政部门设立专利复 审委员会。专利申请人对国务院专利行政部 门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知 之日起三个月内，向专利复审委员会请求复 审。专利复审委员

3、会复审后，作出决定，并 通知专利申请人。专利申请人对专利复审委员会的复审决 定不服的，可以自收到通知之日起三个月内 向人民法院起诉。4 4二、法细则及指南的相关规定R60：依照专利法第四十一条的规定向 专利复审委员会请求复审的，应当提交复审 请求书，说明理由，必要时还应当附具有关 证据。复审请求书不符合规定格式的，复审 请求人应当在专利复审委员会指定的期限内 补正；期满未补正的，该复审请求视为未提 出。5 5二、法细则及指南的相关规定R61：请求人在提出复审请求或者在对 专利复审委员会的复审通知书作出答复时， 可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅 限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺 陷。

4、修改的专利申请文件应当提交一式两 份。6 6二、法细则及指南的相关规定l 指南4.1：依职权审查 除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现 审查文本存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由 及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据 该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定： u足以用在驳回决定作出前已告知过请求人的其他 理由及其证据予以驳回的缺陷。 u驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决 定所指出缺陷性质相同的缺陷。7 7三、复审请求客体-驳回决定驳回决定的构成 u案由 u驳回的理由 u决定8 81、案由l简要陈述申请的审查过程，特别是与驳回 决定有关的情况，即历次的审查意见（包括 所

5、采用的证据）和申请人的答复概要、申请 所存在的导致被驳回的缺陷以及驳回决定所 针对的文本。9 92、驳回的理由l详细论述驳回决定所依据的事实、理由 和证据； l简要指出申请中存在的其他实质性缺陷 。1010四、复审请求书的撰写n n复审请求书的组成复审请求书的组成n标准表格n复审请求书正文n附件1111标 准 表 格1212一）复审请求书正文的撰写要求n（1）总体要求（2）具体要求1313（1）总体要求l观点明确 l说理有力 l符合逻辑 l用语规范 l评述全面1414（2）具体要求A、能够让人理解 （a） 重点突出 （b） 层次分明 （c） 论据充分 （d） 说理透彻 B、针对所有驳回理由进行

6、陈述 C、明确告知所做的各种修改及具体理由 1515二）复审请求书正文的撰写（一）撰写前的准备（二）一般格式（二）几类常见复审请求理由 1616（一）撰写前的准备l理解申请内容和保护主题 l阅读历次审查意见通知书、驳回决 定以及对比文件的内容并进行分析 l确定可能提起请求的理由 (1)听证原则 (2)主要驳回理由 (3)驳回理由中的其他问题 (4)驳回决定中未涉及的在审查意见通知书中 已经告知过的理由1717（二）一般格式1、起始部分2、评述部分3、结尾部分1818复审请求书正文（1）l起始部分：根据中华人民共和国专利法第四十 一条第一款、中华人民共和国专利法实施 细则第六十条第一款的规定，对

7、国家知识 产权局于XX年XX月XX日发出的对下述专利申 请的驳回决定不服，请求复审。专利申请号XXXXXXXX 专利申请人XXXXXXX发明创造名称XXXXXXXXXX1919复审请求书书正文（2）l复审理由及事实尊敬的复审委员会： 简要说明案件审查过程； 针对驳回理由展开重点论述； （指明所做的修改以及修改克服的缺陷）； （针对其他缺陷及其他问题的说明）。2020复审请求书书正文（3）l 结尾部分：上面详细论述了复审请求人请求复审的理由和 事实。请求人相信，通过上面的陈述（和修改）， 已经克服了驳回决定所指出的全部缺陷（驳回理由 ），肯定复审委员会在充分考虑上述意见的基础上 撤销国家知识产权

8、局针对此案的驳回决定，使本案 得以继续审查并授予专利权。如果复审委员会对本复审请求书中陈述的事实 和理由有任何意见或建议，请联系XXX（联系方式） （请求进行口头审理）。2121附件2222（三）几类常见复审理由及复审请求要点 1、听证原则（A38）2、不授权主题(A2、A5或25)、实用性(22.4)3、说明书未充分公开 (A26.3)4、没有新颖性或创造性(A22.2或3)5、得不到说明书支持、保护范围不清楚(A26.4)6、缺少必要技术特征(R21.2)7、单一性（A31）8、修改超范围 （A33）2323听证原则l A38：发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后， 国务院专利行政部

9、门仍然认为不符合本法规定的，应当予以 驳回。 l 实质审查过程中的听证原则：在实质审查过程中，审查员 在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回 所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的 机会，即审查员作出驳回驳回决定时，驳回所依据的事实、 理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请 人。 l 复审请求要点：分析驳回决定所涉及的事实、理由和证据 ，将其与之前的历次审查意见相比较，确定是否存在违反听 证原则的问题。2424专利法第五条l 对于违反法律,社会公德或者妨害公共利益的发明 创造,不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定 获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传

10、资源完成的 发明创造，不授予专利权。 l 复审请求要点： l 1、具体的相关法律规定； l 2、本申请是否属于该规定限制的情形； l 3、该法律是否属于全国人大或其常务委员会颁布 的法律； l 4、得出结论：不违法专利法第5条的规定。 l 违反社会公德；妨害公共利益。2525第二十五条 对下列各项，不授予专利权： （一）科学发现； （二）智力活动的规则和方法； （三）疾病的诊断和治疗方法； （四）动物和植物品种； （五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结 合作出的主要起标识作用的设计。对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依 照本法规定授予专利权。 l 智

11、力活动复审请求要点：是否采用了技术特征 l 诊断方法：实施是否依赖于人体或动物体；是否 以获得疾病诊断结果为目的 l 治疗方法：是否具有治疗性质2626专利法第二条l专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改 进所提出的新的技术方案。 专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造 或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案 或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出 的富有美感并适于工业应用的新设计。 l复审请求要点：采用了技术手段；解决了技术 问题；带来了技术效果；因而构成了技术方案。2727l A26.3：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚 、完整

12、的说明，以所属技术领域的技术人员能够实 现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要 说明发明或者实用新型的技术要点。 l 复审请求要点：表述清楚，技术方案完整；本领 域技术人员能够实现。 l A26第四款-1：权利要求书应当以说明书为依据。 l 复审请求要点：说明书给出了哪些实施方式；本 领域技术人员的理解；权利要求的概括适当；得到 了说明书的支持。第二十六条2828新颖性复审请求要点l技术方案是否有区别，区别特征是什么； l技术领域是否相同； l解决的技术问题是否相同； l带来的技术效果是否相同； l得出具备新颖性的结论。 l抵触申请的情形：是否属于中国专利申请 ；是否属于申请在前、公开在

13、后；技术方案 是否实质相同；得出不构成抵触申请的结论 。2929创造性复审请求要点l 区别特征认定是否正确；区别特征应该是什么； l 重新确定的实际解决的技术问题是否正确；正确 的技术问题应该是什么； l 该区别特征是否属于上述三种有启示的情形： l 是否属于公知常识：本领域技术人员的理解；有 没有举证。 l 是否为相关的技术手段：技术方案之间是否有关 联；在相关领域中解决的问题是不是相同。 l 是否被另一份对比文件公开；该另一份对比文件 与最接近的现有技术的技术领域是否相同；区别特 征如果被公开，在另一份文件中所起的作用与在本 发明中所起的作用是否相同。3030实用性，是指该发明或者实用新型

14、能够制 造或者使用，并且能够产生积极效果。复审请求要点： l是否能够在产业上制造或使用； l是否具备再现性； l是否属于外科手术方法； l是否属于极限条件下测量生理参数的方法 ；等等。3131l专利法第二十六条第四款-2 权利要求书： 清楚、简要地表述请求保护的范围。 复审请求要点： l用词是否清楚、准确； l技术方案中各部件、步骤的位置关系、连 接关系、工艺步骤是否清楚； l本领域技术人员的理解； l是否简要。3232l第三十三条 申请人可以对其专利申请 文件进行修改，但是，对发明和实用新 型专利申请文件的修改不得超出原说明 书和权利要求书记载的范围，对外观设 计专利申请文件的修改不得超出原

15、图片 或者照片表示的范围。 l复审请求要点：修改依据的原始文件的 出处；其中记载的内容；是明确记载了 修改的内容，还是隐含公开了该内容； 得出修改不超范围的结论。3333独立权利要求的技术方案是否完整l复审请求要点： l发明所解决的技术问题是什么； l为了解决该问题，采用了什么样的技术方 案，该方案中每个部件（步骤）与解决的技 术问题的关联； l是否解决了上述问题； l得出技术方案完整的结论。3434专利法第三十一条第一款l一件发明或者实用新型专利申请应当限于 一项发明或者实用新型。属于一个总的发明 构思的两项以上的发明或者实用新型，可以 作为一件申请提出。 l复审请求要点：独立权利要求之间是

16、否存 在共有技术特征；这些共有技术特征是否是 现有技术中不存在的；是否属于一个总的发 明构思；得出有单一性的结论。3535五、复审程序中申请文件的修改l A33：修改不得超范围 l R61.1：复审请求人对申请文件的修改应当仅限于 消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。不符合的情 形： l 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要 求扩大了保护范围； l 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案 缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求； l 改变权利要求的类型或者增加权利要求； l 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者 说明书进行修改。3636不符合R61.1的处理l l 在复审程序中，复审请求人提交的申请文件不符合专在复审程序中，复审请求人提交的申请文件不符合专 利法实施细则第六十一条第一款规定的，合议组一般不利法实施细则第六十一条第一款规定的，合议组一般不 予接受，并应当在复审通知书中说明该修改文本不能被予接受，并应当在复审通知书中说明该修改文本不能被 接受的理由，同时对之前可接受的文本进行审查；接受的理由，同时对之前可接受的文本进行审查； l