《礼来诉豪森、上海医工院专利侵权纠纷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《礼来诉豪森、上海医工院专利侵权纠纷（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中华人民共和国上海市高级人民法院中华人民共和国上海市高级人民法院民事判决书民事判决书（2006）沪高民三（知）终字第 11 号上诉人（原审原告）伊莱利利公司（ Eli Lilly and Company），住所地美利坚合众国印第安那州 46285，印第安那波利斯莉莉公司中心（ Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285 USA）。授权代表韦劳伦（ Lawrence T. Welch），助理首席专利律师。委托代理人艾宏，北京市正见永申律师事务所律师。委托代理人林柏楠，北京市中咨律师事务所律师。被上诉人（原审被告）江苏豪森药业股份有限公司，
2、住所地中华人民共和国江苏省连云港经济技术开发区。法定代表人郑道中，董事长。委托代理人王惠香，上海市一平律师事务所律师。委托代理人岑均达，男，汉族， 1964 年 6 月 18 日出生，住上海市虹口区凉城路 465 弄 25 号 501 室。被上诉人（原审被告）上海医药工业研究院，住所地中华人民共和国上海市北京西路 1320 号。法定代表人朱宝泉，院长。上诉人伊莱利利公司因专利侵权纠纷一案，不服中华人民共和国上海市第二中级人民法院（ 2002）沪二中民五（知）初字第 137 号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于 2006 年 9 月 7 日不公开开庭审理了本案。上诉人伊莱利利公司的
3、委托代理人艾宏、林柏楠，被上诉人江苏豪森药业股份有限公司（以下简称豪森公司）的委托代理人王惠香、岑均达到庭参加诉讼。被上诉人上海医药工业研究院（以下简称医工院）经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原审法院经审理查明：1991 年 4 月 24 日，利利工业公司向国家专利局申请了名称为“制备一种噻吩并苯并二氮杂 化合物的方法”发明专利，1995 年 2 月 19 日被授予专利权，专利号为ZL91103346.7（该专利以下简称 91 专利）。1998 年 3 月 17日，利利工业公司将该专利权转让给伊莱利利有限公司。2002 年 4 月 28 日，伊
4、莱利利有限公司又将该专利权转让给原告。91 专利权利要求书的内容为：一种制备 2甲基10（4甲基1哌嗪基）4H噻吩并2,3-b1,5苯并二氮杂，或其酸加成盐的方法， 所述方法包括：（a）使 N甲基哌嗪与下式的化合物反应，式中 Q 是一个可以脱落的基团，或（b）使下式的化合物进行闭环反应1996 年 3 月 22 日，原告和利利工业公司共同向国家知识产权局申请了名称为 “2甲基噻吩并苯并二氮杂 的结晶形式及制备方法 ”发明专利，2001 年 1 月 13 日被授予专利权，专利号为 ZL96192775.5（该专利以下简称 96 专利）。2002年 7 月 10 日，原告和利利工业公司将该专利的专
5、利权人变更为原告。2001 年 12 月 17 日，国家药品监督管理局授予豪森公司和医工院奥氮平及奥氮平片新药证书和生产批件，奥氮平的类别为四类、剂型为原料药、批准文号为国药准字X20010798；奥氮平片（商品名：欧兰宁）的类别为四类、剂型为片剂、批准文号为国药准字 X20010799。2002 年 2 月 18 日，原告向被告豪森公司发出警告信，告知其从事制备、临床试用奥氮平以及申报新药证书的行为侵犯原告的两项发明专利权，要求其停止侵权行为。同年5 月15 日，原告以两被告已完成侵犯原告两项发明专利权的准备工作，并向国家药品监督管理局申请新药奥氮平生产和销售许可为由，向法院申请诉前禁令，并
6、提供 2 万美元担保。上海市第二中级人民法院经审查，认为原告的申请符合法律规定，遂作出（2002）沪二中民（保）字第 5 号民事裁定，责令两被告停止生产和销售奥氮平原料药和片剂。 2002 年 6月 26 日，原告以两被告构成专利侵权为由提起本案诉讼。2003 年 8 月 29 日，法院委托科学技术部知识产权事务中心（以下简称知产事务中心）就本案涉及的技术问题进行技术鉴定。知产事务中心接受委托后，确定五位专家组成专家鉴定组。期间，法院通过知产事务中心委托北京市理化分析测试中心、中国科学院化学研究所分析测试中心对被告豪森公司的奥氮平原料药和片剂进行 X-射线衍射检测，检测项目为晶面间距和相对强度
7、测试。北京市理化分析测试中心出具了检验报告。中国科学院化学研究所分析测试中心出具了衍射图和衍射数据。2004 年 10 月 21 日，知产事务中心出具了国科知鉴字200437 号技术鉴定报告书 ，鉴定结论为： 1.被告豪森公司的奥氮平原料药的生产方法未覆盖 91 专利权利要求 1的全部必要技术特征； 2.被告豪森公司的奥氮平原料药结晶形式覆盖了 96 专利权利要求 1 的全部必要技术特征； 3.仅根据现有鉴定材料和现有检测结果，尚难以判断被告豪森公司奥氮平片剂是否覆盖 96 专利权利要求 7 的全部必要技术特征；4.被告豪森公司的奥氮平原料药结晶的制备方法未覆盖96 专利权利要求 9 的全部必
8、要技术特征。对于上述鉴定结论，原告和两被告的质证意见如下：1.原告的质证意见。对于第一点鉴定结论，原告表示有两点异议，认为：（ 1）被告豪森公司将甲基化物质甲醛、甲酸加哌嗪替代原告的 N甲基哌嗪构成等同替换，虽然原告使用“一步法”反应，被告豪森公司使用 “二步法”反应，但是两者反应的手段、功能和效果完全相同；（ 2）被告豪森公司第一步反应得到的中间体与甲醛、甲酸反应属于1905 年就公开记载在教科书上的 “EC”反应，属于公知技术。对于第二点鉴定结论，原告没有异议，同意鉴定专家的意见。对于第三点鉴定结论，原告认为应由被告豪森公司进一步举证，提供奥氮平原料药和片剂的样品，否则将承担举证不能的法律
9、后果。对于第四点鉴定结论，原告有异议，认为被告豪森公司应当提供证据证明其实际使用奥氮平原料药重结晶的工艺方法。原告对鉴定程序亦存有异议，主要认为：（ 1）鉴定报告错误引用 US4115574 专利文件（以下简称 574 专利），该份专利文件系被告豪森公司单方提交给鉴定机构的文件，不属于经法院确认的向鉴定机关移交的证据，未经各方当事人质证，法院不应予以采信；（ 2）鉴定机构在两次庭审中仅指派三位专家出庭接受质询，其他两位专家未出庭接受质询，鉴定程序不合法。2.被告豪森公司、医工院的质证意见。对于第一点鉴定结论，两被告无异议。对于第二点鉴定结论，两被告有异议，认为：（1）被告豪森公司原料药部分衍射
10、峰的缺失不能证明其结晶形式纯度高于 96 专利权利要求 1X射线粉末衍射图所反映的结晶形式纯度；（ 2）被告豪森公司用乙醇精制所得奥氮平样品的 X射线粉末衍射图与其按照 1992 年美国US5229382 专利方法用乙腈精制所得的奥氮平样品的 X射线粉末衍射图基本一致，说明被告豪森公司的结晶形式与公知技术的结晶形式是一致的；（ 3）原告 96 专利独立权利要求 1 所列的 31 个晶面间距为必要技术特征，被告豪森公司和按照美国 US5229382 专利方法得到的奥氮平晶面间距都只有23 个，缺失 8 个晶面间距，说明被告豪森公司奥氮平结晶形式是使用公知技术的方法得到的结晶形式。对于第三点鉴定结
11、论，两被告有异议，认为该鉴定结论不明确，鉴定报告未明确难以作出鉴定结论的理由。对于第四点鉴定结论，两被告没有异议。针对原告对于第一点鉴定结论提出的两点异议，知产事务中心于 2005 年 5 月 23 日出具一份国科知函字 200514 号补充鉴定意见，该意见认为： 1.被告豪森公司使用的 “二步法”与原告 91 专利的“一步法”不构成等同替换。首先，两者反应原料不同，原告 91 专利使用式（）化合物和 N甲基哌嗪，被告豪森公司使用式（ ）化合物、哌嗪、甲醛、甲酸。被告豪森公司制备方法缺少原告专利方法的必要原材料N甲基哌嗪，在其 “二步法”反应过程中均未出现过 N甲基哌嗪；其次，两者反应步骤不同
12、，原告 91 专利使用的是一步反应法，被告豪森公司使用的是二步反应法；最后，由于反应原料、反应步骤不同，导致两者反应效率和技术效果不同。原告 91 专利文件也没有给本领域普通技术人员将 “一步法”拆分为“二步法”的技术提示；2.几乎所有化合物的合成路线都是由已知的化学反应组成，不能由此认为所形成的合成路线不是新的。在合成路线设计中，如何利用已知反应，设计出合理、有效的合成路线是需要付出创造性劳动的。2004 年 11 月 24 日，被告豪森公司针对 96 专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为权利要求18 和 10 不具有新颖性和创造性，请求宣告 96 专利部分无效。2005
13、 年 4 月 28 日，原告向国家知识产权局专利复审委员会提交了复审意见书，对 96 专利的权利要求书进行了修改，删除了权利要求 18 和 10，仅保留权利要求 9，经修改后的 96 专利权利要求书内容变更为： “一种制备形态的奥氮平同质多形物的方法，包括将工业级奥氮平于无水条件下在乙酸乙酯中制浆，从所形成的溶液中结晶出奥氮平。 ”2005年 5 月 20 日，国家知识产权局专利复审委员会出具第 7155号无效宣告请求审查决定书 ，决定在专利权人于 2005年 4 月 28 日提交的权利要求书的基础上维持第 96192775.5号发明专利权有效。原、被告在收到决定书后均未向北京市第一中级人民法
14、院提起诉讼。原审法院认为：原告经转让取得 91 专利和 96 专利，是该两项专利的专利权人。根据我国专利法及其实施细则的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。判断被控侵权的产品或方法是否落入专利权的保护范围，应先根据独立权利要求确定该专利的必要技术特征，再对被控侵权的产品或方法的主要技术特征进行技术分析，然后对两者的对应技术特征是否属于相同或等同逐一进行比较分析。如果被控侵权产品或方法覆盖了专利的全部必要技术特征，则被控侵权产品
15、或方法落入专利权的保护范围。如果被控侵权产品或方法缺少专利的某一个或几个必要技术特征，或被控侵权产品或方法某一个或几个技术特征与专利对应必要技术特征既不相同也不等同，则被控侵权产品或方法的技术特征未覆盖专利的全部必要技术特征，不落入专利权的保护范围。原告 91 专利的保护范围为两个并列的制备方法： 1.方法（a），使式（）化合物与 N甲基哌嗪进行反应； 2.方法（b），使式（）化合物进行闭环反应。被告豪森公司制备奥氮平原料药的生产方法的技术特征为：1.使式（A）化合物与哌嗪进行反应得到式（ B）化合物；2.再将式（B）化合物与甲醛和甲酸进行甲基化反应得到式（I）化合物，如下图所示：将被告豪森公
16、司奥氮平原料药生产方法的技术特征与91专利的保护范围对比分析如下：被告豪森公司奥氮平原料药生产方法的技术特征与91 专利方法（a）的技术特征相比较，两者具有三点不相同：（1）两者反应原料不相同。原告 91 专利使用式（）化合物与 N甲基哌嗪，被告豪森公司使用式（ ）化合物、哌嗪、甲醛、甲酸。被告豪森公司的制备方法缺少原告专利方法的必要原材料 N甲基哌嗪，且在其 “二步法”反应过程中均未出现过 N甲基哌嗪；（ 2）两者反应步骤不相同。原告91 专利使用的是“一步法”，即由 N甲基哌嗪与式（ ）化合物进行反应，直接得到式（ I）化合物奥氮平。被告豪森公司使用的是“二步法”，即由式（A）化合物和哌嗪反应制备先得到式（B）化合物中间体，再将式（ B）化合物中间体与甲醛和甲酸进行甲基化反应得到式（ I）的化合物。（ 3）由于反应原料、反应步骤不相同，导致两者反应效率和技术效果各不相同。因此，被告豪森公司奥氮平原料药生产方法的技术特征与 91 专利方法（a）的技术特征不相同。原告认为，被告豪森公司将甲
