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1、禁止重复授权原则关于“同日”仅指申请日的法律思考和建议 杨眉 赵晓东 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 摘 要： 在禁止重复授权原则中, 为了明确实用新型向发明专利转换的时间起点, 专利法实施细则第 41 条第 2 款规定了“同日”仅指申请日, 从而保证专利权的最长保护期限不会超过 20 年。本文以一件实际案例为切入点, 探讨在现行法律框架下, “同日”仅指申请日在具体事务操作过程中存在的两种观点, 进而对两种观点所带来的相关社会问题和法律问题进行思考和分析, 并提出相应的完善建议。关键词： 重复授权; 同日; 申请日; 优先权日; 实用新型; Reflections and Sugg
2、estions on the Stipulation of “Same Day” as the Day of Application when Applying the Principle Against Double PatentingYANG Mei ZHAO Xiaodong Abstract： When applying the principle against double patenting, to determine the starting time for conversion of utility model patent to an invention patent,
3、according to article 41, sub clause 2 of the rules for the implementation of the patent law, same day only refers to the day of application, which ensures that the maximum term of the patent is 20 years. Using a case as an example, this article looks into two different views when interpreting the sa
4、me day stipulation when handling such cases under the current legal framework. It further analyzes and reflects on the social and legal problems that arise from the two views, based on which suggestions are given.Keyword： double patenting; same day; day of application; priority date; utility model;
5、一、“同日”仅指申请日的提出和存在的问题在 2008 年专利法第三次修订过程中, 将“同样的发明创造只能授予一项专利权”纳入专利法第九条第一款, 同时在该款中增加“例外情况”, 明确了同一申请人就相同的发明创造同时申请发明和实用新型两种专利, 允许实用新型向发明专利转换, 通过转换制度使申请人对自己的发明创造获得更为全面的保护, 但是上述转换保护制度限定了较为严格的条件。其中, 在“例外情况”中明确了实用新型向发明专利转换的时间起点, 规定了获得转换保护的条件之一是同样的实用新型和发明必须是“同日”提出, 但“同日”是指专利申请的实际申请日, 还是在有优先权的情况下指优先权日并不明确。为了明确
6、起见, 专利法实施细则第 41 条第 2 款以及专利审查指南第二部分第三章第 6.2.2 节进一步规定“同日”仅指申请日, 从而确保申请人所能获得的专利保护总共不会超过自申请日起 20 年的期限, 同时也不会给申请人带来不合理的负担。但是在具体专利实践中, 对“同日”仅指申请日时的处理方式却存在不同看法, 特别是当“同日”不是实际申请日时, 这种“同日”的规定是否符合专利法的立法初衷, 是否满足专利实践的合法性与合理性却存在不同的理解和观点。笔者以下文中的实际案例讨论当例外情况中的“同日”不是实际申请日, 或者“同日”如果是指优先权日的情形下存在的不同观点以及对应的具体操作方式。二、实际案例和
7、不同观点本发明涉及一种全自动模板缝纫机用 X 向传动机构, 申请号为 201410441902.9, 申请日为 2014 年 9 月 1 日, 申请人为江阴市宏顶模具工业有限公司, 未要求优先权。本申请的发明专利请求书中声明, 同日申请了实用新型 A (CN 201420501260.2) , 该实用新型 A 在专利请求书中也同样做出声明。经检索发现存在与本申请权利要求保护范围完全相同的实用新型 B (CN 201520304907.7) , 该实用新型 B 的申请日为 2015 年 5 月 12 日, 优先权日为2014 年 9 月 1 日, 申请人也为江阴市宏顶模具工业有限公司, 目前处于
8、专利权维持状态。该实用新型 B (201520304907.7) 要求了实用新型 A (CN201420501260.2) 的优先权且优先权成立, 因此, 作为优先权基础的实用新型 A (CN 201420501260.2) , 自在后的实用新型 B (CN 201520304907.7) 提出申请之日起即被视为撤回而未公开。本申请具备授权前景。在本案中, 由于存在与本申请保护范围完全相同的实用新型 B, 因此, 本申请存在重复授权的问题。而对于上述问题的处理方式, 目前主要存在两种观点。观点一:本申请的申请日与实用新型 B 的优先权日为同一天, 申请人也相同, 属于审查指南中规定的同一申请人
9、同日 (申请日, 有优先权的指优先权日) 就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权, 且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的情形, 但由于不是同日 (仅指申请日) 申请, 因此, 申请人只能通过修改本发明来避免重复授权。观点二:从“同日”的立法本意来看, 如果将本案的“同日”理解为指优先权日而采取放弃的处理方式不会导致保护期限被延长的情况;并且, 申请人在提交申请时已对作为优先权基础的在先申请同时进行了声明, 即申请人本意是当发明满足其他授权条件时, 希望通过声明放弃该实用新型专利权来获得发明专利权。因此, 在申请人同意放弃的前提下, 应当允许申请人通过放弃的方式获得发明的
10、专利权。上述两种观点, 代表了“同日”的规定在具体实务操作中对合法性和合理性之间如何平衡时所体现出的不同理解方式。三、两种观点的具体分析具体而言, 对于观点一, 专利权人想通过转换制度来获得另一份申请的授权是需要满足一定条件的。专利审查指南第二部分第三章第 6.2.2 节明确指出:对于同一申请人同日 (仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的, 在先获得的实用新型专利权尚未终止, 并且申请人在申请时分别做出说明的, 除通过修改发明专利申请外, 还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此, 审查指南明确指引只有同日为申请日时才能通过放弃一项专利权来获得稳定性更好的另一种类
11、型的专利权利, 这是保证申请人所能获得的专利保护期总共不超过自申请日起 20 年的期限的基本前提。如果将“同日”理解为在有优先权的情况下是指优先权日, 则意味着申请人在提交作为优先权基础的在先申请时就需要说明申请两项专利的情况, 这显然是不合理, 也不具有操作性。例如, 某外国公司在美国首次提交了专利申请, 随后在我国就同样的发明创造同日分别提交了一件发明和一件实用新型, 两者均要求美国申请的优先权, 此时, 该申请人应按照专利法实施细则第 41 条第1 款的规定, 在向我国提交这两件专利申请时分别予以说明, 不可能是向美国首次提交专利申请时予以说明。此外, 如果将“同日”理解为在有优先权的情
12、况下是指优先权日, 可能出现最长有效保护期限超出 20 年的情况。例如, 申请人同日提交了两件保护范围相同的实用新型 A、B, 之后又提出了一项范围相同的发明专利申请 C, 该发明申请C 要求了实用新型 A 的优先权, 且该发明申请 C 具备授权前景。此时, 如果通过放弃实用新型 B 来获得发明 C 的授权, 根据专利法第 42 条、第 9 条第 1款以及专利法实施细则第 41 条第 2 款的规定, 由于专利权的保护期限从其申请日开始计算, 且实用新型专利权自公告授予发明专利权之起终止, 这就导致发明申请 C 的总共保护期限超出 20 年, 这对其他专利权人来说有失公平。因此, 对于这类重复授
13、权虽然表现是实用新型和发明专利的“接力授权”, 并且, 权利主体也只有一个而不会导致侵权专利权的纠纷, 但这种情形更多的是可能在专利权与社会公众之间的利益冲突。因此, 会使专利人获得了更长时间的垄断权, 社会公众为使用该专利付出更多代价, 显然与“公开技术换保护”的专利精神相违背。当然, 对于支持观点二的人认为, 本案通过放弃的方式来获得发明的专利权, 不会出现保护期限被延长的情况, 同时也不会对公众利益带来损害, 因此, 没有违背重复授权例外情况的立法初衷。相反, 在没有违背专利法的原则基础上, 应该允许申请人通过合理利用例外情况的规定, 使申请人既能享受到转换保护制度的益处, 同时又享受到
14、发明专利权具有更高的法律稳定性和更长期限的专利保护的优点, 从而最大可能地发挥专利法鼓励创新, 推动经济发展和社会进步的作用, 这是专利法真正的目的和意义所在。并且, 从法理的角度, 也应当认同这种“同日申请”的有效性对各方面均无不利影响。此外, 对于行使行政职权的行政部门而言, 在行使审批过程中也不仅仅需要做到合法性原则同时也应当贯彻合理性, 适当考虑案件的实际情况, 利用对相关法律条款和立法目的相结合原理, 得出更公平的审查结论和指引意见。四、思考和建议本案的两种观点各自代表了“同日”的规定在专利实践中对普适性与特殊性之间的利益平衡。观点一, 能够有效避免因重复授权问题而造成保护期限被不合
15、理延长而引发的“权利冲突”, 但这种方式会对部分申请人的权益造成损害。而观点二虽然保障了部分申请人的权益, 但其不可避免带来的普适性的不足以及行政审批的可操作性差的问题。笔者认为, 从专利法的初衷出发, 专利权的基本含义是指赋予专利权人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。以设置禁止专利重复权利原则的出发点考虑, 设置专利授权禁止原则的功能有两个:一是在于防止专利保护期的不当延长;二是在专利保护期满后, 公众能够自由利用专利技术。同日规定为申请日, 保证了禁止重复授权的普遍适用性, 为专利转换制度的顺利执行提供了保障, 使发明创造既能获得实用新型短时间内独占实施权的优惠, 又可以享受到发明专
16、利保护期 20 年的好处, 同时, 弥补了实用新型专利稳定性较差的弱点, 有效地提高了专利稳定性和效率性。因此, 观点一的处理方法较好地保证了专利权人与国家或社会公众之间专利“契约”的对价平衡, 为社会公众利益提供保护屏障, 体现了禁止重复授权原则的立法本意和价值取向。当然, 就本案而言, 由于申请人在申请环节的疏漏导致了本申请的发明和实用新型的实际申请日为不同日, 因此, “同日”仅为申请日的规定在某些情况下会对申请人利益在一定程度上造成损害, 亦即这一规定本身还存在一定的局限性。因此, 对于类似本案的这类申请能否提供一种救济途径或者是从行政模式和制度模式上进一步完善, 值得思考和探讨。有学者提出:本案这类问题的出现, 根源在于作为优先权基础的实用新型申请在其审批环节出现问题而不得以做出的补救措施, 因此, 应该健全和完善现行的实用新型审批制度, 优化实用新型专利的审查流程, 并在相应的审查环节给予申请人及时的提醒和补救;同时, 明确重复授权审查的时间和程序, 对于不同类型的申请规定相应的审查时
