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1、从兼顾公正与效率角度谈针对申请人意见陈述的答复 黄洁 童其磊 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 摘 要： 本文从专利审查工作兼顾公正与效率的基本原则出发, 从专利审查工作是基于本领域技术人员水平来开展的角度入手, 以申请人意见陈述常见的争辩点为切入点, 总结了一套适用于中通或驳回决定中针对申请人意见陈述的答复意见的撰写流程, 提倡对实质性意见进行充分沟通, 而不是对所有的争辩点都主张证据优先, 避免因过度追求公正而牺牲效率, 保证答复意见合理合法, 与申请人/代理人的沟通充分高效, 并结合实际案例进行分析说明, 以期提高专利行政程序效率, 促进高质高效审查。关键词： 意见陈述; 发明构
2、思; 证据优先; 说理; How to Reply to the Statement of the Applicants Opinion from the Perspective to Considering both Justice and EfficiencyHUANG Jie TONG Qilei Abstract： Based on the basic principles of considering both justice and efficiency, the author starts from the fact that patent examination is base
3、d on the level of a person skilled in the art in this field, takes the perspective of the common arguments of the applicants opinion, summarizes a set of writing process applying to the written or rejected decision in response to the applicants statement of opinion. The author advocates fully commun
4、ication for substantive opinions, rather than evidence priority for all the arguments, to avoid excessive pursuit of justice at the expense of efficiency. The author also suggests examiners ensure fair and legal reply, as well as full and efficient communication with the applicant/agent, combined wi
5、th the actual case analysis, in order to improve the efficiency of patent administrative procedures to promote high quality and efficient examination.Keyword： statement of opinion; inventive concept; evidence first; reasoning; 在“以三性评判为主线”的审查实践中, 新创性应该是发明专利审查中最常用的法条, 而进行新创性评述时, 申请人往往会对审查员所依据的证据或事实认定提
6、出质疑或进行争辩。专利审查指南第二部分第八章第 4.11.3.2 节指出审查员在再次审查意见通知书中, 应当对申请人提交的意见陈述书中的争辩意见进行必要的评述1, 因此, 答复意见陈述是审查员的一项必要工作。面对申请人的意见陈述, 一般情况下审查员会考虑补充检索新证据或补充加强说理。目前国家知识产权局倡导善意审查, 并且专利审查工作具有行政行为司法化的性质2, 为了提高其民主化、规范化和法治化, 审查员在作出审查意见时一般主张证据优先3。然而, 专利审查工作本质上还是一种行政行为, 应当符合行政效率原则, 即在不损害行政目的的前提下, 要力争尽可能快的时间尽可能低的耗费办尽可能多的事, 取得尽
7、可能大的社会、经济效益, 如果一味强调证据优先会降低专利行政效率, 程序的延迟对申请人也是不利的。那么, 如何兼顾审查工作的公正与效率呢?本文从专利行政工作必须兼顾公正与效率的基本原则出发, 从申请人意见陈述常见的争辩点入手, 总结了一套适用于中通或驳回决定中针对申请人意见陈述的答复意见的撰写流程, 并结合实际案例进行分析说明, 以期提高专利行政程序效率, 促进高质高效审查。一、答复意见陈述的原则专利审查是基于本领域技术人员的水平开展的, 这不仅要求审查员站位本领域技术人员, 也应该把申请人放在本领域技术人员的水平上, 审查员应当对待证事实进行举证, 也可以对申请人普及专利法知识, 但对于本领
8、域的众所周知的技术知识, 惯用技术手段或在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限试验可以得到的技术方案等这类申请人意见陈述中不属于待证事实的争论点, 审查员虽然同样可以进行深入阐述甚至举证, 但不应该成为审查员的负担。尤其是对于公知常识, 如果也需要和现有技术一样进行举证, 那么, 公知常识没有存在的意义, 更不符合行政效率原则。专利审查工作虽带有浓厚的司法性质, 行政程序与司法程序相互借鉴, 但这决不是混同二者的价值追求的理由, 即便是在司法活动中, 追求公正正义价值的同时也必须考虑司法成本和效率, 行政工作更需要做好公正和效率的价值平衡, 不能因为追求公正而牺牲效率。在专利审
9、查工作中, 答复意见陈述是审查员的一项日常工作, 也是审查员与申请人/代理人之间意见沟通的过程, 本身体现了行政司法化的性质, 如果一味地强调司法程序, 那么, 无法体现行政工作自身高效的优越性。因此, 一份好的答复意见不仅需要做到公正合理让申请人信服, 同时也不应给审查员带来过多工作量。由上可知, 答复意见陈述的原则应该是依据审查工作开展的水平基准兼顾公正与效率, 在对实质性意见进行充分沟通的基础上, 不能因为需要对显而易见的意见甚至公知常识进行举证而浪费了审查程序, 同时程序的延迟对申请人也是不利的。二、答复意见陈述的策略根据“谁主张, 谁举证”的原则, 如果审查员认为申请文件在新创性上存
10、在问题, 申请人不同意审查员的观点时, 审查员应该承担举证责任。对申请人意见陈述的争辩点一一举证, 显然更有说服力, 更能体现行政工作的司法化, 但是举证带来的工作量势必会成为审查员的负担。那么, 如何在进行充分沟通的基础上尽可能减少举证, 提高行政工作效率呢?本文认为首先应该充分考虑申请人的意见陈述, 并对其中的实质性意见进行深入阐述甚至举证, 以达到充分沟通的效果。但不能对申请人意见陈述的争辩点不分轻重无区别地进行举证, 而应该根据争辩点及区别技术特征对现有技术的贡献情况进行理性地分析、客观地判断、选择性地举证, 以达到高效沟通的效果。笔者根据经验, 倡导公正与效率兼顾, 万不可顾此失彼,
11、 力求答复意见合理合法, 与申请人/代理人的沟通充分高效, 并在申请人意见陈述所争辩的内容可由权利要求记载内容体现, 总结了如图 1 的操作流程。(1) 申请人意见陈述争辩点分类 (步骤 A) , 如果争辩点在于审查员列为公开的范畴 (步骤 B1) , 通常是指质疑证据即对比文件不能用于评价本申请, 通常包括事实认定或结合启示等问题, 如技术领域不同, 作用、效果或问题不同、存在结合难度, 特征未公开或不等同等。如果争辩点在于审查员列为区别或遗漏列举的范畴 (步骤 B2) , 通常包括审查员前次审查意见作出时没有完全理解本申请, 造成将对现有技术作出贡献的特征认定为公开或者公知常识, 或者通过
12、申请人的意见陈述对申请文件又有了新认识;另外, 争辩点在于公知常识, 由于申请人的水平及认知的限制, 对本领域众所周知的技术不知晓, 或者审查员没有进行充分说理, 导致申请人对其进行争辩。图 1 下载原图(2) 当申请人意见陈述的争辩点在于审查员列为公开的范畴 (步骤 B1) , 例如, 质疑对比文件与本申请技术领域不同时 (步骤 C1) , 首先应考虑技术领域的远近及领域之间的关联性和共性, 是否能够将该技术手段适用于该领域或容易想到应用到该技术领域。如果技术领域虽然不同但相近, 该技术手段适用于本申请的技术领域或本领域技术人员容易想到将该技术手段应用到本申请的技术领域 (步骤 D1) ,
13、则可着重从技术领域的共性和关联点说理 (步骤 E1) , 无需补充检索新证据 (步骤 F1) , 若技术领域相差甚远确实存在技术鸿沟 (步骤 D2) 或审查员犯了“事后诸葛亮”的错误等情况, 则应当补充检索新证据 (步骤 F2) 或者作授权处理。(3) 当申请人意见陈述质疑作用、效果或问题不同 (步骤 C2) , 审查员首先应该判断是否明显不同, 如明显不同 (步骤 D3) , 则应补充检索新证据进行评述或者作授权处理 (步骤 F2) 。若技术效果部分相同部分不同 (步骤 D4) , 申请人争辩其效果不同的部分, 则应作进一步分析, 若对比文件能达到本申请的部分技术效果或解决本申请的技术问题,
14、 另一部分技术效果或技术问题虽然对比文件没有声称可以达到或解决, 但是依据申请文件的描述, 本领域技术人员通过合乎逻辑的分析、推理预期其可以达到或者解决的, 审查员可以加强说理 (步骤 E4) , 无需补充检索新证据 (步骤 F1) 。(4) 当申请人意见陈述质疑存在结合难度时 (步骤 C3) , 在采用多篇对比文件来评述创造性的情况下, 审查员应分析对比文件之间是否存在内在关联性, 现有技术整体上是否存在某种技术启示。如果对比文件之间环环相扣, 关联性强, 整体上给出了技术启示 (步骤 D6) , 而申请人意见陈述针对各篇对比文件分别单独质疑时, 审查员可根据实际案情对本申请所要解决的技术问
15、题的指向性、本申请与对比文件的共性和关联点及所起的作用进行分析, 在此基础上加强说理, 无需补充检索新证据 (步骤 F1) 。若审查员不能通过加强说理深入阐述现有技术给出了技术启示, 即确实存在结合难度 (步骤 D5) , 则应当考虑补充检索新证据 (步骤 F2) 或者作授权处理。(5) 当申请人意见陈述质疑特征未公开或不等同时 (步骤 C4) , 此时, 审查员也不宜因为申请提出的争辩点在对比文件没有明显体现而立刻补充检索新证据, 而应判断特征实质是否公开或是否等同, 若实质上公开或者等同 (步骤 D8) , 如虽然两者采取的技术手段不完全一致, 但只是常规手段的替换, 审查员则应当站位本领
16、域技术人员结合案情加强说理 (步骤 F1) 。只有未公开或不等同 (步骤 D7) , 才考虑补充检索新证据 (步骤 F2) 或作授权处理。(6) 当申请人意见陈述的争辩点在于审查员列为区别的或遗漏列举的内容, 审查员应对区别进行分类, 如果区别确实为公知常识或者有区别无效果 (步骤 C6) , 加强说理即可 (步骤 F1) 。只有由于审查员作出前次审查意见通知书时, 由于没有完全理解案情, 将部分特征认定为公开而遗漏列举或直接遗漏列举 (步骤C7) , 申请人意见陈述对区别进行重申后, 审查员发现该区别确实存在并且对现有技术作出了贡献, 同时没有被对比文件公开, 则应当补充检索新证据 (步骤 F2) 。由于每件申请案情不一, 申请人的水平认知有高低, 本文不能对意见陈述的所有争辩点进行穷举, 只能列举申请人意见陈述几个常见的争辩点进行分析讨论, 抛砖引玉, 从专利审查工作是基于本领域技术人员水平来开展的角度, 对申请人意见陈述的争辩点选择性举证, 在对实质性意见进行充分沟通的基础上促进审查工作的高效开展, 兼顾公正
