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1、 1如何进行专利挖掘 如何进行专利挖掘 作者姓名：王宝筠 作者单位：北京集佳知识产权代理有限公司 摘要 本文结合专利挖掘的需要，对专利的概念及属性进行了介绍，并介绍了专利挖掘的基本思路和方法。结合实际情况，对于专利挖掘中的误区加以澄清。最后，针对研发的各个阶段，分别介绍了专利挖掘的方法，并辅以案例进行了说明。 关键词 专利 挖掘 研发 当前，专利的作用日益凸显，但对于企业及研发人员而言，往往面对不知如何进行专利挖掘的困扰，本文拟针对如何进行专利挖掘，进行一些探讨。 一、专利的概念及专利权的属性 （一）专利的概念 一、专利的概念及专利权的属性 （一）专利的概念 进行专利挖掘之前， 我们首先有必要
2、搞清楚我们所要挖掘的对象到底是什么。 专利法第 2 条规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造 2或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 本文以发明为论述对象进行说明。 上述专利的概念，为我们进行专利挖掘提供了两个参考因素： 一是保护客体。在面对众多方案进行专利挖掘的过程中，我们需要筛选得出那些具有技术性、且和现有技术存在区别的方案。 二是保护类型。 由于专利已经确定保护的类型只能是方法或者产品，因此，在进行专利挖掘的过程中，我们应该去寻找方案中所具备的方法或者装置。 （二）专利权的属性 （二）专利权的属性 由于专利挖掘的目的最终在于获得
3、专利权， 因此我们除了了解什么是专利之外，还应该对专利权有所了解。一定意义上来说，专利权是一种排他权，这种排他权体现在未经专利权人许可， 任何单位或者个人都不得实施专利权人的专利。 排他就存在一个排他范围大小的问题。毫无疑问，排他的范围越大，所能带来的垄断就越大，给权利人带来的利益也就越大。由此，我们在进行专利挖掘时，应该从专利的保护范围，也就是排他范围方面去着手，挖掘的到保护范围尽可能大的技术方案。 通过对专利概念的把握以及专利权属性的分析， 我们手头掌握了三种进行专利挖掘的武器，分别是： 1.考虑保护类型：面对一个方案，我们要去寻找方法或者装置的要素。 2.考虑保护范围，以要素最少作为挖掘
4、的标准：由于一个专利的 3权利要求中，技术特征越少保护范围越大，因此，我们对于专利的挖掘可以采用拆分的方式进行，以便找到包含技术特征较少，保护范围较大的技术方案。 3.考虑保护客体：在需要挖掘的技术方案中，我们应当去寻找那些和现有技术存在有区别，符合解决技术问题、采用技术手段、带来技术效果这三要素要求的技术方案。 掌握及利用好上述三种武器， 进行专利挖掘往往就是迎刃而解的事情了。 在讨论具体如何进行专利挖掘之前， 我们有必要先从思想上消除一些误区，这些误区是进行专利挖掘的障碍，应在专利挖掘前予以消除。 二、专利挖掘中应该消除的误区 （一）误区一 二、专利挖掘中应该消除的误区 （一）误区一 一谈
5、到专利，人们往往会肃然起敬。很多人会认为，只有那些革命性的创新，例如电灯的发明、蒸汽机的发明，才配得上专利这个名号。 殊不知， 这是一个误区。 专利的确要求和现有技术相比存在区别，但这个区别仅需对于本领域技术人员来说是非显而易见的， 并不要求达到革命性的改变或者填补某一方面空白的程度。 我们日常研发中所改进的技术，甚至是我们日常生活中所涉及的一些小的改进，只要存在和现有技术相比非显而易见的区别，都可以考虑通过专利加以保护。 4例如，我们都很熟悉的耳机，发明人对左右耳塞连线的长度进行了改进，使得一个较长、另一个较短，这样的改进，克服了现有技术中由于耳机连接线同样长而导致的易损坏的问题。该改进较小
6、，更谈不上有多高的技术难度，但获得了专利权，并为权利人带来了可观的利益。 （二）误区二 （二）误区二 在谈到专利保护时，部分发明人可能会认为，我提出的方案所涉及的内容越多，保护的范围就越大。殊不知，这也是一个误区。在专利保护中，保护范围的大小是以权利要求来加以界定的，而在保护范围最大的独立权利要求中，用于限定的技术特征越多，保护范围则越小。 例如， 我们在权利要求中请求保护的方案包括 A、 B、 C 三个部件，那么，这个权利要求对于只包括 A、B 两个部件的方案就无法加以保护。因此，从保护范围的角度来看，在进行专利挖掘时，应该有对方案进行核心特征筛选的意识，以便获得技术特征少、保护范围大的技术
7、方案。 （三）误区三 （三）误区三 很多人认为，作为专利申请，其所请求保护的技术必须是一个已经实际投入使用的技术，这也是一个误区。在专利法中，对专利的实用性进行了规定， 但该规定仅仅要求发明或者实用新型能够制造或者使用。该规定中对于制造或者使用的要求仅仅是“能够”即可，而对 5于是否真的实际制造或者使用，并未加以要求。更为重要的是，如果我们在专利申请之前，就已经将相应的技术投入使用，且该使用使得该技术处于公众可以知晓的状态， 则会由于这种使用造成对技术方案的公开，从而导致该技术的新颖性丧失，即使进行专利申请也难以获得授权。因此，对于我们所研发的技术而言，只要其根据当前的技术水平是可以实现的状态
8、，那么，我们就可以着手进行专利申请，而完全无需也不应该等到该技术被实际投入使用后再进行专利申请。 在明确了概念，消除了误区之后，我们就可以对挖掘的具体手段加以探讨了。 三、研发中的专利挖掘 （一）专利挖掘与研发的关系 三、研发中的专利挖掘 （一）专利挖掘与研发的关系 对于什么是专利挖掘，有过如下的定义：专利挖掘是对于一个已经开发完成的项目，所做的分解、筛选工作。笔者认为，该定义不够准确，或者说，该定义所对应的，仅仅是专利挖掘的一种被动专利挖掘。那么，什么才是主动专利挖掘呢？笔者认为，主动专利挖掘不是一个针对已有成果的分析过程， 而应该是一个伴随着研发活动的不同阶段，以利益最大化为目标，以专利保
9、护客体为标准，对研发活动各阶段所产生的新的成果进行分析、甄别的过程。 换句话说，被动的专利挖掘，是在研发任务完成后所进行的专利挖掘，此种挖掘和研发相脱节，往往还会由于申请时机的靠后，而导致所挖掘的方案丧失新颖性或创造性。 而主动挖掘则是伴随着研发过 6程所进行的挖掘， 这种挖掘针对研发中不同阶段所可能产生的专利成果，分别加以实时的挖掘，和技术研发的联系更为紧密，也有利于将申请时机提前，减少相应方案面对新颖性或创造性问题的风险。 （二）研发各阶段中的专利挖掘 （二）研发各阶段中的专利挖掘 对于一个项目研发而言，往往需要经历以下阶段，分别是：市场调研、需求分析、概要设计、详细设计，另外，结合实际情
10、况，还会存在测试以及维护应用等后续环节，本文，拟以主动挖掘为例，讨论上述各阶段中的专利挖掘方法。 1.市场调研中的专利挖掘 1.市场调研中的专利挖掘 一般来说，在市场调研过程中，包括对市场本身以及竞争对手的调研。通过对市场本身的调研，我们能够寻找到市场需求最大，或者说垄断利益最大的需求。由于所能带来的利益最大，因此，我们应将该需求确定为后续专利挖掘的重点方向，对于实现该需求的概要设计、详细设计进行重点专利挖掘，力求挖掘出和该需求的实现相对应的方案，以便谋求尽可能大的利益。可以说，市场调研对于后续的专利挖掘来说，起着导向的作用。 而对于竞争对手的调研，不但要分析其产品本身，还要对该产品所对应的专
11、利进行检索，判断其是否已经通过专利进行了相应的保护。如果通过专利检索，发现竞争对手已经针对该产品布设了一系列的专利，我们可以确定哪些专利技术是我们无需重复研发的，哪些技术是我们可以通过别的方式同样加以实现的， 哪些技术是可以再做改 7进的，从而对后续研发朝着什么方向做、怎么做加以指导。由于后续有针对性的研发可以产生对应的专利，从这个意义上来说，对竞争对手的专利分析，对专利挖掘也起着导向性的作用。 2.需求分析中的专利挖掘 2.需求分析中的专利挖掘 对于需求分析的专利挖掘重点在于,确定需求是否是技术上的需求，或者是否可以转换为技术上的需求。结合产生需求的来源，可以将需求分为外在触发需求和内在驱动
12、需求，其中： 外在触发需求是指由外在因素所触发的需求，包括：基于对竞争对手的分析所得到的需求，基于客户要求所得到的需求。 内在驱动需求：指的是基于自主的设计、构想，所创造得到的新的需求。 下面，我们对如何针对这两种需求进行专利挖掘加以分析。 （1）外在驱动需求 A.借鉴 （1）外在驱动需求 A.借鉴 在需求分析中，我们首先可以对竞争对手所提供的产品加以借鉴，分析该产品所提供的功能我们是否也可以同样加以实现。那么，针对这样的“借鉴”需求，是否可以挖掘出专利呢？解决这一疑问，我们需要搞清楚两个问题： 首先， 我们要明确， 我们所分析的功能是否为一个技术上的功能，如果该功能不具备技术元素，例如美观的
13、功能等，那么结合该需求通常无法挖掘出专利。 其次， 我们要分析对于该技术上的功能， 我们是否可以采用 “新” 8的方式加以实现。专利的保护重点不在于功能本身，而在功能的实现方案。如果我们可以采用“新”的手段来同样实现该功能，那么，该新的手段是具备专利保护的可能性的。由此，我们需要了解竞争对手实现相应功能的手段。如果某一功能的实现手段未公开，或者，尽管其处于公开状态，但我们有可能采用的方案与其有明显区别，则应将该需求作为专利挖掘的一个点，在实现该需求的概要设计中，很有可能会挖掘得到可以进行专利申请的技术方案。 例如，在现有技术中，尽管已经有方案实现彩铃业务，但其采用的是改造端局和交换机的方式，
14、我们所采用的方式是利用智能网实现彩铃业务，尽管实现的功能相同，但技术方案不一样，因此，该实现彩铃业务方案可以被挖掘出来作为专利申请。 B.提示 B.提示 除了对竞争对手的产品加以借鉴外，在需求分析中，我们通常还会在竞争对手已有功能的提示下，考虑对该功能加以改进，即，对已知功能进行差异化处理，上述过程我们称之为“提示” 。 由于存在对功能的改进， 此处必然存在和现有技术的区别， 因此，一般来说，可以将该改进后的功能所对应的概要设计作为专利申请点，但此时我们需要考虑两点： 一是，对于功能的改进，是否是技术性的，例如，改进的仅仅是界面的样式，这就不是严格意义的功能上的改进，从此点进行专利挖掘就有较大
15、难度了。 二是，设想这种改进的难度。如果这种改进是纯粹的将现有技术 9叠加到原有功能上，则一般来说会存在创造性问题。当然，由于创造性问题存在主观因素，因此，也要注意不要急于下绝对性的结论。可以结合市场调研情况来确定需求的重要性。对于重要性高的需求，可以先整理出材料，交给代理人处理，通过代理人和发明人的进一步沟通，针对该改进后的功能挖掘出技术上所做的相应改进，以便尽可能规避创造性风险。 C.客户需求 C.客户需求 客户需求是需求分析中很重要的来源， 对于市场调研后得到的客户需求，同样要判断该客户需求是否满足技术性要求，而对于客户需求的挖掘，可以采用和之前提到的“借鉴” “提示”相类似的方法进行。
16、 例如，客户在使用某一系统时，会结合数据库本身的数据变化情况，进行相应的 OFFICE 操作。例如数据导出、邮件提醒等，如果在两个系统中操作，则很麻烦。针对这一需求，在技术上需要考虑所设计的系统与 OFFICE 软件的无缝对接。在数据的传输、格式转变上需要有对应的设计。这些技术上的改进，可以挖掘出来作为专利申请。 （2）内在驱动需求 （2）内在驱动需求 这种需求是由发明人基于新设想、 新思路， 主动提出的新的模式，很多时候，此种内在驱动需求是一种盈利模式、商业模式的创新，因此，此种需求的技术性可能存在问题，在专利挖掘的过程中，我们应该考虑将该模式落地，挖掘出商业模式背后的技术实现。 那么模式如
17、何落地呢，可以参考以下思路进行： 10首先，要将模式从思路层面向技术实现层面加以转变。对于宏观的模式，要将其落地为技术实现，有了该技术实现，才有基础去进行专利挖掘。 其次，对于技术实现，要确定其中是否有对于某一数据的处理方法、对于信号的控制方法或者特定的装置，从而挖掘出该技术实现中的具体技术元素。 最后，可以考虑在实现上述的模式的过程中，是否需要克服技术上的困难。对于解决该技术困难的方案，很有可能可以被挖掘出来作为专利申请。 例如，某一发明人提出了一种新的盈利模式：零售商在一个网站上提供各个销售商的销售数据，供各个销售商进行查询，通过对查询收取费用，零售商可以获取利润。此种盈利模式本身是不能获
18、得专利保护的。但是，如果我们能够将该模式落地，挖掘出如何从各个销售商处获得数据、如何进行数据存储、分类，如何基于查询请求快速获取数据等方案， 则可以将实现该商业运作中所必须采用的技术方案加以专利保护，间接的保护该新的盈利模式。 需求分析中的挖掘，可以被认为是进行具体专利挖掘前的热身，通过需求分析的专利挖掘， 能够明确后续哪些概要设计有可能挖掘出专利，哪些概要设计是重点挖掘对象。可以说，需求分析中的专利挖掘是和概要设计中的专利挖掘紧密联系的。 3.概要设计中的专利挖掘 3.概要设计中的专利挖掘 如果说需求分析是提出问题的话， 那么概要设计就是解决问题的 11过程， 这和专利中的技术问题和解决该技
19、术问题的技术手段是相类似的。如果说在需求分析中我们是在寻找挖掘方向的话，那么，概要设计中就是要实际产生挖掘成果了。 在概要设计中所进行的挖掘包括两种： 一是针对需求分析处挖掘得到的技术需求， 其对应的概要设计即可直接挖掘出来作为专利申请。 二是对于某一需求的概要设计， 核实某个组成元素是否可以独立使用，该独立使用是否有实际应用价值，如果是的话，该概要设计中的一个组成元素也可以被单独挖掘出来作为专利申请。 我们举例来说明。 在需求分析中，我们发现：现有技术中对库存没有管理功能，只是采用平铺的方式，将各个库存情况罗列出来，供管理人员参考，管理人员需要进行人工判断，并基于此进行库存的调拨。由此对应的
20、需求是：对库存进行准确管理。 针对该需求的概要设计一： 按照预定的规则，对库存情况进行实时监控，如果出现异常，则进行智能提醒。该概要设计中的技术要素包括：数据的监控、当前数据和门限数据的比较、智能提醒。这些均是技术上的要素，如果现有技术中并不存在这些技术要素的某一个， 可以考虑将该概要设计整体作为专利加以申请。 除了挖掘得到一个成体系的方案外，针对该方案中的某个要素，例如，本方案中的监控、提醒，我们可以考虑其是否可以单独使用， 12是否可以应用到别的技术中去，如果是的话，那么，该要素的详细设计可以被挖掘出来作为专利保护点。 针对该需求的概要设计二： 实时获取各地库存情况，基于库存情况进行各地库
21、存的智能调整。该概要设计中的技术要素包括：库存情况的获得，智能调整指令的生成和传送。该概要设计也可参考上述方式，挖掘出相应的专利。 概要设计是一个实现某一需求的具体实现形态，相比与功能需求，其更具有技术性，而相比详细设计，则摆脱了技术细节的束缚。因此，在概要设计处挖掘出的内容，不但符合保护客体要求，而且保护范围较详细设计中的方案更大，对企业更具有实质的价值，是专利挖掘的重点阶段。 4.详细设计中的专利挖掘 4.详细设计中的专利挖掘 详细设计以具体可实现的角度， 将之前的技术思路落实到具体的技术实现上来。对于详细设计而言，如果某一个技术点，采用了新的技术实现方式，则可以考虑对此进行专利挖掘。 例
22、如，在上述概要设计二中，可以通过条码或者 RFID 来标识货物， 并基于此进行后续的智能调整。 这种标识货物的方式、 对于条码、RFID 的识别、处理方式均是具体技术实现，如果和现有技术存在区别，有特别针对本发明的设计，可以进行专利申请。另外，配合上述条码、RFID，还需要有对应的软件和硬件支持，这里如果有和现有技术的区别的话，也可以通过专利加以保护。 详细设计中的专利挖掘，有以下事项需要加以注意. 13（1）详细设计的专利挖掘和概要设计专利挖掘之间的关系 （1）详细设计的专利挖掘和概要设计专利挖掘之间的关系 A.关联性 如果在概要设计中，确定某一构成要素可以单独保护，则可以指引我们针对该要素
23、的详细设计， 挖掘得到可以作为专利保护的技术方案。由此可见，概要设计中的专利挖掘是和详细设计中的专利挖掘紧密关联的。 B.独立性 也存在这样的情况：之前对于某一个需求分析，或者某一个概要设计均为挖掘出专利点，但，对于某一需求或者概要设计中某一具体要素的具体实现，采用了新的实现方式，此时，该新的实现方式可以被挖掘出作为专利保护点。从这个意义上来说，对于详细设计的挖掘与需求分析及概要设计又是相互独立的。我们在专利挖掘时，需要对各个详细设计进行全面的审视。 （2）详细设计中专利挖掘的取舍 （2）详细设计中专利挖掘的取舍 由于详细设计已经涉及具体技术细节， 从保护范围上来说相比概要设计所挖掘的专利要小
24、很多，对于申请人的保护力度会相应的减小。与此同时，由于详细设计的实现方案会很多，涉及的点也很多，因此，有可能会产生很多的专利。此时，申请人需要结合技术的独占性、所能带来的利益大小，在众多的专利点中加以取舍。 （3）有关详细设计中的编码 （3）有关详细设计中的编码 在详细设计中， 采用何种编码来具体实现详细设计并不是专利保护的重点，原因在于：首先，编码仅仅是技术实现的具体表现形式， 14此种表现形式过于具体， 保护范围小， 很容易被竞争对手绕开， 其次，编码本身是软件著作权保护的范畴，不属于专利保护客体。 （4）详细设计中的算法 （4）详细设计中的算法 很多方案都是基于算法实现的， 纯粹的算法是
25、不能通过专利加以保护的，我们需要考虑将算法落实到解决具体的技术问题上，并和技术手段相结合，从而规避不属于专利保护客体的风险。 5.测试中的专利挖掘 5.测试中的专利挖掘 如果对于产品的测试采用的是常规的测试方法，那么，对于该测试方法是不能通过专利来保护的。但是，如果针对特定的测试需求，例如测试量大、连续测试的需要，提出了新的测试方法，则可以挖掘出该测试方法加以专利申请。 由于测试仅仅是研发过程中的辅助手段，主要创新点并不在此，因此，对于测试的挖掘力度通常会低于研发本身，但对测试的专利挖掘完全予以忽略也是不可取的。 6.维护及应用中的专利挖掘 6.维护及应用中的专利挖掘 很多时候，我们会将专利挖
26、掘的重点放在研发过程中，对于后续的维护及应用的专利挖掘则予以忽视，殊不知，维护及应用在专利挖掘中也会起到重要的作用，表现在： （1）通过对于产品的维护，我们会发现新的需求，结合该需求，我们可以挖掘得到新的设计，得到新的专利保护点。 （2）具体应用是基于主要思路的具体化实现，是基于应用的进一步扩充，从专利的角度讲，可以构成一定数量的外围专利。在核心 15专利被占据的情况下，外围专利往往能够起到很重要的作用。 由此，对于维护和具体应用，我们应加以重视，争取能够挖掘得到具备一定价值的专利。 四、结语 四、结语 总结上述各阶段的专利挖掘， 我们可以得出不同阶段的专利挖掘内容和作用分别为： 市场需求中的专利挖掘的作用在于明确方向； 需求分析中的专利挖掘主要在于明确技术性、 对于概要设计中的挖掘加以指引； 概要设计是挖掘出专利的主要阶段， 还可以对详细设计的挖掘加以指引； 详细设计中的专利挖掘是对对上述阶段专利挖掘的细化及补充； 针对需求反馈及具体应用的专利挖掘则是专利挖掘中的锦上添花。 以上，笔者对于研发各阶段的专利挖掘进行了分析，笔者希望上述内容能够对研发人员日常研发过程中进行专利挖掘有所帮助。 上述内容中，难免有观点错误或者脱离实际研发的情况，还请读者批评指正。
