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1、新产品制造方法专利侵权案例评析以张喜田诉欧意公司等方法专利侵权案为例摘要本文以新产品制造方法专利侵权判定为研究主题，自最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释发布后，张喜田诉欧意公司等专利侵权案成为第一起由最高人民法院审理的案例。该案引起学界与实务界对新专利司法解释第十七条、专利法第五十七条第二款以及第六十一条第一款的热切讨论。笔者通过研读该案裁判细节，将对如何选定“新产品”与“同种产品”的标准、方法专利的延伸保护范围怎样扩定以及举证责任倒置应如何适用等问题一一予以分析，以期为完善方法专利侵权判定的理论提供一些思路，为实务界疑难问题的解决作出一些贡献。关键字：方法专利；新产
2、品；延伸保护；举证责任Abstract since the interpretation of the supreme peoples court on several issues concerning the application of law in the trial of patent infringement disputes was issued, the patent infringement case such as zhang xitian v. ouyi company became the first case to be tried by the supreme pe
3、oples court.This case has aroused a heated discussion in the academic and practical circles on article 17 of the new patent judicial interpretation, article 57, paragraph 2, and article 61, paragraph 1 of the patent law.By studying the details of the judgment in this case, the author will discuss ho
4、w to select the standard of new product and same product, how to expand the protection scope of method patent and how to apply the inversion of burden of proof.In order to provide reference for the theory and practice of the determination of patent infringement.Key words: method patent;New products;
5、Extended protection;The burden of proof目录一、张喜田诉欧意公司等方法专利侵权案4（一）案情简介4（二）法院判决41.一审判决结果及审理依据42.二审判决结果及审理依据53.再审判决结果及审理依据5二、对本案争议焦点的思考与分析6（一）张喜田专利是否属于新产品的制造方法专利61.法院在原告专利是否属于“新产品制造方法”上的裁判62.该案对“新产品”认定标准的理解6（二）张喜田专利的保护范围是否延及被控侵权产品.71.法院对原告方法专利是否延及被告产品的裁判72.该案对方法专利延伸保护范围的理解7（三）该案举证责任的分配问题81.法院对该案举证责任的分配82
6、.该案适用举证责任倒置的逻辑8三、该案相关的问题与建议9（一）“新产品”的认定标准91.“新产品”认定标准的立法沿革92.最高院认定“新产品”存在的问题93.“新产品”应以技术特征进行界定10（二）方法专利延伸保护范围101、最高院所采用观点存在的问题102、适用“本性说”认定方法专利延伸保护范围10（三）举证责任倒置的适用111、该案在举证责任分配上存在的问题112、“同样产品”的认定标准11参考文献12一、张喜田诉欧意公司等方法专利侵权案（一）案情简介氨氯地平作为一种拮抗剂，经拆分后所得的两种化学物质具有良好的医疗作用。2000年2月21日，张喜田对其发明的一种“氨氯地平对映体的拆分”的方
7、法向专利局申请专利，该方法经审核后于2003年1月29日被授予专利权，专利号为ZL00102701.8。该方法可以高效拆分氨氯地平，进而得到消旋体中的 氨氯地平和对映体R-(+)- 氨氯地平。值得注意的是，早在1995年3月6日，案外人辉瑞研究与发展公司申请了一项名为“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”的发明专利，并在2001年被授予专利权，获批专利号 95192238.6，该方法亦可用于制造S-(-)-氨氯地平。然而在以上两项专利公开之前，我国国内尚无制造上述拆分物质的工业技术。张喜田的方法发明在公开后不久，一种名为马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片的新药“玄宁”在石家庄市场上
8、广泛流通。经查证，该药物的生产经三家制药集团合力完成，中奇公司系该药物的研发商，华盛公司系药物原始材料的生产商，另一制药集团欧意公司系最终药片的生产商，但三家公司相互独立，吉林省玉顺堂药业有限公司对该药物进行销售。在该案中，欧意公司在以上两位专利权人的基础上对助剂进行修改，于2003年12月5日申请了一项名为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法” 的专利，并于两年后被授予专利权，专利号为200310119335.7。为制止以上侵权行为的继续，2005年2月，张喜田前往吉林省长春市中级人民法院，诉称以上四位被告侵犯其专利权，请求立即停止生产销售马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药并承担本案全
9、部诉讼费用以及因本案发生的鉴定费、律师费和其他费用。 张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案，最高人民法院民事判决书(2009)民提字第 84 号民事判决书。 （二）法院判决1.一审判决结果及审理依据庭审过程中，包括中奇公司、华盛公司、欧意公司在内的三位生产商向一审法院提交了欧意公司于2005年12月14日被授权专利的发明专利申请公开说明书，意图证明其所生产销售的马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药系利用欧意公司享有专利权的方法，并未使用张喜田的专利方法。经原告提出鉴定申请，为证明证据的真伪性，法源司法科学证据鉴定中心受法院委托使用了欧意公司享有专利权的方法对氨氯地平进行拆
10、分鉴定，但检验报告显示，被告所提供的方法不能达到制药目的。一审法院认为，原告获授权的方法发明属于新产品的制造方法，其保护范围延及被告所生产的产品，根据第五十七条第二款的规定，被告适用举证责任倒置，由于其不能证明其生产方法与原告的专利方法不同，因此，依照专利法的相关规定，做出如下判决：一、三公司停止对涉案专利权的侵害行为，并承担案件审理费和鉴定费。二、对原告的其他诉讼请求不予支持。 张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案，吉林省高级人民法院(2006)吉民三终字第146号民事判决书。2.二审判决结果及审理依据一审判决生效前，中奇公司、华盛公司、欧意公司以“专利方法实施中需要实验人员的
11、经验、技巧和诀窍”为由，向吉林省高院提起上诉。三被告认为法源中心出具的检验报告错误，提出现场勘探请求，但未被法院采纳。经查明一审法院认定的事实，二审法院认为，在被告未能提供充分证据证明其所生产产品的方法不同于原告专利方法情况下，其以生产经营为目的，生产并销售马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片的行为侵犯原告专利权，应当承担相应的侵权责任，一审判决结果并无不妥，遂判决驳回上诉，维持原判。 张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案，吉林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第 36号民事判决书。3.再审判决结果及审理依据欧意公司以原告方法专利不属于新产品制造方法、依照原告方法获
12、得的原始产品与被控侵权产品不同、被控侵权产品的制造方法与涉案专利方法系不同的技术方案三点为由，向最高法院申请再审，请求判决其不承担侵权责任。最高人民法院采纳了欧意公司的现场勘探请求，对其制造药物的方法组织了现场勘验，在本次勘验中，得出了与一二审法院截然不同的结果：欧意公司的实验人员依照其自身的专利方法对氨氯地平进行了拆分实验，成功获得了涉案侵权产品。最高人民法院经查明认可了原告方法专利属于新产品的制造方法，但其保护范围未延伸至被告所生产的经加工处理的“后续产品”，因此不能适用举证责任倒置，原告在举证被告侵权不充分的情况下应承担败诉风险。原审法院忽视了专利方法侵权案件的专业性，应当委托实验操作人
13、员而非普通法源中心的鉴定意见。遂判决撤销一、二审判决，驳回张喜田的诉讼请求。 同注释1。二、 对本案争议焦点的思考与分析由于方法发明的专业性较强，存在技术鉴定、举证责任分配等问题，因此司法者在侵权判定时常常存在困扰。研读最高院判决书中有关审理新产品制造方法专利侵权案的细节，可以发现本案争议焦点主要有三个：1.张喜田专利是否属于新产品的制造方法专利；2.张喜田专利的保护范围是否延及被控侵权产品；3.该案举证责任的分配问题。本文将会对这三个争议焦点展开分析。（一）张喜田专利是否属于新产品的制造方法专利1.法院在原告专利是否属于“新产品制造方法”上的裁判根据第二次修改后的专利法第五十七条第二款的规定
14、：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”一审法院认为，“新产品”是指国内尚无利用涉案专利方法生产的产品。在本案中，辉瑞公司是最早享有涉案相关专利的专利权人，但辉瑞公司并未利用其专利方法制造产品，原告张喜田所生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂比涉案侵权产品上市时间更早。因此，在被告不能提供相关证据证明其观点的情况下，应当认为原告专利属于新产品的的制造方法专利，涉案专利应为新产品的制造方法专利。二审法院维持一审法院的裁判。再审法院认为，由于对欧意所提交的辉瑞公司的方法专利进行拆分实验时，所获得的中间产物与原告方法获取的不
15、一致，因此，辉瑞专利在原告专利的申请日之前并未公开以上中间产物，再审法院仍然认可涉案专利应当属于属于新产品制造方法专利。2.该案对“新产品”认定标准的理解对于新产品的认定标准问题，三级法院给出了两种观点。其一，认为“新产品”是指“国内市场上没有上市的产品”。一审法院首创性提出这一观点，而二审法院在被告上诉明确质疑“国内上市论”标准时，对此问题却没有回应，默认一审所采取的认定标准。显然，使用这一观点存在明显的逻辑问题，因为方法与专利的关系是方法在前、产品在后，使用这一标准将导致所有的专利方法均符合“新产品的制造方法”，该观点误将“专利产品上市日”作为“专利申请日”进行分界，且具有盲目套用证据之嫌
16、，因为法院特地强调了“尚无依照辉瑞公司专利方法制造的相关产品在中国上市”。其二，即绝对的新颖性标准。最高人民法院的判决表明，应当采用最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释中关于新产品的认定标准，即以专利申请日为界点，在此前被公众所知的产品就不属于专利法意义上的新产品。在本案中，张喜田的方法专利是否属于新产品制造方法的问题？一审过程中，张喜田以某专利代理机构作出的检索报告作为证据，用以证明依照其专利方法直接获得的产品是“新产品”，然而，从理论上讲只有专业检索服务机构出具的检索报告才可作为证据予以采信，一审法院认同原告的做法实属不妥。对于该问题，再审判决给予了较好的回应，其在判决中分析道，依照原告专利权利要
