企业知识产权海外维权专题

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1、企业知识产权海外维权形势及基本策略企业知识产权海外维权形势及基本策略 第一节 现状国际知识产权纠纷 案例DVD事件.doc技术壁垒 案例温州打火机事件.doc 1.案件类型 绝大部分案件涉及专利纠纷，涉及版权、商业秘密、植物新品种纠纷的案件极为罕见。 涉及商标纠纷的案件主要为抢注、权属纠纷，一般不涉及侵权诉讼。2.地区分布 绝大部分发生在美国，发生在欧洲、日本、韩国的诉讼案件很少，发生在其他发展中国家的情况更少。 3.发起情况分类 约90以上是我国企业首先作为被告进入诉讼，而且往往是作为制造商、OEM商与国外经销商、超市、进口商等作为共同被告进入诉讼4.起因分类 在发展中国家，我国企业的知识产

2、权维权行动主要限于对来自中国大陆、中国香港地区、中国台湾地区、东南亚、非洲、俄罗斯的侵权产品经销商，或者本地的制造商、组装企业等发送律师函，我国企业提起的侵权诉讼很少。 在发达国家，往往是国外企业对来自中国的产品提起侵权诉讼后，我国企业通过抗辩来维护自己的知识产权。 5.案件结果 大部分案件没有进入实质审理程序，绝大部分案件没有走完全部诉讼程序就已终结。由于中国企业不出庭或者不积极配合取证提前终结的案件约占一半。其余案件也大部分以和解结案。6.案件影响 大部分案件中，中国企业的产品被禁止继续进口、销售。少部分案件中，中国企业支付了和解费用，得以继续进入国外市场。中国企业打赢海外知识产权维权诉讼

3、的案例较少。 第二节 中国企业海外维权的基本条件 一、知识产权的战略部署(一)专利战略 1专利申请战略 A.对于核心专利要及时注册 申请在先原则，发明在先原则（美国、菲律宾） 美国对于外国企业的在先发明证明一般是不承认的充分考虑企业自身情况、技术本身特点及竞争的需要来选择技术保护手段 “技术专利化，专利标准化”注意对围绕核心技术的外围技术、配套措施的开发 进行商贸活动前，一定要在该地区或国家申请专利，确保获得该国家或地区的专利权后才进行货物贸易 B.专利公开当中国企业与海外竞争对手同时在开发某项专利技术时，但竞争对手略占优势，专利权很可能被对手抢先申请并获得自己开发成功的技术、产品若没有必要独

4、占，或者没有把握获得专利权，但如果被竞争对手申请了专利会给本企业带来威胁时 IBM公司每周都会公开发布一些相关信息，这些信息他们认为没有必要申请专利，但又必须防止其他竞争企业申请专利而妨碍自己使用。 宝洁公司在我国公开了大量的专利申请，但是专利公布之后就被放弃了。 2交叉授权 交叉许可的互惠互利策略是指企业间以专利技术作为对等交换的一种战略。以复杂的综合技术为对象的领域中，这种许可作为有力的专利战略被广泛运用。 (二)企业商标战略1及时注册策略 在产品没有上市之前抢先注册商标,指的是产品尚未出现在市场上，或尚未出口到他国，应事先在本国或外国申请注册商标，以防止被竞争对手抢注2防御商标与联合商标

5、策略 案例金帝商标.doc3营业商标策略 在市场竞争中为了扩大企业的影响力，并提高商标的知名度，同时避免他人将自己的企业字号作为商标注册、或将自己的商标作为其字号使用，从而在市场上造成混乱而难以保护，企业将自己企业名称中的字号作为商标进行注册，或将自己的商标名称作为企业名称中的字号使用，这种做法称为使用营业商标策略。 案例商标和字号.doc 4商标许可策略5驰名商标策略 目前，我国驰名商标的保护实行“被动保护，一次有效”。所谓“被动保护”，就是有关司法、行政执法机关必须是在执法司法过程中应申请人申请而被动进行认定，而不能主动进行认定。所谓“一次有效”，就是指驰名商标认定的效力，只针对个案，没有

6、普遍效力，在其他诉讼中若要获得驰名商标特殊保护，必须重新认定。6阻遏他人权利策略 在法律框架的允许之内，在初审公告期之前，对竞争企业的商标注册提出策略性异议，为自己的企业争取时间，也消耗竞争对手的精力、财力。 商标局异议（4年） 商标评审委员会复议（3、4年） 行政诉讼一审（半年） 二审（3个月） 建议企业聘请专业的知识产权管理师(CIPM)定期出具商标监测报告。一旦发现可疑商标，立即提出异议 二、必要的国内准备工作 1组织配置2法律分析 我国知识产权实体法规已经与国外高度接轨,国内企业可以先在国内开展侵权检索和分析，对案件前景有所了解。3证据收集 自主设计证据、自主知识产权证据、商业销售记录

7、等4科技文档管理 草图、设计图、计划书、科研报告、计算机文档、设计样品、科研通讯、生产技术文档、安全标准、技术标准、操作规范、质量标准等 信息安全准则：身份与权限对应、访问受控制、数据可保密、信息完整性可验证、信息来源不可否认性、科技文档创建与修改时间不可否认性 便利原则：方便检索、方便调取、方便使用5通讯管理 对方当事人往往会要求法院向我方企业调取全部相关的通讯资料，如传真、电子邮件、信函、要约、订单等。6合同管理 企业通过各种契约关系预先降低知识产权风险。 知识产权侵权豁免条款、知识产权侵权担保条款、知识产权许可条款、最低知识产权许可费用担保条款 7维权预算 企业要预先准备知识产权海外维权

8、费用。如果不能在产品价格中预先计入该笔费用，则企业可以投保知识产权侵权保险，或者预先加入知识产权战略联盟，通过保险公司、联盟企业等分担维权费用。8、团队搭建 组建以总经理为核心、知识产权部具体工作的维权团队，同时需要配备保护中国知识产权联合会、中国贸易促进委员会、中华全国律师协会等这方面有丰富海外应对知识产权纠纷的外援团队。 9权利挖掘 我国企业的专利挖掘能力很低，大部分可以部署知识产权的技术创新、外观要素等都被忽略了10权利维护 对一个重大发明，一次专利撰写即使包含大量专利文献也未必能堵住全部空白点。企业需要进行大量的后续申请，不断封堵新发现的空白点。11权利交易 知识产权交易可以给企业赢得

9、一些核心专利。这比独立研发、挖掘、部署的时间更短，效率更高。12.战略联盟 为了维护我国数字电视产品的国外市场，我国十几家大企业组建了知识产权战略联盟。13.侵权预警 公司研发部门工程师去了解市场及产品研发方向，并有效高速地进行专业信息搜寻，避免公司因为研发失误陷入专利纠纷之中。案例通领.doc1.莱伏顿起诉通领的直接原因和深层原因？2.莱伏顿起诉策略？通领的对策？3.和解还是应诉？4.被诉侵权的应对策略？5.启示和建议？6.如何应对愈演愈烈的知识产权纠纷案？如何规避国外企业利用资本和技术优势构建的知识产权的商业壁垒？如何禁止竞争对手滥用知识产权，构成不公平竞争并造成社会资源浪费、阻碍社会进步

10、发展？中国企业特别是民营企业，如何才能挺直腰杆应对海外诉讼？ 中性接地故障断路器（GFCI），又称插头式漏电保护开关。平常住家的应用主要见于厨房，卫生间及地下室。根据 美国国家电气规范（National Electrical Code），一套中等住宅中需至少安装八只，而且每两年去更换一次，GFCI零售价约为12美 元一只，依此推算，全国每年需求在2,000多万以上，也就是其市场价格超过了30亿美元。 莱伏顿公司 20年 机电一体化技术 通领公司 2004年1月 永磁式技术 1/3售价 10%市场份额 在国际市场上，三类产品最有可能成为外国企业打击的对象：一是企业的产品追随国际主流技术；二是产品

11、占据了较高的市场份额；三是企业生产的产品缺乏核心专 利。一旦企业拥有了这些产品，对外国企业构成威胁，外国企业就会利用知识产权这一武器打压中国竞争对手，抢夺市场利润。因此，所谓“知识产权之争”实为“利益之争”。 莱伏顿公司分别在美国的新墨西哥州、佛罗里达州、加州地方法院起诉通领公司的4家美国经销商，并将这四家公司的董事、股东和管理人员的所有私人财产一并诉上了法院，并且扬言要将通领公司美国的30多家经销商全部告上法院。 通领公司聘请美国著名的律师事务所(Morris，Manning&Martin，LIP)为诉讼代理人，同年8月通领公司正式介入新墨西哥州地方法院的诉讼。在介入诉讼的同时，通领公司向法

12、院递交两项司法动议，一是请求将另外两个州地方法院的3起同样权利要求的诉讼集中到新墨西哥州地方法院统一审理；二是在法院对该案作出终审判决之前，请求法院停止莱伏顿公司利用同一案由起诉通领公司的其他经销商。 A.中国法律顾问，中国律师受执业资格所限，无法作为代理人直接参与到美国的知识产权案件之中，但却在维权工作中发挥无可替代的作用，一名优秀的中国法律顾问应当具备如下条件：熟悉中国企业的知识产权状况、了解中国企业在美国的市场需求和维权目标、具备在中国国内取证支持诉讼的条件和能力、熟悉美国知识产权法律环境、具备可靠的法律英语与技术英语语言沟通能力。具备上述条件的中国法律顾问势必成为中国企业和美国律师间不

13、可或缺的沟通桥梁和高级参谋。B美国专利律师，本处所指的专利律师是指具备本领域技术背景及相关专利申请、审查及诉讼材料准备经验的专利律师。专利律师有资格至少在美国的一个州出庭代理诉讼，同时在美国专利和商标局具备业务代理资格。一个真正合格的美国专利律师不但具备法学背景，还要取得理工类大学学位（如工程学，计算机等），通过美国专利与商标局的严格考核，才能获准执业。 C美国出庭辩论律师，即具备法庭陈述和法庭辩论经验的美国专利律师。他们在进行有效的法庭陈述时应当具备如下能力：简化案情的能力、在压力下迅速思考问题的能力、能够抓住或吸引法官和陪审团注意力的能力、法庭上的舞台表现能力等。中国企业在美国的专利维权团

14、队中至少有一位一流的出庭辩论律师。D合格的美国律师助理，现实的情况是，在美国，大部分的诉讼准备工作是由美国律师助理来完成的，律师助理的工作质量对于整个案件的走向都将产生重要影响。因此，千万不要忽视对律师助理工作的考察，律师助理的工作经验、与主办律师的合作年限、工作思路和风格等应成为考察重点。 1通过企业合作，促成和解 2. 拖延时间，促成和解 3通过知识产权合作，促成和解4通过反诉方式，对抗起诉方，促成和解 反诉的被告必须是本诉的原告 反诉必须是在本诉起诉之后，法庭辩论终结之前提起 反诉必须是向审理本诉的法院提起。这是对反诉受诉法院的要求 反诉必须与本诉有联系 A.由原告(专利权人)向美国受理

15、法院(联邦地方法院)递交诉状(Complaint)，并将诉状连同传票(Summons)送达被告； B.被告在收到诉状及传票后一定期间内(通常是30天)，对原告诉状中的诉讼请求(Claim)在答辩状中提出答辩(Defense)； C法院收到被告答辩后，召集双方律师代理人开“审前会议”(Pretrial Conference)，裁定诉讼程序时间表，同时了解双方和解的可能性；D.搜证程序(Discovery)，双方按照法院裁定的搜证时间表开始取证、举证工作，这一阶段，双方要搜集足以说服庭审陪审团(jury)的所有证据材料，足见本阶段的重要性。中国企业在此阶段可有效评估胜诉的可能性，以决定是否有条件的

16、寻求和解，以避免后续大量时间和金钱的浪费。 提示注意：大量的美国律师代理费均发生在搜证程序阶段，美国知识产权律师基本上都会按小时来收取律师代理费； E简易判决(Summery Judgment)，如原被告双方就主要事实争议不大，可请求法官依简易判决判原告胜诉； F马克曼听证会(Markman Hearing)，在所有的专利诉讼中，在庭审程序开始前，法院都会举行马克曼听证会，即“专利主张界定听证会”(Claims Construction Hearing)，听证会目的是对涉案专利权利要求作出解释，对双方主张有争议的部分作出界定；G庭审程序(Trial)，在搜证程序和马克曼听证会结束后，法院依据审

17、前会议确定的庭审时间开庭审理案件。 注意：与中国不同，美国法律具有的陪审团审讯(Jury Trial)制度陪审团在庭审程序中扮演着十分重要的角色。在专利案件中，当事人可以申请选择或不选择由陪审团来审讯。在诉讼实践中，建议中国企业在起诉状中申请陪审团审讯，陪审团成员很可能并不掌握有关专利的知识，所以更愿意根据已被大家普遍接受的评判原则来进行道德审判。实际上，通过陪审团审判判决原告胜诉的几率确实比法官审判更高一些；H临时禁令(Preliminary Injunction)，及时阻止侵权产品的生产和销售是防止侵权措施中最有效和最直接的方法。因此，为保障产品时效，中国企业在提起侵权诉讼的同时，也可依据

18、美国联邦民事诉讼程序法第65(a)条及联邦专利法的规定，申请法院发出临时禁止令，以迅速阻止侵权产品的销售，及时保护权利人的权利。法院要发出临时禁止令，权利人必须证明自己具备如下4个要件：(1)诉讼主体有合理胜诉的可能性；(2)若不发出临时禁令，权利人将遭受无可弥补的损害；(3)平衡各种状况均可能对请求人有利；(4)禁止令不会对公众利益产生重大影响。当然，企业向法院要求临时禁令时，也必须缴纳保证金(Bonds)。被诉侵权的应对策略 应当立即采取行动，利用法律赋予的抗辩权利，积极应战，占据有利地位，抢得先机1.挑战原告主体资格 各国有关诉讼的法律法规及相关程序都对诉讼当事人资格有一定要求，亦即当事

19、人适格的问题。 原告应当与诉讼标的具有法律上的利害关系，一旦丧失这种利害关系，起诉方就不具有起诉的原告资格，法院就应当裁定驳回起诉。2.挑战起诉方诉争权利 涉案知识产权是否存在,涉案知识产权是否已过有效期,涉案知识产权是否可被推翻。3.灵活利用各种抗辩事由 诉讼时效、“许可合同”抗辩启示及建议 企业要完善知识产权经营体制上存在的漏洞，制定和实施知识产权保护的整体战略，从而提高中国企业的知识产权产出能力、管理能力、实施能力和自我保护能力。 企业要充分了解和掌握竞争对手的知识产权现状和发展趋势，竞争对手所属国家在该行业的知识产权保护现状和法律法规，知识产权贸易相关的国际条约、标准和惯例。 企业要加

20、强知识产权的风险管理，减少遭受知识产权风险所带来的损失，规避由此给企业造成的毁灭性打击。 “大多数企业总是等到被起诉时，才与律师联系，而此时已经十分被动。一些企业能够在商业计划阶段咨询律师，并根据律师出具的律师意见书综合考虑法律方面的风险，往往取得令人满意的效果。” 产品在进入美国市场之前，通领公司将试制产品送美国律师事务所做专利侵权分析，在取得了针对莱伏顿公司专利的6项非侵权律师评定文书之后，通领公司的接地故障断路器产品开始大批量地进入美国市场。 构建中国知识产权诉讼保险体系 引进美国知识产权社会保险体系的市场商业化运作模式，构建中国知识产权的社会保险体系，建立以行业为主体的知识产权诉讼风险

21、基金，抗衡海外企业滥用知识产权的恶意诉讼，提高企业整体抗风险能力。 建议我国政府为我国企业在国外申请发明专利的费用和申请UL认证的费用，给予财政补贴，最大限度地减轻具有自主知识产权的高新专利企业的经济负担，营造有利于企业创新的环境，使其健康、快速的发展。 2004年以来，美国的专利和商标申请费用都大幅上调，尤其是专利申请费，由原来数千美金，提 高至现在的两三万美金，而美国企业申请发明专利由政府全买单。另外，美国国家安全试验室UL认证机构，也提高了UL认证费用标准，而美国企业在本土申请 UL认证，可得到减免的优惠待遇。按发明专利项目申报，通领科技集团须向美国专利和商标局申请10项发明专利，因费用

22、太高，仅申报了4项。 在缺乏专利实力的情况下，我国企业可以联合国内外企业共同组建专利联盟，联合缔造行业标准，从而制约、抗衡某些竞争对手。 美国没有统一的知识产权管理机关，最核心的管理职能主要由以下几个机关分别承担： (1)美国专利与商标局(Patent and Trademark Office，简称PTO)。该机构隶属于美国联邦商务部，负责美国国内商标和专利法律的执行。具体管理职能：接受专利和商标的申请，对申请的审核、授权以及专利文献的管理等。 (2)版权办公室(Copyright Office)。该机构隶属于国会图书馆，负责著作权法及半导体芯片保护法的执行。具体管理职能：接受版权申请、登记、

23、审核，对申请登记的作品进行形式审查后注册并颁发证书。 (3)美国贸易代表署(USTR)负责知识产权方面的对外贸易谈判和“特殊301条款”的执行。 (4)美国海关负责知识产权商品的进出口审查。 (5)美国两级法院系统(联邦法院系统和州法院系统)，分工负责知识产权相关案件的审理。 另外，在司法行政机关及单一企业自身知识产权管理之外，美国企业界的民间组织(产业联盟)在自发的知识产权保护方面发挥着重要作用。代表性的产业联盟包括：国际知识产权联盟（IPA)、商业软件联盟(BSA)、国际反仿冒阵线(LACC)、信息技术协会(ITAA)、商标协会(USTA)等。 案例华为.doc案例劲量.doc1.案件背景

24、介绍2.美国“337条款”调查及应对 劲量公司起诉的企业，富士、金山集团、Maxell，Monster等都是电池行业或下游产品的大腕，Atico是贸易公司，而被诉的中国企业也基本上是国内电池行业的前10位，其品牌都是电池工业协会推荐品牌之一。 我国是世界上最大的锌锰碱锰电池生产国，2006年上半年，我国碱锰电池出口221亿只，出口金额153亿美元；普通锌锰电池(二氧化锰)出口70亿只，出口金额365亿美元。 高速的增长，必然会影响其他电池企业的利益，尤其是劲量公司全球最大的电池生产企业。永备公司在美国有400多项专利，这些专利的申请和维持费用可不是一个小数目，这些专利是真正拿来划分势力范围的利

25、器。 从1986年针对中国企业第一起337调查开始，截至到2007年2月，涉及中国产品的美国337调查已达72起。 在涉及中国企业的美国337调查中，涉案产品范围较广，主要有电子游戏机、断路器、电脑、半导体芯片、西地那非、复合木地板、墨盒、赖氨酸、电池、橡胶防老剂、塑料袋和标记笔等。提起337调查的条件 337调查得名于1930年美国关税法第337节。所谓337调查是指美国针对进口贸易中不公平的竞争行为，主要是知识产权侵权采取的一种措施。知识产权侵权中涉及专利侵权的尤多。 1知识产权权利 申请人须有一项有效的可执行的美国知识产权权利：专利(包括方法专利)、登记的版权；注册商标或注册的掩膜作品(

26、集成电路布图设计)。 2.国内产业 与相关专利、版权、商标或掩膜作品所保护产品有关的美国国内产业须已经存在或正在建立过程中。 3侵权 侵权是否成立必须基于美国侵权法和专利、商标、版权等法律的规定。 在美国，除联邦注册商标外，未注册的商标也受保护。美国337调查的主管机构 主管机构为美国国际贸易委员会，可能涉及到美国总统和联邦巡回上诉法院。 美国国际贸易委员会(ITC):是一个独立的、没有党派之分的准司法性质的联邦机构，由美国国会于1916年设立，当时名为美国关税委员会，1974年贸易法将之改为现在的名称。 该机构在与贸易相关事项上有着广泛的调查权，包括反倾销、反补贴调查、337调查。此外，美国

27、国际贸易委员会还是全国收集分析贸易数据的信息中心。 不是制定政策的机构，不是法院，不参与贸易协定的谈判。 工作人员300多个（国际贸易分析者、国际经济学者、律师、技术职员） 总统：在337调查历史上，鲜有总统不批准ITC终裁的。 337调查的时限 有关法律仅仅要求337调查案件应在实际可行的最早时间内审结，并没有明确的时限，但规定提起调查后45天内行政法官应确定结案的目标日期。实务中，整个337调查一般在12到15个月内结案，个别337调查案件的审理可能会拖得长一些。 另外，被诉企业应在收到诉状后20天内答辩。如无正当理由而被申请人拒绝证据展示、拒绝出庭抗辩和拒绝答辩都可能导致缺席判决。则IT

28、C可推定申请人指控成立，从而导致各种救济措施的实施。相关人员相关人员 行政法官：337调查程序中的主持人 国际贸易委员会委员 ITC不公平进口调查办公室（QUII） 联邦巡回上诉法院行政法官行政法官 每个案件由一个行政法官审理 国际贸易委员会共有4名行政法官，从全美大约1400名行政法官中选出 行政法官一般按顺序轮流审理案件保罗卢克恩(Paul J.Luckern) 化学理科学士，有机化学理科硕士，法学硕士，法学博士 柯达公司、南加州大学 美国专利商标局 专利审查员 瑞士巴塞尔任制药公司 专利审查员 联邦巡回上诉法院 法官技术顾问 知识产权律师事务所 合伙人 美国联邦司法部 美国社会安全署国际

29、贸易委员会委员国际贸易委员会委员 6位委员、其中有1名主席和1名副主席 委员由总统提名，参议院通过 不得有3个以上同属同一政党 任期9年，轮流替换，每18个月有一个新委员进入 主席和副主席必须来自不同政党 ITC不公平进口调查办公室不公平进口调查办公室(QUII)1.审查337调查申请受理条件，建议是否启动2.指定一政府律师担任代表公共利益的调查律师参与3.监督当事人是否遵守ITC发布的命令（驱逐令、制止令、调解令）联邦巡回上诉法院联邦巡回上诉法院 建于1982年，由关税与专利上诉法院和索赔法院合并，共12名法官 对所有涉及专利法的上诉案件进行独家上诉审理 案源： 1.联邦法院审理的专利纠纷案

30、件不服提起的上诉 2.对专利复审委员会决定不服提起的上诉 3.对ITC的最终裁决不服的上诉337调查的救济调查的救济1驱逐令和制止令(1)驱逐令(Exclusion Order) 驱逐令主要是由美国海关把关，禁止侵犯申请人知识产权的产品人关。 有限驱逐令(Limited Exclusion Order) ：该驱逐令禁止被诉企业所有未经许可的侵犯了申请人知识产权的产品进入美国。被诉企业的关联公司及其权利继承人或被转让人等也不得帮助被诉企业在国外制造和将前述产品输入美国。 普遍驱逐令(Unlimited Exclusion Order) ：申请人可以要求ITC裁决，所有侵犯本案知识产权的产品将不问

31、来源地被排除在美国市场之外。也就是说，普遍驱逐令是一个针对全世界的禁令。(2)制止令(Cease and Desist Order) 由ITC自行实施，因为制止令主要针对美国企业，尤其是被诉企业在美国的分支机构。制止令通常是禁止企业进口涉案产品到美国，在美国为涉案产品进行市场营销、分销、寻找代理商或分销商、销售、寻求销售或转让侵权产品等。而且，制止令还禁止企业在美国销售在调查前已经进口到美国的涉案产品。违反制止令的行为将导致没收侵权产品、民事罚款或其他制裁。 2临时措施 申请人在要求ITC启动337调查的同时还可以要求ITC采取临时措施，包括临时的制止令和驱逐令。3保证金 临时的驱逐令签发后，

32、涉嫌侵权的产品仍然可以进入美国，前提是被申请人交纳了保证金，并且保证金的数额应当足以保护申请人的利益。如果案件裁决被诉企业确实侵犯了申请人的知识产权，被诉企业先前缴纳的保证金将归申请人所有。 ITC也可以要求申请人交纳保证金以保护被申请人在临时驱逐令实施期间的利益。与前述保证金不同，美国有关法律法规没有强制性要求申请人在提交临时措施申请时同时缴纳保证金。当然，如果案件裁决被申请人并没有违反337条款”，申请人的保证金将归被申请人所有。类似的机制也用于针对美国国内厂商的临时制止令。4和解问题(1)协议终止调查程序 337调查过程中当事人可以协议终止调查程序。这类协议包括许可协议或其他和解协议以及

33、仲裁协议。但是，协议不能自动终止调查程序。通常，当事人在达成协议后，申请人可提交动议申请终止调查程序，如果ITC认为协议不损害公共利益，则调查程序将基于动议而终止。(2)和解令 双方当事人经协商后同意和解并要求ITC签发和解令结案。美国美国337调查的平行诉讼调查的平行诉讼 在实践中，原告在发起美国337调查的同时，往往在美国法院启动知识产权诉讼。 除了应对337调查之外，外国出口商可能还不得不同时面对在美国联邦地区法院的知识产权诉讼，但美国本地产品则不存在这种问题。 故而，各国曾反复指责美国337调查背离了WTO原则。因此，美国被迫在1994年修订了有关立法。修订后的法律规定，如果337调查

34、的被申请人同时也是民事诉讼的当事人，并且民事诉讼的诉讼请求与337调查事项相同，那么，被申请人可以要求强制性中止法院诉讼。337调查裁决完毕后，法院将恢复诉讼。 法院是否会将ITC已裁决事项视为既判案件? 对于商标侵权案件，美国联邦法院将认同ITC的裁决，不再就巳裁事项重新裁决。 美国联邦法院对于专利有效性问题具有专门的管辖权。而且，“337条款”的立法本意显示，ITC对于专利事项的裁决不是对美国专利法的有约束力的解释，因此，ITC对于专利事项的裁决不能作为既判事项约束联邦法院。 337调查和法院诉讼的比较1.针对范围 知识产权诉讼的裁决只能针对有限的被诉企业，而337调查的裁决有可能驱逐所有

35、涉嫌侵犯申请人知识产权的产品，不分来源地。2.诉讼时间 美国法院程序冗长，拖个三五年是常事，根据1988年GATT专家小组的报告，美国联邦法院完成一例专利诉讼通常需要31个月。但是337调查通常在1215个月内结案。3.金钱赔偿 337调查是一种更为便捷的救济方式，而且，在制止侵权货物入境及销售方面，救济的力度更大，针对的对象更为广泛。 法院可以提供金钱赔偿给知识产权人；有时是巨额的赔偿。在美国在美国337调查的商业秘密保护问题调查的商业秘密保护问题 美国337调查要求当事人披露的信息，无论是深度还是广度，远远超过了中国企业熟悉的国内民事诉讼程序的要求。 我必须提供吗?如果提供，商业秘密能否得

36、到保护?(一)法律依据 美国关税法第337(n)条规定了商业秘密保护的问题，向ITC提供的或者当事人之间交换的涉及本条规定的审理案件的信息，如果根据ITC规则被适当地确定为机密商业信息的，未经提供人同意不得向任何人披露。例外是政府工作人员(包括参与调查的ITC工作人员、政府官员以及执行有关命令的海关工作人员等)及按照ITC规则受保护令约束的人员。 具体保护商业秘密的规则(详见于ITC的程序规则)，比较重要的条款主要包括规则第2016、2018、2077、2105、21034、21039和21072条等。 其中，规则第2016条界定了商业秘密的概念。规则第2016(a)条规定的商业秘密基本要素如

37、下：1没有公开；2具有商业价值；3与以下任何因素有关：行业秘密、工艺、运营、工作方式、设备或者生产、销售、装运、购买、转让、客户身份、存货目录或任何人、商号、合伙、公司或其他经济组织的收入、利润、亏损或花费的数额与来源，以及其他类似信息；4未依法律规定披露该信息将导致如下后果：损害ITC对实现法定职能所需信息的获取能力或者对提供信息的人、商号、合伙、公司或其他组织的竞争力造成严重损害。特别是数值性机密商业信息的非数值性部分(如趋势讨论)只有在提交者基于正当理由提出请求，才能视为商业秘密。 (二)调查程序中的商业秘密保护 1商业秘密待遇 限制商业秘密公开，337调查程序中商业秘密只有进入商业秘密

38、保护令名单的人员和特定政府官员能够接触。 规则第21039条规定: 1)有关商业秘密的内容不在公开的记录中出现，只是作为委员会秘密记录的一部分 2)商业秘密只有在特定的情况下，才在联邦地区法院的民事诉讼中使用 3)律师在提交文件时，应善意地尽量避免披露保密状态中的文件和证言中的具体细节，如果确实有必要披露引用其中一些商业秘密，则律师所提交的文件也应该作为保密文件，成为委员会秘密记录的一部分 平行诉讼 规则第2105(c)条规定，在地区法院认为必要并发布保护令的情况下，在337调查中获取的商业秘密可移交给法院，在民事诉讼中使用并认定为证据。 2保护令制度 在调查开始后不久，行政法官一般发布一个商

39、业秘密的保护令。其主要内容是规定有权获取该337调查的商业秘密的人员，以及详细规定这些商业秘密的处理等。 一般而言，有权进入保护令名单可接触商业秘密的人员主要包括当事人的外聘律师和当事人的专家证人及翻译。以上人员需向秘书处递交一份愿意受保护令约束的信函。实践中，该信函内容主要包括：1)接受该保护令的约束；2)不向其他人泄露经保护令授权才能获得的商业秘密3)只能为本337调查案的目的使用该商业秘密，特定情况除外。 根据规则第2077(d)条，进人保护令名单的人员违反保护令将导致严重的后果。例如，违反者及其合伙人、律师、雇员和雇主在ITC案件中执业的权利会被取消，禁入期可高达7年；对于违反保护令的

40、专业人员如律师和会计师等，ITC向他们各自的职业协会通报该事件，以及委员会认为合适的其他制裁，例如警告信。 对于外国律师而言，由于制裁很难落实，因此，美国国际贸易委员会一般不允许外国律师接触337调查程序中的商业秘密。中国企业如何应对美国中国企业如何应对美国337调查调查 (一)应诉模式 行业协会或进出口商会：联络协调各方、协助聘请律师、建立应诉费用共同基金等等以及协调费用分摊纠纷、帮助应诉企业处理其在应诉期间与上下游企业的关系、对会员企业的宣传、指导、培训以及预警机制的建立 由于337调查是一个准司法程序，中国的政府部门直接地介入个案并非好事。其定位应是宏观政策方面的调控。 作为针对外国厂商

41、知识产权侵权行为的进口救济措施，中国版337调查对于国内工业而言有其独特的价值。(二)中国企业应诉的具体问题 1是否应诉? 2003年3月，美国ITC应美国辉瑞制药公司的申请，对包括7家中国企业在内的15家企业提起337调查。因天津帅克化学有限公司等中国企业没有应诉，美国ITC遂作出缺席裁决，判定被诉中国企业出口到美国的产品侵犯辉瑞公司就西地那非(Sildenafil)享有的专利权，并发布了普遍驱逐令。 从企业个体利益来讲，应诉与否纯属成本效益分析。但是，对于一个行业和一个国家的对外利益，应诉常常是唯一的选项。为鼓励企业应诉，有关部门应有一整套激励机制。应诉有奖，搭便车不易，应该是这套机制的核

42、心。2000年到2006年8月之间涉及中国企业的337调查案件的有关情况一览表：应诉（10）不应诉（10）不侵权31和解61侵权18合计1010 2联合应诉还是分别应诉? 有些337调查涉及了整个行业的对美出口；如果不应诉或者败诉，行业的整体发展会遭遇重大挫折。 除行业整体利益外，联合应诉可以整合资源，最大限度减少人力、物力的浪费。 如果ITC基于337调查的结果而颁布普遍驱逐令，未列名为被诉企业的中国企业应选择应诉。 3挑什么样的律师团队?1）中国企业应该挑选有丰富337调查经验的律师 美国337调查在美国的律师圈内绝不是人人都做人人能做的业务。美国律师事务所中专利商标经验丰富的律师大有人在

43、，但擅长337调查的律师却并不多。在美国本土法律服务市场上，一个负责任的美国所即使是其客户遭遇337调查，如果该所没有熟悉337调查业务的律师，该所也会找其他所337调查经验丰富的律师合作。案件推进较快时间性较强，在此期间内律师的工作量和工作压力就很大。 例如在办理赖氨酸337调查案件时，律师平均每天也都要花数个小时在这一个案件上，在证据开示阶段，整个律师团队更是夜以继日地工作，由于时差的关系，中美两国律师团队平均每人每天工作小时加到一起超过24小时。显然，美国337调查案件就要求有经验的律师要专心盯案子。美国337调查案件涉及知识产权和贸易中的种种问题，又是特殊的调查程序，因此，律师团队配备

44、很重要，在专业化分工非常细致的今天，律师行业罕有超人，能将贸易、知识产权、诉讼经验等各个方面完美结合。2）好的中国律师可以承担两类工作：一是作为团队的主要成员之一分担整个律师团队的应诉工作；二是承担中国企业在这一案件的法律顾问工作。 证据开示阶段的代理工作，包括到中国企业所在地实地了解情况和调取证据，按照案件要求提供文件，回复问卷，调取证人证言等等。 与美国律师沟通协调，评估美国律师工作并监控账单工作小时，为中国企业提供多个美国律师事务所的信息，协助中国企业选择合适的美国律师事务所以及选配律师团队3）美国律师的挑选首先是个搭团队的问题，不是挑一个律师的问题。 涉及专利侵权的337调查案件，一个

45、梦幻团队的主要律师可包括一名337调查经验丰富的美国律师、一名熟悉涉案技术的美国专利律师以及一名有337调查实战经验的中国律师。 4选择什么应对策略 1）中国企业一旦遭遇美国337调查，首先要解决的问题是，企业是否确实存在知识产权侵权。如果根本不存在知识产权侵权问题，那最好不过。如果确实存在侵权问题，这就比较麻烦，需跟律师讨论进一步的应诉策略。 2）弄清调查申请人提起337调查的商业目的。只有了解申请人发动337调查的真实目的，才能更好地确定应对方案。比如，申请人是为了达到被诉企业向其支付许可使用费的目的而起诉，则达成和解的可能性就很大。有时中国企业遭遇美国337调查只是城门失火，殃及池鱼。 2004年Zoran公司和Oak公司诉新科，其实，申请人真正的竞争对手是台湾某公司，而新科因采购该台湾公司的芯片而成为337调查的被诉企业。3）中国企业还应考虑是否存在对抗申请人的其他有效抗辩，例如，是否存在专利无效、以欺骗手段取得专利、滥用专利违反了美国反托拉斯法等情况。4）在对具体案件进行上述分析和研究的基础上，确定具体的应诉策略。例如，是选择和解，还是选择全程应诉。若是选择和解结案，达成和解协议，被诉企业大多需要支付申请人部分知识产权许可使用费，而律师费则至少可以低20。而和解实际上是美国337调查结案的主要方式。