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1、从审查角度看申请文件撰写国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 邱绛雯 中国专利法第26条第1款的规定，申请人在申请发明或者实用新型专利时，应当提交包括权利要求书和说明书在内的申请文件。其中，说明书用于清楚、完整地说明发明或者实用新型的内容，权利要求书则用于基于说明书公开的发明内容，清楚、简要地表述申请人请求的专利保护范围。专利申请文件如此之重要，因此专利法与实施细则中有诸多条款对权利要求书和说明书的撰写提出了具体要求。在发明专利审查工作中，我们也会深深地体会到，专利申请文件撰写质量的好坏很大程度上决定了申请人利益是否能够得到真正的保护。下面将着重从两个方面谈专利申请文件撰写中存在的问题。一
2、专利申请的主题是否可专利？根据中国专利法的有关规定，不符合实施细则第2条给出的发明创造定义、涉及违反国家法律等内容，或者属于专利法第25条规定的科学发现等专利申请不属于专利保护客体。在实际的审查过程中，我们会发现，有许多专利申请从内容的本质上看是可专利的，但由于申请文件的撰写问题而导致落入专利法规定的不可专利保护的范围之中。下面让我们来看几个例子，并根据具体情况试着给出可行的修改方向。例1 一件申请，独立权利要求为：“1. 一种用于得到逐渐增加的表面的方法，该方法包括如下步骤2一种采用按照权利要求1所述的方法形成的逐渐增加的表面。3一种包括至少一个采用按照权利要求1所述的方法形成的逐渐增加的表
3、面的眼镜透镜。”可以看出，权利要求1要求保护一种获得特定产品的方法，权利要求3要求保护一种产品眼镜透镜。显然，它们属于实施细则第2条的关于发明创造的定义。但是，权利要求2则要求保护一种表面。虽然该表面具备根据权利要求1限定的方法而得到的特性，但它不属于实施细则第2条规定的专利法意义上的产品，因此权利要求2所要求保护的主题不属于可专利客体。同样，类似的权利要求还有：“一种激光光束”、“一种带有近视校正环的眼睛”等。遇到这样的权利要求，审查员会要求申请人删除该权利要求，或者将保护主题改为如上述权利要求3那样的具有所述表面的产品，或者如上述权利要求1那样的制作所述表面的方法等。值得一提的是，上述要求
4、保护一种表面的权利要求在由欧洲专利局做出的PCT初步审查中，审查员是以该权利要求不清楚作为反对意见的。例2 一件PCT申请，涉及一种控制游戏操作的系统，该系统允许在饭店的房间和其它不安全的地方进行赌博、安全地下注和分配输赢。本申请的权利要求1为：“一种控制其中游戏者对游戏结果进行打赌的游戏的操作的方法，该方法包括：（1）提供包括安全处理器和有关的安全存储器设备的安全装置；（2）将与游戏的控制和操作有关的第一数据和与游戏者的输赢有关的第二数据储存在安全存储器中；（3）将输入信号从游戏者操纵的输入装置发送给安全处理器设备；以及（4）将输出信号从安全处理器设备传送给显示设备，其中，游戏的结果和游戏者
5、输赢的分配，是在安全装置内部，根据储存的第一和第二数据和从输入信号获得的数据进行操作得出的。可以看出，该专利申请涉及我国法律明令禁止的赌博行为，属于中国专利法第5条中规定的违反国家法律的发明创造，不能得到专利保护。但是，从本申请的权利要求1以及说明书公开的全部内容中可以分析得出，本申请可以改写成一种通用的计算机游戏系统操作方法，即申请人只要删除违反专利法第5条的内容，则本申请的其它部分内容仍是符合中国法律的技术方案，此时有可能撰写出可授予专利权的权利要求。下面来看一个与专利法第25条第2项所说的智力活动的规则和方法有关的例子。例3 一件申请，权利要求为:“一种纺织测试仪器中测试纱线毛羽的数据处
6、理方法，其特征是采用图形方式表述测试得到的毛羽数据大小，每一个测试数据用一条竖线表示，竖线的高度表示数据的大小；每组测试中，将纱线的同一毛羽长度的测试值用竖线表示，并沿水平方向依次排列起来。”很显然，该权利要求所要求保护的方法属于一种智力活动的方法，它完全是人为地设计成用一条竖线来表示测试数据，并预先规定用竖线的高度表示数据的大小等等。将这些人为设计改为其它方式，例如用小圆点来记录纱线毛羽长度,用圆点直径表示数据大小，同样可以达到该权利要求所要保护的方法。可见，这些人为设计或规定不能产生什么技术效果，也不能解决任何技术问题，只不过是规定了一种测试数据的新的记录方法而已。但是，如果申请人能在该权
7、利要求中进一步描述采用何种数据处理方式来如何处理按规定条件排列记录下的竖线，从而达到快速，高效分析纱线性能等技术效果，则该权利要求有可能成为不仅包含有智力活动规则部分，还包括有对现有技术做出贡献的能够带来技术效果的其它可专利部分，则该权利要求所要保护的主题成为了可专利客体。例4 一件涉及疾病诊断方法的申请，权利要求为:“一种新的肝纤维化诊断方法，其特征在于：利用肝穿刺组织标本在未经任何化学特殊染色的情况下，直接给予胶原特异性激发光谱直接激发离体肝组织，利用荧光显微镜的特殊荧光激发块系统观察肝组织固有荧光特征，而做出肝纤维化程度的诊断；所述的特殊荧光激发块激发光波长分布在较低范围之间内，所述的用
8、于肝纤维化诊断的肝组织切片是未进行任何染色的肝组织切片；所述的肝纤维化诊断系统是针对肝组织切片包括冰冻切片、石蜡包埋切片，在未经过任何化学染色或荧光标记的情况下，在较低波长范围之间的滤光片，或其他相应光源的激发光激发后所产生的肝组织固有荧光。”我们来分析一下这样的权利要求存在的问题。首先，该权利要求的主题名称已明确告诉我们，该权利要求所要保护的技术方案涉及一种疾病肝纤维化的诊断方法。因此，毋庸置疑，它属于疾病的诊断方法，根据专利法第25条的规定不能授予专利权。有些申请人，特别是有些专利代理人会疑惑，该权利要求中已明确指出，所述诊断方法是“利用离体的肝穿刺组织标本”进行的，为什么仍为专利法排除的
9、可专利客体？产生这样的疑惑可能是因为，目前的审查指南第二部分第1章第3.3.1.2节关于“不属于诊断方法的发明”一节中，将“对已经脱离人体或动物体的组织，体液或排泄物进行处理或检测的方法”判定为不属于诊断方法。但是这里应强调的是，审查指南中仅明确地将对这些离体物进行“处理或检测方法”排除在疾病的诊断方法以外，而并没有将如上述权利要求中所涉及的对离体肝组织进行“肝纤维化诊断的方法”也排除在外。那么，是不是简单地将上述权利要求的主题名称进行修改，例如修改成“测离体肝细胞性状的方法”就足够了呢？答案是否定的。这是因为该权利要求中还包括疾病诊断步骤：“利用荧光显微镜的特殊荧光激发块系统观察肝组织固有荧
10、光特征，而做出肝纤维化程度的诊断”，从而导致该权利要求是以获得疾病诊断结果为直接目的，并描述了诊断方式，因此仍然属于疾病的诊断方法。但是，仔细研读上述权利要求可以发现，该专利申请完全可以撰写成仅仅涉及用于诊断肝纤维化的荧光检测离体肝细胞性状的方法这样一个完整的技术方案：“一种新的肝纤维化诊断检测肝细胞性状的方法，其特征在于：利用肝穿刺组织标本在未经任何化学特殊染色的情况下，直接给予胶原特异性激发光谱直接激发离体肝组织，利用荧光显微镜的特殊荧光激发块系统观察肝组织固有荧光特征，而做出肝纤维化程度的诊断；所述的特殊荧光激发块激发光波长分布在较低范围之间内，所述的用于肝纤维化诊断被检测的肝组织切片是
11、未进行任何染色的肝组织切片；所述的肝纤维化诊断系统肝细胞性状检测系统是针对肝组织切片包括冰冻切片、石蜡包埋切片，在未经过任何化学染色或荧光标记的情况下，在较低波长范围之间的滤光片，或其他相应光源的激发光激发后所产生的肝组织固有荧光。”上述新的权利要求中，斜体字部分由黑体字部分替代。经过这种修改之后，该方法的主题发生了变化，改变为仅涉及通用的检测方法，同时不再包括根据检测结果“做出肝纤维化程度的诊断”这一步骤，即不再包括诊断全过程，不以诊断为直接目的。可见，经过这样的修改之后，该权利要求所要求保护的技术方案成为可专利客体。根据该例子，我们可以总结出将有可能涉及疾病诊断方法的权利要求修改为通用检测
12、数据的方法的方式一般为：(1)改写权利要求主题名称，将诊断方法改为检测方法；(2)删除诊断步骤。当然，删除诊断步骤之后该权利要求所要求保护的仍然必须是一个完整的技术方案，包含了全部必要技术特征。让我们再来看一个例子。例5 “一种脑电向量分析方法，包括如下步骤：（a）信号采集； （h）脑电向量图的统计分析；（i）鉴别诊断，做出大脑功能性改变的诊断；（j）输出结果。”上述权利要求虽然在主题名称上没有直接说明为涉及疾病的诊断，但它仍具备了数据采集、研究数据和确定病因或病灶状态三个步骤，因此属于不可专利的客体。但是，如果申请人删除步骤(i）和（j），则此时该权利要求虽然仍是以有生命的人体或动物体为对象
13、，以获得疾病诊断结果为最终目的，但不再包括疾病诊断步骤，而是仅仅给出从人体或动物体中获得的作为中间结果的信息，因此不再属于涉及疾病的诊断方法。在此需要强调的一点是，如果一项权利要求中从表述形式上看并不包含给出正常值以及通过比较检测值与正常值来诊断疾病的步骤，但如果根据现有技术中的医学知识，只要知晓所说的检测值，就能直接获得疾病的诊断结果，则该权利要求实质上也是一种诊断方法。最简单的例子是，有些检验方法为用于检测标本中某种物质是否存在。如果根据检验结果阴性或阳性，结合现有的医学知识即可迅速判断出是否患有某种特定疾病，则该方法无论怎样改都会属于疾病诊断方法。由此可总结得出，判断一项与疾病诊断有关的
14、方法是否为疾病的诊断方法，主要是看从该方法最终得到的结果中是否能够直接得出疾病的诊断结果。下面简单介绍一下欧洲专利局判断是否属于疾病诊断方法的标准。判断一个主题是否属于诊断方法，要同时包括以下步骤：对数据进行采集的检测步骤；将采集到的数据与正常值相比较的比较步骤；将比较后的显著偏差记录下来；将偏差归类于一特定的临床表现。 另外，欧洲专利局的审查员通常还认为，“不需要医生参与，仅需要技师进行的测定化学或物理条件的方法可以被授予专利权。”对于疾病治疗方法的判断标准，申请人与审查员通常没有太多的分歧。这里仅想说明的是，如果一种对有生命的人体或动物体采用的方法既可能包含治疗目的，也可能包含非治疗目的，
15、则申请人应当明确说明该方法仅用于非治疗目的。例如，肥胖这种现象按照程度不同可划分为影响美观、具有患病风险和属于疾病几种情况。如果申请人要想保护一种减肥方法，则一定要明确说明实施该方法的目的是为了健美，而不是用于治疗疾病。另外需要强调的是，对人体或动物体进行治疗的装置的操作方法也属于疾病的治疗方法。例如，一种矫正脊椎椎间盘凸出的牵引器械的操作方法显然属于治疗方法。二. 权利要求书的清楚问题前面已经说到，专利申请文件中的权利要求书的作用是清楚、简要地表述申请人的专利请求保护的范围，它也是在后续的程序中作为专利侵权判断的依据。在中国专利法和实施细则中对权利要求书的撰写有许多的规定，审查指南中也对权利
16、要求应当清楚、简明提出了具体要求。下面结合例子来看看这些具体要求。（1）权利要求的类型应当清楚 一项权利要求只能或者要求保护产品，或者要求保护方法，而不能似是而非，同时要求保护产品和方法。对于涉及产品发明的权利要求，应当对其结构和结构关系进行描述；对于涉及方法发明的权利要求，应当对其步骤条件和各步骤之间的顺序加以说明。例6 一件申请，权利要求为：“一种磁疗按摩木椅及其制造方法，其特征在于在木椅的靠背、座面及扶手经常与人体相接触的木质板上镶嵌对人体有磁疗保健按摩作用的永久磁铁，永久磁铁在木椅的靠背、座面及扶手经常与人体相接触部位的木质板上的镶嵌方法有露磁式镶嵌和埋磁式镶嵌。”该权利要求的错误在于同时
