现有技术抗辩

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1、现有技术抗辩的性质及其适用的逻辑顺序辨析现有技术抗辩是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人通过提出并且证明自己所 使用的是同现有技术完全相同或不存在实质性差异的技术，而并不是通过行政手 段否定专利本身的有效性，从而证明侵权不成立的一种抗辩形式。2001年6月最高人民法院在其制定的 关于审理专利纠纷案件适用法律问 题的若干规定中，第一次以司法解释的形式认可了公知技术抗辩作为合法的抗 辩理由。并且在公知技术抗辩成立的情况下，法院不必中止案件的审理，可以直 接作出不侵权的判决。1随之，现行中华人民共和国专利法第62 条的相关规 定为现有技术抗辩的适用提供了直接的法律依据。该条款规定：在专利侵权纠纷 中，被

2、控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者设计的，不 构成侵犯专利权。随着科学技术的不断发展以及立法的日趋完善，有关专利侵权 的纠纷大幅增加，其中涉及到现有技术抗辩的案件层出不穷。而各地、各级法院 对现有技术抗辩的适用问题见仁见智，存在不同地区对待类似问题意见不统一， 甚至相同地区、不同级别的法院在相同问题上判决意见的不统一。这种不统一首先表现在我国司法实践中法院适用现有技术抗辩所采用的逻 辑顺序并不一致。主要分为两种情况，一是优先适用现有技术抗辩，若抗辩不成 立再进一步判断是否构成专利侵权。二是优先进行专利侵权判断，若侵权成立再 进一步审查现有技术抗辩。这两种情况分别体现了两种原

3、则，笔者概括为“现有 技术抗辩优先原则”和“侵权判定优先原则”。法院采用不同的原则，体现了法 院对现有技术抗辩性质的不同认识，采用“现有技术抗辩优先原则”是将现有技 术抗辩视为一种事实抗辩，具体来讲是事实抗辩中的权利障碍抗辩，或称为不侵 权抗辩。采用“侵权判定优先原则”则是将现有技术抗辩视为一种权利抗辩即抗 辩权，或称为侵权例外抗辩。笔者将在下文中就现有技术抗辩的性质及适用的逻 辑顺序加以辨析。正如笔者在前文所述，现有技术抗辩的性质决定了其适用的逻辑顺序。具体 而言，若将现有技术抗辩视为一种“事实抗辩”，则应当采用“现有技术抗辩优 先原则”，即一旦认定现有技术抗辩成立，就可以作出不侵权的判决或

4、者决定， 无需进一步判断被控侵权技术或设计是否落入专利权保护范围；将其视为一种1 闫文军著：专利权的保护范围权利要求解释和等同原则适用，法律出版社 2007 年 4 月第 1 版，第 394 页。“抗辩权”，则应当采用“侵权判断优先原则”，只有在被控侵权技术落入涉案专 利权利保护范围的情况下，才有现有技术抗辩的适用余地。因此，要实现司法实 践中适用现有技术抗辩逻辑顺序的统一，首先应当对现有技术抗辩的性质予以明 确。一、现有技术抗辩的性质辨析通常情况的专利侵权判定可以分为两步，首先是确定专利权的保护范围，然 后再与被控侵权物比对。对于被控侵权物来讲，如果其落入了专利保护范围内， 且不属于法律规定

5、的例外情况，就构成了侵犯专利权，对于被控侵权人来说，要 证明其不构成专利侵权，有两个途径：一是证明被控侵权物未落入专利保护范围 内，这种抗辩在专利理论中称作“不侵权抗辩”（“事实抗辩”）；二是证明虽然被 控侵权物落入了专利保护范围之内，但因属于法律规定的例外情况，而不视为侵 犯专利权。这种抗辩在专利法理论中称作“侵权例外抗辩”（“权利抗辩”）。2（一）对现有技术抗辩性质的不同认识 关于现有技术抗辩究竟属于“不侵权抗辩”还是“侵权例外抗辩”，目前理 论界存在不同的认识。第一，认为现有技术抗辩是一种“不侵权抗辩”。有学者从现有技术抗辩的 法律本源出发认为，法律赋予了公民和法人自由实施已经进入公共领

6、域的现有技 术的权利，无论是否存在侵权指控，这种权利都是独立存在的，而一项技术若想 获得专利保护就必须区别与现有技术，满足一定的可专利性。 3还有学者从抗辩 制度出发认为，因为专利法第62 条的规定阻碍了权利人请求权的发生，也 就是说因为行为人实施的是现有技术，权利人不能据此主张行为人侵权。因此， 认为现有技术抗辩属于权利障碍抗辩模式。4第二，认为现有技术抗辩是一种“侵权例外抗辩”。 即通过立法赋予现有技 术实施人以抗辩权，如果被控侵权人实施的技术为涉案专利申请日前的现有技术 但专利权人仍请求给付，那么被控侵权人可以拒绝给付。一些学者从适用现有技2 孙海龙、姚建军：“现有技术抗辩的法律性质初探

7、兼谈对 第 62 条的理解”，载中国专利与 商标2009 年第3 期，第53-54 页。3 朱旭云：“也谈现有技术抗辩的适用从现有技术抗辩法律制度本源出发”，载知识产权 2011 年第 7 期，第 28 页。4 翟文峰，张炳生：“现有技术抗辩的抗辩模式与对比对象”，载北京理工大学学报（社会科学版），2011 年4 月第13 卷第2 期，第104页。术抗辩的逻辑顺序的合理性角度进行辨析，认为现有技术抗辩优先适用违背了 “以专利权利要求为中心”的基本原则。孙海龙、姚建军：“现有技术抗辩的法律性质初探兼谈对 第 62 条的理解”，载中国专利与 商标2009 年第3 期，第页57页。因而主张优先进行是

8、否侵权判断，将 现有技术抗辩视为一种“侵权例外抗辩”。还有学者认为在等同侵权下的现有技 术抗辩并不挑战原告专利的有效性，即对原告请求权基础不加置疑，本质上应是 权利抗辩而非事实抗辩。和育东，甫玉龙：“专利相同侵权下现有技术抗辩制度反思”，载法学杂志 2011 年第 11 期。 尹新天：专利权的保护（第二版），北京，知识产权出版社 2005 年版，第 486 页。 雷立康：“论自由公知技术抗辩在专利侵权诉讼中的运用”，载科技情报开发与经济 2007 年第 35 期。 朱旭云：“也谈现有技术抗辩的适用从现有技术抗辩法律制度本源出发”，载知识产权 2011 年第 7 期，第 28 页。 尹新天：专利

9、权的保护，北京专利文献出版社 1998 年版，第 372 页。 孔祥俊、王永昌、李剑：“适用 的若干问题”，载电子知识产权2010 第 2 期，第 7680 页。（二）现有技术抗辩性质辨析及作者的观点对于现有技术抗辩究竟是一种事实抗辩还是权利抗辩，笔者认为应当从以下 几个方面加以辨析。第一，从现有技术抗辩的法律本源出发。现有技术抗辩的法律基础可以从不 同角度进行阐述。一些学者从民法的基本理论出发，认为现有技术抗辩制度的来 源是宪法第 51 条7和民法通则第 4、5 条的相关规定8，具体到专利法 是第22 条之第1 款和第23 条9的相关规定。即授予专利权的专利不应当包括现 有技术，而这些被包括

10、在内的现有技术应当属于社会公共财富，任何公民、法人 都可以自由使用。从专利授权等实务角度出发可以将现有技术抗辩的法律基础概 括为“授权纠正”、“瑕疵专利纠正”，也就是说在实际生活中确实存在这样的现 象，即行为人实施的技术方案确实落入了涉案专利的保护范围，但与此同时该技 术方案同一项现有技术相比完全相同或者没有实质性的差异。于是为了解决这一 现实矛盾，现有技术抗辩制度便应运而生。10因此，有学者将专利权的保护范围 不应当包括现有技术作为现有技术抗辩的理论基础。11综上所述，无论从哪个角度出发对现有技术抗辩的本源加以分析都体现了专 利制度的利益平衡原则，即防止专利权的不正当扩张，实现公众和个人之间

11、的权 利利益平衡。可见实施现有技术是法律赋予公民和法人的合法民事权益，具有相 对独立性。因此，将现有技术抗辩定性为一种“事实抗辩”更符合立法目的，即 表明现有技术抗辩可以单独存在，无需以落入原告专利保护范围为前提。第二，从抗辩制度本身进行辨析。抗辩指的是依据实体法和程序法的相关规 定，一方当事人在诉讼中或者诉讼外对另一方当事人提出的防御性主张或行为。 抗辩分为实体上的抗辩和程序上的抗辩，实体上的抗辩又有事实抗辩和权利抗辩 之分。其中，事实抗辩根据抗辩结果的不同又可以分为权利障碍抗辩和权利消灭 抗辩。而权利抗辩则与抗辩权互为表里柳经纬，尹腊梅：“民法上的抗辩与抗辩权”，载厦门大学学报2007 年

12、第2 期（总第180期），第91 页。 王泽鉴.：法律思维与民法实例，北京：中国政法大学出版社2001 年版，第172页；梁慧星：民法总 论（第三版），北京:法律出版社 2007 年版，第 75 页。程序上的抗辩包括妨诉抗辩和证据抗 辩。现有技术抗辩着眼于实体法上的法律效果，因此属于实体上的抗辩。正如前文所述，实体抗辩包括权利障碍抗辩，权利消灭抗辩以及抗辩权。其 中的权利障碍抗辩，即主张对方的请求权，因一定的事由，自始不发生。权利消 灭抗辩，即主张对方的请求权虽曾一度发生，但其后因一定的事由，已归于消灭。 抗辩权指义务人就相对人行使的请求权，可以拒绝给付的权利。13通常专利侵权 判断中的“不侵

13、权抗辩”是行为人以其实施的技术未落入原告专利权的保护范围 为由，主张原告请求权自始不存在，因此属于“事实抗辩”。而“侵权例外抗辩” 则是在行为人实施的技术已经落入原告专利权的保护范围的情况下，根据法定的 抗辩是由，阻碍原告请求权的实现，因此属于“权利抗辩”（“抗辩权”）。可见，专利理论中的“抗辩权”必须以有效的请求权为基础，即以被控侵权 技术落入原告的专利权保护范围为前提。但专利法的实质含义是只要行为人 能够证明其实施的是现有技术，就不侵犯专利权，只有在抗辩不成立的情况下才 进一步判断被控侵权技术是否落入原告专利权保护范围。因此，在现有技术抗辩 适用时，原告根本不存在有效请求权，自然不存在现有

14、技术抗辩属于“抗辩权” 一说，另外既然原告请求权自始不存在，则也不存在“权利消灭抗辩”一说，因 此将现有技术抗辩定性为事实抗辩中的“权利障碍抗辩”更为准确。此外关于学者认为“等同侵权下的现有技术抗辩并不挑战原告专利的有效性 即对原告请求权基础不加置疑，本质上应是权利抗辩而非事实抗辩。”笔者认为， 请求权和请求权基础是两个概念，原告的请求权指的是专利权人享有的主张停止 侵权、赔偿损失等的权利，而其请求权的基础指的是其享有的专利权。我国采用 职权分开原则，法院不对原告专利权的有效性作出判断，即默认原告专利权有效。 但专利权有效并不意味着请求权的有效存在，例如在通常的“不侵权抗辩”中， 行为人也不是

15、对原告专利权的效力加以质疑，而是主张其实施的技术未落入原告 专利权的保护范围。若行为人抗辩成立，即使原告专利权有效存在，其基于该基 础主张的停止侵权、赔偿损失的请求权依然不存在。而权利抗辩是建立在有效的 债权基础上的，其行使将阻碍请求权的实现。14因此，以现有技术抗辩不质疑原 告请求权基础为由认为现有技术抗辩属于“权利抗辩”并不充分。第三，从专利法立法体系进行辨析我国专利法第11 条规定：“发明和实用新型被授予专利权后，除本法另 有规定外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利”，这里 所说的“本法另有规定的”，是指现行专利法第69 条规定的“不视为侵犯专 利权”的五种情形。这里所规

16、定的即是专利侵权中的“抗辩权”。即如果被控侵 权技术落入原告专利的保护范围，被控侵权人可以根据该条款主张原告请求权不 能实现。因此从立法体系角度分析，如果将现有技术抗辩视为一种“侵权例外抗 辩”（或“抗辩权”）的话，应当将其作为第六种情形并入第 69条，立法者之所 以将其作为一项单独的条款加以规定，目的就在于同 69 条的五种侵权例外情况 加以区分，因此将其视为“不侵权抗辩”（或“事实抗辩”）更符合立法目的。二、现有技术抗辩适用的逻辑顺序辨析既然现有技术抗辩的性质为权利障碍抗辩，那么在被控侵权人主张现有技术 抗辩时应当优先进行现有技术抗辩的审查。即将被控侵权技术与现有技术进行比 对，在抗辩成立的情况下，直接作出不侵权