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1、商标诉讼业务一、 商标的基本知识和法律制度 商标是一种标记，用来表明在公众面前的商品是有谁所有。公众利用这些商标以便选择他要购买的商品而不必知道那个商标实际上归谁所有。二、 商标的业务范围和类型（一） 商标业务的基本范围（二） 商标代理业务的现状（三） 商标业务发展趋势 商标许可;企业商标顾问；域名争议案件;外观设计案件二、 商标的行政诉讼案件三、 商标的民事诉讼纠纷案件A、 商标侵权纠纷案件 一、判断商标侵权 (一）界定商标使用权的范围商标法2条“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权：（一)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵
2、犯注册商标专用权的商品的;(三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”（二） 商标侵权的侵权行为类型(一）商标法规定的类侵权行为 。未经商标许可人的许可，在同一种或者类似商品或服务项目上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； 对于在同一种商品或服务项目上使用与其注册商标相同商标的我们都好判断，下面我们讲讲怎么区分近似的问题: (1）类似商品或服务项目: 实践当中，法院一般参考国家工商总局的类似商品和服务区分表和商标注册用商品和服务国际分类表（尼
3、斯分类)，以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。 根据司法解释规定：类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。 类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。 商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。例如汽车与汽车修理,食品与餐饮服务，衡量的标准仍然是普通消费者是否可能认为生产商品的厂商同时也提供相应的服务 。 （2)类似商标 根据我国司法解释规定:认定商标相同或者近似按照以下原则进行： 以相关公众的一般注意力为标准
4、（如，食品调料“王守义十三香商标）; 既要进行对商标的整体对比，又要进行对商标主要部分的对比，对比应当在对比对象隔离的状态下分别进行; 判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商的显著性和知名度。 具体的说文字商标、图形商标、颜色商标近似的判断应以其文字的字形、读音(如发生过的案例:鸵鸟、蛇岛)、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似为判断标准。 下面我们来看几个案例: .销售侵犯注册商标专用权的商品的;免除赔偿责任的例外:销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。搭售商品也算销售。伪造、擅自制造他人注册标识或者销售伪造
5、、擅自制造的注册商标标识的;4。未经商标注册人同意更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的；此类侵权行为在学理上称为“反向假冒”(二)商标法实施条例规定的2类侵权行为：在同一种或者类似商品或服务项目上，将与他人注册商标相同或近似的标志作为商品或服务项目名称或者作为商品或服务项目装潢使用，误导公众的;2.故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的；（三）司法解释规定的类侵权行为：1复制、模仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不同或不相类似商品或服务项目上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;2.将与他人注册商标相同或近似的文字作为企
6、业的字号在相同或类似商品或服务项目上突出使用,容易使相关公众产生误认的；。将与他人注册商标相同或近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品或服务交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。 二、诉前交涉（一） 发律师函，发律师声明,发警告函等 应确保送达必要时候公证送达。（二）诉前和解 诉前交涉的意义,尽快制止侵权,避免损失扩大等等三、 代理原告进行诉讼（一） 明确原告 (）商标注册人：商标注册证上的注册人或者商标转让证明上的受让人，商标财产性权利上的合法继承人 （）独占使用许可人: (3）排他使用许可人 （4)普通使用许可人（二） 明确被告 生产商;销售商；委托加工方；联合出品方等等;怎
7、么告具体问题具体分析（三） 调查取证 A证据的范围 （）权属类证据 证明是商标权人的证据：商标注册证、商标权利证明（商标注册人为外国公司）,所有注册商标转让证明 证明是注册人厉害关系人的证据:商标许可使用协议及备案证明 （2）侵权证据:侵权商品；侵权商品外包装;产品说明书；商品展览、展销广告宣传物品；侵权产品发票；广告宣传网页侵权开始终止的时间证据；销售发票，发货单;服务人员名片打折卡等（3） 赔偿的证据、取得证据的方法(1）自行收集的证据(2)公证机关报全的证据公证取证的方式；网页公证证据保全；侵犯商标权公证保全；注意:应将发票上的商品名称、型号等栏目尽可能填全,保全时应尽可能的去最大规模的
8、销售商处购买侵权产品；为保全证据应在发现侵权时和起诉前各做一次证据保全 （）申请法院保全的证据 可能要求提供担保（四） 选择管辖法院 （)侵权行为地的有管辖权的法院 侵权商品生产地；侵权商品销售地;侵权商品展览、销售地;侵权商品广告发布地；侵权商品查封扣押地；其他侵权行为地 (）侵权商品的储藏地有管辖权的法院 侵权商品储藏地：侵权商品大量储藏地；侵权商品经常储藏地;侵权商品隐匿地。 （3）被告住所地有管辖权的法院 被告住所地；被告的固定分支机构所在地 (4)选择管辖法院的技巧 如该商品全国销售的,可以通过邮寄到达地立案（五） 申请诉前禁令 诉前禁令是知识产权诉讼特有制度,能够在紧急的情况下有效
9、制止商标侵权. 申请人：应与商标侵权案件诉讼的原告相同 管辖 ：侵权行为地被申请人住所地有管辖权的法院 申请条件： 申请材料:(1）申请书()证据（3)必须提供担保 申请人应在禁令作出后的1日之内向人民法院提出商标侵权民事诉讼，申请人不起诉或者申请错误造成申请人损失的，被申请人可提出损害赔偿请求。诉前禁令的效力一般到商标侵权案件判决生效日止。（六） 计算赔偿数额 如何计算赔偿损失是商标侵权案件的核心问题 1、根据原告商品的销售减少量与该注册商品单位利润的乘积计算赔偿额,该方法实践中不确定因素过多,不易得到法院支持，优点是不用掌握被告的任何销售证据2、根据被告获利计算赔偿额被告获利的赔偿额计算有
10、两种方式：一是根据被告侵权销售商品与该商品单位利润的乘积计算赔偿额；二是根据被告侵权商品销售量与该商标商品单位利润乘积计算赔偿额(常用方式）3、 法定赔偿法定赔偿的适用条件（1)销量减少量无法查明（）被告侵权商品销售量无法查明（3）被告侵权获利可能做五十万以下（）为了尽快结案确定法定赔偿的依据包括：高价受让注册商标；许可使用费较高；该商标知名度价高为驰名商标著名商标等;商标商品单位利润较高;使用商标的商品市场利润率较好;被告主观处于故意，侵权时间长，对原告造成负面影响大等.4、 确定制止侵权的合理费用 如合理的律师费，公证费,调查费,差旅费等合理费用等。（七） 撰写起诉书 起诉书力求简洁明了,
11、应明确诉求,事实部分应明确原告主张的依据的商标权以及权利状况;然后叙述被告的侵权行为。里有部分应该论证被告是用的商标与原告使用的商标相同或相似，这种行为使消费者混淆误认，违反了商标法5条的规定。（八） 发表代理意见 口头代理意见；书面代理意见四、代理被告应诉（一）提出管辖权异议 选择对自己有利的法院；拖延时间 （二）审查原告商标是否具有瑕疵1、 查看原告商标是否违反了我国法律绝对和禁止性条款2、 该商标是否成为通用名称3、 是否为不当注册、4、 是否恶意抢注被告的商标5、 被告是否在先使用该商标并且具有一定影响6、 是否侵犯被告外观设计，企业名称等在先权利7、 是否构成在类似商品上的近似商标8
12、、 是否连续三年未使用9、 是否侵犯了驰名商标人的权益 （三）提出中止申请 （四)代理被告组织不侵权的理由和证据五、 代理被告组织不侵权的理由和证据 主要的抗辩理由：1、原告商标权本身有瑕疵2、 被告已对原告注册商标提出连续三年未使用的撤诉申请3、 被控侵权商品非被告所生产4、 侵权商品和注册商标核准的商品不相似5、 被搞得行为属于正当使用6、 侵权时间短,未获利B、 商标合同纠纷案件 具体类型有:商标权属纠纷案件;商标转让纠纷案件;商标许可纠纷案件；商标质押合同案件C、驰名商标的认定与保护 D、商标权与企业名称权的冲突和解决 搭便车之利益冲突的根本原因（一)经营者搭便车利益的驱使，具有知名度
13、的商标和字号都经历多年的苦心经营，具有巨大的商誉许多人恶意注册，试图不花费太大代价就能够享受他人的品牌带来的经济效益（二）我国相关法律制度并不成熟（三)行政机关相关制度、管理的缺失（四）历史原因或者企业品牌保护不利。 冲突的表现形式:（一)企业的名称中的字号与注册商标的文字偶然的相同或者相似。(二）将与他人知名企业名称中的字号相同和相似文字注册为商标,引起相关公众误认或误解的（三）将与他人驰名或者著名商标相同或者相似的文字作为企业名称中的字号注册使用,引起公众误认和误解的.(四）在我国香港、澳门、台湾地区将他人驰名或者注明商标文字登记为企业名称中字号。 冲突的解决方式 (一)行政解决程序 1、
14、对于将与他人知名企业名称中的字号相同或相似文字注册为商标,引起相关公众对企业名称与注册商标所有人的误认或者误解的企业名称所有人可以以在先权利请求商标局或商标评审委员会撤销注册商标商标法31条:“申请商标注册不得损害他人在先权利，也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。”（二） 司法程序解决法律依据：反不正当竞争法第二条；“经营者在市场交易中,应当遵循自愿平等诚实信用的原则,遵守公认的商业道德”“本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。最高人民法院关于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的函复“对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标文字相同的或者字号近似的企业字号,足以使相关公众对于其商品或者服务来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求,可以根据民法通则的相关规定以及反不正当竞争法第2条1、款的规定，审查是否构成反不正当竞争行为,追究行为人的民事责任.”文中如有不足，请您指教！ /
