《专利保护范围于我国实务发展的研析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专利保护范围于我国实务发展的研析（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、专利保护围于我国实务发展之研析指导教授：铭洋 罗培方台大法研所民商法组二年级一、前言所谓专利保护围，系指专利权人依据其所取得之专利权，所得受法律保护围。当事人之发明创造若合乎专利法规定之要件，经智能财产局核准而授与专利权后，专利权于专利保护围发生专利权之积极、消极效力，前者为制造、贩卖、使用、进口之权，后者为排除他人对特定发明技术自由运用之排他权（exclusive right）1 彭鉴托，专利侵权与鉴定，13页，作者自版，1993年 1（专利法第五十六条第一项、第二项，第一0三条第一项，第一一七条第一项）；是以专利保护围之界定，是为专利权人主排他权、以与认定他人构成专利侵害之前提，在法院审查
2、实务上十分重要。依本次专利法实务见解仅就普通法院之地方法院判决（八十七年以后）、高等法院判决（七十七年以后）、最高法院判决、判例、司法院解释、司法业务座谈会、行政法院判决（八十七年以后），以与法务部令函八个部分整理分类；细查其与专利保护围有关者，并加上文献中具代表性之行政法院判决、判例八件，共计六十件： 地方法院（八十七年以后）高等法院（七十七年以后）最高法院判决最高法院判例司法院解释司法业务座谈会行政法院判决、判例法务部令函共计24 22 4 0 0 2 8 0 60 本文乃就此围之案例，分析近年来实务对于专利保护围之态度。二、专利保护围之学说（一）中心限定主义（central defini
3、tion）何谓中心限定主义？有谓应由申请专利围出发，同时亦就详细说明书之述加以考虑2 .曾陈明汝，工业财产权法专论，34页，民75。 2，亦有谓祇书写典型的实施案例，做为核心，然后可以参酌其所附之详细说明书、图标等所记载或标示之事物，以界定其围，甚至扩大其技术保护围3 .蔡明诚，发明专利法研究，178页，台大法学丛书（一三），作者自版，1997年4月初版。 3；概括言之，是以申请专利之记载为中心所表彰之技术思想为专利保护围，而不专以专利申请书之记载为限。若采此见解，专利保护围较为广泛，他人构成侵害专利行为之可能性增加，而对社会大众而言较可能产生不可预期之危险。（二）周边限定主义(periphe
4、ral definition) 周边限定主义又称严格主义，指以专利申请围（claim）本身为专利保护围，必须就专利申请说明书为文义解释，而不可扩之。此种态度之专利保护围，相对于前者无疑较狭，对专利权人而言较为不利。（三）折衷主义无论采取中心限定主义或周边限定主义将会遭遇如何适度保护专利权不被侵害之排他权利、以与鼓励社会大众创造发明之两难，因此目前世界潮流均往调和之方向而努力。比如：欧洲专利公约第六十九条与该条议定书，以与美国实务弹性运用均等原则解释之结果，均反映欲平衡追求此两种利益之企图。三、解释专利保护围之技术在专利侵害诉讼中，必须证明被告所为之行为与其之创造物（the accused de
5、vice）必须落入专利权人合法专利权之专利保护围，才构成所谓专利侵害。因此有关专利保护围之问题每伴随专利侵害诉讼而生，且从实务对系争案例是否构成专利侵害之认定中，最常得知实务对于专利保护围之态度；故以下就专利侵害认定学说上所采之审查标准略述之，以便利案例之分析与了解。事实上，学说提出之此三步骤，目的虽系用于认定专利侵害是否构成，但实质上亦为专利保护围界线之解释。（一）全要件原则（All Element Rule）在专利侵害诉讼中，分析专利权人之申请专利围之一切要件，与被告之创作的一切要件，两相比对完全一样，才构成专利侵害。由于此说解释专利保护围过份限于文义解释，对专利权人之保护过于狭隘，故运用
6、上还需辅以其它原则，以认定是否构成专利侵害。（二）均等原则(The doctrine of equivalents) 采取周边限定主义立场者，严格限制以申请专利之记载为专利保护围，然对于申请专利之文字记载的解释，则可能引用均等原则，认为被告之创作需与专利权人申请专利之记载之专利保护围，实质上利用同一方法所产生之一样创作或实质上发挥同样之功能者，始构成专利侵害，也才构成专利侵害。至于采取中心限定主义立场者，是以申请专利之文字记载为基础，引进所谓平均技术水准概念，推演出一般的发明思想作为发明专利技术围，亦即在德国过去所采之三分法（Lindenmaier）中，认定究为明显之均等之发明对象，或系非明显
7、之均等之一般的发明思想。4 蔡明诚，前揭书，198页；邵良正，专利权之保护，81页以下，台湾大学法律研究所硕士论文，民72年。 4均等原则之成立要件有二：5 专利侵害鉴定基准，30页以下，经济部中央标准局，民85年6月。 5置换可能性：专利权之发明构成要件之一部分与被告创作相异之部分，实质上功能、效果一样；比如专利权人之发明技术构成要件为（A+B+C+D），而被告创作之构成要件为（A+B+C+E），若将D要件至换为E要件，可达到与原专利权一样之功能或效果，则虽构造略有不同，仍属专利权人发明技术之围，从而构成专利侵害。是否属于发明技术之围，取决于其发明之本质特征是否实质上一样，故判别何要件为发明
8、之本质特征，成为专利侵害审查之重要工作。置换容易性：前述之置换需为熟习该项技艺之人或其相关业者容易想到、推知者；亦即在文字上虽没有明示之非显在技术思想，相关业者只要参酌说明书之叙述，依当时之技术水准，容易思与者，即足当之。均等原则乃系以实质解释补充形式解释之不足，故较周边限定主义而言为技术围之扩，惟如同所有专利保护围学说，均等原则亦需考量专利权人利益与社会公益之平衡，故在某些情况需有所限制：公知技术与同业之人习知、习用，或依当时技术水准容易推知之技术。其它专利申请在前之事项。意识上有意除外之事项。6 邵良正，前揭书，106页。 6（三）禁反言原则（File wrapper Estoppel）专
9、利权人若在申请专利之过程中，于任何阶段或任何文件表示放弃某些权利，即不得在专利侵害诉讼中主已放弃之部分，即所谓禁反言原则。四、立法例（一）美国法美国专利法于1790年制订后，历经1793、1836、1870年之修正，对专利权保护围并未有实质意义之修正，惟其实务上判例与法院见解之演进至今，却已明白指出采取周边限定主义之立场，以与清楚建立一套专利侵害审查制度7 骆增进，前揭书，13页。 7。在Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co. 95 U.S. 274,278案中，法院认为法院无权将专利权之围，扩至原来专利局准许之专利请求部分围之外专利权人亦不得主其发明之
10、技术围较其原请求部分之文字所记载者更为广泛，纵令在事实上其发明确较其原请求部分所记载者为广，仅能任系其自愿将其中超出原请求部分之过剩发明放弃而已；惟应注意者，所谓专利权保护围不得超出申请专利所记载者，系指对专利保护围认定之基本原则，至申请专利围所记载之文字，不必严格拘泥于文义，而是以专利权之实质意义作为解释形式上文字之基础，如 Graver Tank Mfg. Co. Inc. V. Lipde Air Product Co.案，以与 Westinghouse v, Boyden Power Brake Co.案中指出在决定系争创作（accused device）是否侵害另一有效之专利权时，若
11、形式上之文字记载未尽相符，但实质上系以同一方法、表现同一机能而取得一效果者，仍构成专利侵害；如两者之基本原理与产生功效之方法不尽一样，纵该创作之容与申请专利围所载之文字形式上无从区别，亦不构成专利侵害8 邵良正，前揭书，81页以下。 8。故总括言之，美国实务采取周边限定主义之立场，就专利审查乃兼采文义侵害认定与(实质)均等原则(The doctrine of equivalents)，并受禁反言原则（File wrapper estoppel）申请专利围不容许扩至公共所有（public domain）之物品或方法的原则9 蔡明诚，前揭书，190、191页。 9之限制。在专利侵害诉讼中，被告用以
12、主抗辩之禁反言原则，如何与专利权人所用之均等原则、以与基本的全要件原则一并适用，兹说明美国实务上，专利审查之三其步骤如下：10 专利侵害鉴定基准，37页以下。 10第一步：全要件原则分析专利权人之申请专利围与被告之创作的一切构成要件，两相比对，全部构成要件一样，才构成专利侵害。欠缺一个构成要件或一个构成要件不同，即不为专利侵害。第二步：均等原则依全要件原则，认为专利权人之申请专利围之所有构成要件中，被告创作所欠缺之部分，应再依均等原则，认定两者是否可达成实质上同样之功能、效用；如认为系实质一样之构成要件，则又逆转为构成专利侵害。第三步：禁反言原则针对依均等原则逆转为专利侵害之部分，被告则可主有
13、专利权人自愿放弃权利之情形，则依禁反言原则又逆转为不构成专利侵害。（二）欧洲专利公约（EPC）欧洲专利公约第六十九条关于请专利围之规定为专利与专利申请之保护围系以申请专利请求之容决定。但说明书与图标可用来解释申请专利围，而欧洲专利公约议定书11 欧洲专利公约议定书（Protokoll）包含对欧洲专利公约之解释，依公约第一六四条第一项规定，该议定书为公约之构成部分，与公约产生一样之效力。 11之立法意旨中加以说明：不能将第六十九条理解为欧洲专利的保护围系由申请专利围严密的文词所决定；说明书与图标仅用于排除申请专利围不明之处。12 专利侵害鉴定基准，42页，。 12，为采取折衷主义之代表。（三）德
14、国德国过去为采取中心限定主义之代表，其实务上对专利权围采取所谓三分法理论，即将专利保护围分为三种，发明之直接对象（Der unmittelbare Gegenstand der Erfindung）、发明之对象（Gegenstand der Erfindung）、一般发明思想（Der allgemeine Erfingungsgedanken）13 同注4；发明之直接对象指申请专利范围之文义、发明之对象指与之明显均等者、一般发明思想指与之非明显均等者。 13；由于此种态度保护围过于广泛，故于1978年参照欧洲专利公约修正专利法第十四条，规定：专利保护围应以专利请求之容为依据，而于解释专利请求时
15、，应参酌说明书与图标，改采折衷主义。五、我国专利法之规定（一）民国七十五年修正前我国专利法于民国七十五年修正前，对专利权保护围并无相关规定；施行细则虽有申请专利说明书应包含请求专利部分与请求专利部分应就发明或创作之围与特点具体明确记述之规定，但仅为说明书格式之要求，难谓系我国专利制度就专利权保护围所为之规定。 （二）民国七十五年修正后民国七十五年修正后（七十五年十二月二十四日总统令修正公布）之专利法第十二条规定，说明书应载明申请专利围；而申请专利围应记载之事项，则规定在施行细则第十六条。然此修正仅系将修正前施行细则之规定移置于专利法本文，并将请求专利部分改称为所谓申请专利围，仍未就专利保护围具体规定。惟亦有学说针对七十六年专利法施行细则第十之一条，将申请专利围分为独立项与附属项之修正，认为既然附属项之作用系就独立项之容加以限制或表示具体实例，则与中心限定主义以申请专利之记载为中心所表彰之技术思想为专利保护围，而无须就其限制、解释
