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1、北京赛德信知识产权代理有限公司Beijing Sidesun Intellectual Property Law Office电话:010-66219270 传真:010-66219266西城区金融大街27号投资广场B座705室 邮编:100032网址:邮箱: http:/关于紫金图形驰名申报方案先生:您好!很荣幸和贵司就“紫金图形”申请驰名商标的事宜进行会谈,我们基本上倾向于通过行政方式认定驰名商标,这样对贵司更为有利。现就贵司申请驰名商标的事宜拟订了如下方案:一、行政认定驰名(一)异议:通过对初审公告商标提出异议,并请求认定驰名商标,由商标局异议处进行认定。(二)争议:通过对已经注册的商标
2、,提出争议,并请求认定驰名商标,由商标评审委员会进行认定。 (三)侵权查处:通过对某个侵权行为的调查取证,向当地工商局请求查处,同时提出认定驰名商标,由当地工商局逐级上报至商标局,由商标局案件指导处进行认定。我们结合贵司的实际情况并对上述三种认定方式进行了分析,具体情况如下:1、如果采用异议认定驰名商标,则我们必须搜寻即将初审公告的侵权商标,而从我们查询到的数据和结合贵公司商标情况来看,即使可以异议认定,也有相当难度。一是目前由于历年积压的案件比较多,异议裁定的时间比较长,胜负难料;二是异议处认定驰名商标的案件比例比较少。所以综合判断,我们认为异议方式不太适合贵司。2、如果采用争议认定驰名商标
3、,必须搜寻可能侵犯“紫金图形”权利的注册商标,而从我们收集到的数据看目前与“紫金图形”相同或者近似的商标注册成功的企业中苏州函数集团有限责任公司比较典型。如果要对该企业的“紫金图形”商标提出争议并撤销申请难度比较大。具体举例分析如下:苏州函数集团有限责任公司(以下简称苏州函数)有傍名牌之嫌,但要争议并撤销该公司在相关类别上注册的“紫金图形”商标必须举出足够的证据证明苏州函数“紫金图形”存在明显的恶意。从我们搜集到的资料看,一是这种证据比较难于收集。二是即便能收集得到相关材料,该公司还可以用企业名称权对抗贵司,这本来就是一个法律冲突的前沿问题,还处于研讨当中,解决起来相当麻烦。三是该公司已经实际
4、生产了很长时间,不管是自己使用还是许可他人使用,都符合商标法要求的使用规则,所以贵司很难达到目的。综上所述,要通过争议撤销该企业的“紫金图形”商标成功的可能性不大,而争议不成功很难被认定驰名,至少现在还没有争议不成功而被认定驰名的先例。同时争议裁定的时间也相当较长,而且商评委通过争议认定的驰名商标比例只略高于异议,所以综合起来看争议方式也不太适合贵司。3、从目前贵司受到的侵权情况来看,如果采用在侵权查处中认定驰名商标的话,案源选择会相对容易一些,成功的把握也比较大。理由是:(1)从和贵司的谈话中得知“紫金”和“紫金图形”遭侵权的情况比较多,容易筛选到合适的案源。而案源选择的好坏与贵司认定驰名商
5、标的成功与否有着直接的关系,是一个比较关键的环节。(2)案件指导处是商标局行政认定驰名商标的主要审查机构,每年采取这种方式认定驰名商标的数量比较多,成功的可能性较大。(3)虽然所涉及的行政机关较多,费用相对来说比较高,但认定时间短,且认定成功后,其结果在工商系统能够得到很好的贯彻执行,对制止目前贵司遇到的侵权行为效果比较显著。基于以上的分析,我们认为贵司如果申请驰名,最好选择第三种方式认定。二、贵司的工作(一)前期工作完善商标使用的法律手续贵司以紫金矿业集团股份有限公司(以下简称紫金集团)名义申请了295件商标,其中1个商标注册成功,28个商标无效,266商标还处在申请中,贵司可以对已经拿到注
6、册证且经常使用的商标进行许可备案。无论贵司何时申请认定驰名商标,许可备案的工作都是必须做的,而且是越早越好。依据商标法实施条例第四十三条规定:“许可他人使用其注册商标的,许可人应当自商标使用许可合同签定之日起三个月内将合同副本报商标局备案。”贵司的两个公司之间可能有内部的使用许可协议,但因为未履行必要的法律备案手续,紫金矿业集团股份有限公司的使用在贵司内部是有效的,但是一旦发生侵权事件时不能对抗第三人,而且要维权的话,只能以紫金集团的名义提起,非常不利于贵司及时打击侵犯紫金集团的情况,也不利于贵司申请“紫金图形”驰名。所以,贵司应抓紧时间办理这些商标的许可备案工作。(二)中期工作资料收集1、紫
7、金产品在国内同行业中的情况 紫金在贵重金属行业的排名,主要是近三年的排名情况。2、紫金系列产品2005-2007年的销售量及销售区域 (1)公司的销售网络分布图(国内和国外)及国内代表各地区分销商列表; (2)国内各地的主要销售合同、销售发票扫描件; (3)代表产品出口的部分货物报关单(4)其他3、使用“紫金图形”商标的产品(服务)三年的各项经济指标 (1)近三年的财务报表(资产负债表、利润表、损益表)(2)当地海关出具的产品出口证明(3)其他4、贵司2005-2007年纳税情况的有关材料:近三年的国税、地税等纳税证明。5、贵司商标注册情况:包括已经注册成功和在申请中的商标,以及国际注册等情况
8、。6、紫金商标最早使用情况:主要是“紫金图形”的使用情况。7、贵司的知识产权战略:包括贵司对商标、专利、版权、品种权等知识产权的长远期规划,使用、保护的整体框架。8、贵公司商标被侵权的状况(1)包括近几年查处到的侵犯“紫金图形”的产品情况和已经发现还未请求工商或司法机关处理的侵权案件。(2)“紫金图形”商标被他人抢注的情况;(3)紫金集团对部分抢注商标已提异议的证据(国家商标局发的异议受理通知书); (4)“紫金图形”商标被他人用于黄金上等产品的情况;(5)有关“紫金图形”知识产权的判决书和决定书包括商标、品种权等被侵权的工商处罚决定书、法院判决书。(6)其他9、行业协会对“紫金图形”的驰名认
9、定与推荐:行业主管部门给贵司出具的“紫金图形”驰名的推荐函。10、贵公司2005年2007年广告发布及支出情况(包含图片)包括电视、广播、报纸、网络以及户外媒体的广告发布情况,参加展览会、展销会的情况,部分媒体广告安排表、广告审批单及与各大媒体和广告商签定的广告、合同、发票复印件等。11、贵公司荣获的各类荣誉证书或奖牌12、贵公司的企业文化 :企业理念、公益活动、文娱活动12、中央、地方领导对紫金集团关注情况 包括中央和地方领导到贵司视察、参观、照片、题字、题词等情况。13、媒体对公司、对品牌的评价报道14、企业简况简述企业发展历史、所有制性质、经营范围、注册资本、资产总额以及经营状况等。(二
10、)后期工作沟通协调为了便于贵司申请驰名商标的文件能顺利到达国家商标局,需要贵司做好上杭县工商局的沟通协调工作。因为贵司在上杭县工商局的管辖范围之内,和他们建立良好的关系是非常必要的。一是因为行政认定驰名需要得到他们的支持;二是因为和他们处理好关系既利于贵司“紫金图形”品牌的保护,也利于贵司发展。所以这个阶段作为驰名认定过程中的一项基础工作主要由贵司来完成,我司可以配合贵司做好这项工作。三、我司的工作1、前期工作材料整理工作(1)我司对贵司收集到的材料进行整理、查询贵司及侵权人商标的申请情况,调查贵司遭侵权的情况,全面了解贵司及“紫金图形”商标。(2)分析研究,寻找确定最适合作为驰名商标认定的案
11、源。(3)与商标局负责驰名商标认定的人员进行前期的沟通。(4)根据前期资料的整理分析和与商标局的沟通的结果确定认定驰名商标的案源。(5)撰写申请驰名商标的方案。2、中期工作递交申请报告(1)对前期确定的拟作为驰名商标认定的侵权人向上杭县工商局举报,要求工商局查处,同时递交驰名商标申请报告及证据。(2)配合贵司做好驰名商标申请报告及证明材料在上杭县工商局的沟通协调工作。(3)由我司就贵司申请驰名商标的事宜与龙岩市工商局沟通、协调,以便申请驰名的材料能顺利到达国家商标局。当然完成这项基础工作可能还需要贵司做一些配合。3、后期工作(1)在申请驰名商标的申请报告及证据材料到国家商标局后,与负责驰名认定的相关工作人员进行协调、沟通、听取商标局有关人员的意见。 (2)依据和商标局沟通的情况,对提交的驰名商标申请文件,做适当修改。(3)提供补充证明材料。(4)与商标局负责驰名商标评定的有关重要领导进行沟通,以便扫清驰名商标认定的最后障碍。(5)跟进驰名商标的进展情况。四、总结总之,驰名商标的申请是一项专业性、技术很强的工作,建议贵司选择综合实力强的知识产权公司操作“紫金图形”驰名的事宜。顺颂商祺!1