广东金融学院专利实务实验课件03专利保护实务-4专利侵权诉讼代理实务

第四节 专利侵权诉讼代理实务专利侵权诉讼中的专利代理 一、原告方专利代理人起诉前的准备工作二、被告撰写答辩状阶段的专利代理工作三、在专利侵权诉讼期间双方代理人的工作一、原告方专利代理人起诉前的准备工作认真帮助原告分析案情，判断是否有必要向法院提出侵权诉讼请求核实委托人的资格判断专利权的稳定性侵权证据的收集侵权判定的分析与委托人确定侵权诉讼策略撰写起诉状和提出专利侵权诉讼请求 1、分析案情，判断是否提出侵权诉讼侵权诉讼程序以原告方向人民法院提出侵权诉讼请求而启动。由于侵权诉讼要花费不少人力和财力，因此作为原告方的专利代理人应当在向人民法院起诉前认真帮助原告分析案情，判断是否有必要向法院提出侵权诉讼请求。2、核实委托人的资格 对于专利侵权行为，只有专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。专利权人是指依法获得专利权的个人、法人或者其他民事主体。其可以是国家知识产权局授予该专利时的专利权人，也可以是该项专利在授权后通过转让、继承等方式获得专利权的人。2、核实委托人的资格利害关系人是指除专利权人外，专利权被侵犯时对其有利害影响的人，即专利实施的被许可人。就专利侵权诉讼而言，他们作为原告的要求是不同的：独占实施许可合同的被许可人可以单独提出专利侵权诉讼；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉情况下可单独起诉；而普通实施许可合同的被许可人除在许可合同中另有约定外只能与专利权人一起作为共同原告起诉。3、判断专利权的稳定性 提出专利侵权诉讼前应进一步判断所拥有专利的法律稳定性，看看有无被宣告无效的可能。提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门（即国家知识产权局）作出的检索报告。需要说明的是，无论是已经过实质审查的发明专利还是已作出检索报告实用新型专利，在起诉前最好仍帮助专利权人进行一次专利权稳定性调查的工作（检索报告受到检索手段限制）诉前检索和调查应当尽可能全面、充分。3、判断专利权的稳定性通过检索或调研了解到申请日前公开的与本专利相关的对比文件和现有技术后，就要着手判断专利权是否稳固。还需要分析专利文件是否存在其他致命的规陷以及这些缺陷可否在无效程序中克服，这对于实用新型专利更为重要。4、侵权证据的收集（1）收集侵权诉讼被告实施专利侵权行为的证据这方面的证据最重要的是物证：侵权产品或使用侵权方法直接获得的产品对于涉及新产品制造方法的发明专利，举证责任倒置，但也仍然需要由原告首先提交被告已生产出该产品的证据。书证包括侵权产品说明书、样本、销售广告、销售发票等，这类证据一部分可用于证明该被控侵权客体落入该专利保护范围，另一部分证实被告在专利权有效期内正在实施该侵权行为。其他形式的证据，如录象、照片等。其他形式的证据往往对原件或复制件需要进行公证。4、侵权证据的收集（2）用作确定侵权赔偿的证据因被侵权所受到的损失 专利权人应当提供证明己方在侵权发生前、后销售量变化的证据 提供证明被告销售侵权专利产品数量的证据以及证明己方每件专利产品合理利润的证据 每件专利产品的合理利润按照专利权人实际取得的利润来确定 4、侵权证据的收集依被告侵权所得利益确定赔偿数额 专利产品的合理利润按照侵权人的营业利润（恶意侵权人按销售利润）来确定 提供证明被告销售侵权专利产品数量的证据，还要提供证明其所取得营业利润或销售利润的证据，为此在确定己方专利权比较稳固、且被告必定侵权的情况下可以提出诉前证据保全的请求。4、侵权证据的收集参考使用许可费的合理倍数要求侵权赔偿金额时 应当提供与其他单位签订的许可合同作为证据 4、侵权证据的收集（3）证明专利权有效以及确定专利权保护范围的证据这主要包括：专利证书、专利缴费收据、专利登记薄副本、专利授权公告文本（或无效程序中在无效请求审查决定中维持专利权时所针对的文本）等 5、侵权判定的分析 第一步是确定被告制造、许诺销售、销售、使用、进口的产品或者使用的方法是否落在本专利的保护范围之中。进一步分析对方的实施行为是否以生产经营为目的、是否属于专利法第六十三条中所规定的不视为侵犯专利权或非故意的免责行为情况。在进行上述侵权分析时，还需要考虑一种情况，即对方的行为是诱导、怂恿、唆使他人实施专利的情况，则对方的行为构成了间接侵权。（1）确定专利权保护范围 对发明或实用新型专利来说，按权利要求的内容来确定，说明书和附图可用来对权利要求作出解释；对外观设计专利来说，按照图片和/或照片，必要时可结合简要说明来确定。然后判断对方的产品和使用的方法是否落入所确定的专利权保护范围。对发明或实用新型专利来说，判断对方的产品或使用的方法是否构成了相同侵权（被控侵权客体与本专利保护客体特征一一对应）或等同侵权（被控侵权客体与本专利客体的所有特征不是相互对应就是以基本相同手段实现基本相同功能产生基本相同效果）；而对外观设计专利，分析被控侵权客体与本专利保护客体是否在总体上相同或相近似。6、与委托人研究侵权诉讼策略 在研究侵权诉讼策略时需要考虑几个问题：对方的经济实力和侵权规模、市场前景预测和对己方市场的影响、对方可能是恶意侵权还是非故意侵权。然后综合上述情况确定侵权诉讼策略。诉讼策略 先发出侵权警告，并要求对方停止生产或与己方签订专利许可合同，对方不接受后再提出侵权诉讼。直接提出侵权诉讼，此时可以根据不同的情况将诉讼的目标分别定在：对方与己方签订专利许可合同、对方停止生产、或者对方停止生产并支付侵权赔偿 直接提出侵权诉讼，且在诉讼过程中提出财产保全先予执行和/或证据保全的措施，甚至必要时在诉讼前申请采取“诉前停止侵犯专利权行为的措施”（西方国家称临时禁令）7、撰写起诉状 起诉状通常包括三个部分：诉讼当事人的自然情况；诉讼请求；诉讼事实和理由。事实和理由部分是起诉状的重点。在这一部分应当结合所附证据说明原告享有专利权的事实、被告侵犯专利权的事实以及给原告造成侵权损失的事实，以作为所提出的诉讼请求的证据。事实和理由对于发明或实用新型专利来说重点说明专利权的保护范围，以及分析被告生产、许诺销售、销售、使用或进口的产品或者所使用的方法（对于产品制造方法来说还包括依据专利方法所获得的产品）落入专利权的保护范围，以说明其构成专利侵权行为，必要时说明是构成相同侵权、等同侵权还是间接侵权。对外观设计专利来说，重点根据该外观设计的设计要点说明其主要创作部位及内容，分析被告生产、销售或进口的产品的外观设计落入专利权保护范围，构成侵权行为。事实和理由另一个重点是说明被告侵权行为给原告带来的经济损失或者被告通过侵权所获得的利润。对于要求被告赔偿侵权损失的，应当在这一部分利用有力的证据作出清楚的分析，以说明诉讼请求部分所提出的赔偿金额是合理的。8、侵权诉讼的提出 在提出侵权诉讼时还要注意下述几个问题：诉讼时效、诉讼法院的选择以及侵权赔偿额的最后确定。诉讼时效 侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。其一必须在得知或应当得知侵权事实之日起两年内提出专利侵权诉讼，除非有足够证据证明由于客观原因存在无法从法律角度推定专利人应当得知该侵权事实或者证明存在导致诉讼时效中止或中断的客观事实；其二对于连续实施的侵权行为，若起诉时距最早的侵权发生日已超过两年，则计算侵权损害赔偿应当自起诉之日起向前推算两年，仅仅要求对这两年中所发生的侵权行为造成的损失进行赔偿。诉讼法院的选择专利侵权诉讼由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖；若发生多种侵权行为，有多名共同被告，则这些共同被告的侵权行为发生地或住所地人民法院有权管辖。因此，为防止地方保护主义，原告可以在有管辖权的法院中进行选择。侵权赔偿额专利代理人在帮助委托人提出侵权诉讼时应当协助确定一个合理的要求赔偿金额。人民法院在判决赔偿金额时主要考虑专利权人被侵权造成的经济损失或者侵权方的侵权获利 侵权诉讼费用与要求的赔偿金额有关，两者成一定的比例关系 提出过高的赔偿金额并不会给专利权人带来好处 先予执行或诉前禁令的申请 申请诉前禁令的，应当提交证实其专利权真实有效的文件和证明对方正在实施或者即将实施侵犯专利权行为的证据以及其他相关证明材料。而且还应当在人民法院采取停止有关侵权行为的措施之日起十五日内向人民法院提出侵权诉讼。提供财产担保 二、被告撰写答辩状阶段的专利代理工作1.分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围2.判断对方专利权的稳固性3.分析是否存在抗辩的理由及准备相应证据 4.与委托人商讨侵权诉讼中的应诉对策 5.答辩状的准备与提交1、分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围（1）确定该专利权的保护范围（2）分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围（1）确定该专利权的保护范围对于发明或实用新型专利，仔细研究权利要求书和说明书，重点放在权利要求书，尤其是独立权利要求，根据权利要求的内容来确定其专利利保护范围，必要时用说明书和附图对其作出解释。与此同时，将其与起诉状中原告所认定的专利权保护范围进行比较，判断双方所认定的是否一致。不一致时，谁分析的更对就以谁划定的范围作为后续分析的基础。（2）分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围己方的实施行为包含独立权利要求的全部技术特征 相同侵权独立权利要求中未被己方实施行为覆盖的技术特征是否以等同的方式体现在己方的实施行为中 等同侵权进一步分析己方的实施行为是否还落入了从属权利要求的保护范围。作此考虑的目的是为了给后面有可能采用的侵权反诉（即无效宣告请求）策略确定所要达到的目标。（2）分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围如果起诉状中涉及间接侵权或共同侵权时，那么在认定己方的实施行为既未以相同方式又未以等同方式落入专利权保护范围后，尚需进一步分析起诉状中的有关论述是否正确，以确定己方的实施行为是否以间接侵权方式落入了该专利权的保护范围。（2）分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围对于外观设计专利来说，首先要根据外观设计的图片和照片参考其简要说明和起诉状中论述的理由确定其设计要点，在此基础上分析己方实施行为所涉及产品的外观设计是否落入该外观设计专利权的保护范围。2.判断对方专利权的稳固性如果通过分析初步判断己方的实施行为落入了对方专利权的保护范围，就应当设法了解该专利申请日前现有技术状况，其主要目的是根据检索和调研结果判断该专利的稳定性，以便确定要否通过提出无效宣告请求而使己方摆脱侵权的不利处境。了解现有技术的另一个目的是以所找到的现有技术来提出已有技术抗辩。2.判断对方专利权的稳固性除此之外，还应当到国家知识产权局专利局初审部门查阅该专利在审查期间的档案，了解其原始专利申请文件、作过哪些修改，尤其是发明专利实质审查期间审查意见通知书中所引用的对比文件、该通知书中所表达的审查员的观点以及对方在意见陈述书中陈述的意见。如果该专利已经历过无效宣告请求程序（包括专利法修改前的撤消程序），则还应当查阅该无效程序（包括撤消程序）中的有关档案，了解合议组在无效宣告请求案中的观点以及对方所陈述的意见。目的除了作为对现有技术了解的补充之外，还为侵权诉讼选用有利于己方的证据，尤其是适用禁止反悔原则的证据。2.判断对方专利权的稳固性在找到与该专利相关或十分相关的现有技术后，就应当着手分析可否用这些现有技术宣告整个专利无效或宣告该专利部分无效；对于可宣告专利部分无效的情况，进一步分析己方实施行为是否还有可能落入被维持有效的专利权保护范围，为后面与委托人商讨侵权诉讼的策略作好准备。已有技术抗辩 在专利侵权诉讼中，被控侵权客体以等同方式落入权利要求的保护范围时，如果有证据能证明被控侵权客体与该专利申请目前公知的一项已有技术等同，则可以认定该被控侵权的客体不构成侵权行为。禁止反悔原则 在专利审批、无效程序（包括专利法修改前的撤消程序）中，专利权人为确保其发明或实用新型专利具备新颖性和创造性或其外观设计与现有技术不相同和不相近似，通过书面声明或者修改文件的方式，对专利权保护范围作了限制性承诺或部分放弃了保护，并因此获得专利权或维持专利权有效，则在专利侵权诉讼中将禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容纳入该专利权保护范围。3.分析是否存在抗