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思博学院专利代理实操培训讲义04答复审查意见-附1授权客体法条解析扩展阅读

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1 涉及授权客体的法条解析涉及授权客体的法条解析 1、专利法第专利法第 2 条第条第 2 款规定的可授予专利权的客体款规定的可授予专利权的客体 专利法第 2 条第 2 款和第 3 款分别对专利法意义上的“发明”和“实用新型”给出了明确的、正面的定义专利法 第 2 条第 2 款规定:“发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案专利法第 2 条第 3 款规定:“实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案1.1 法条释义法条释义 由专利法第 2 条第 2 款和第 3 款对发明和实用新型的定义可知,发明和实用新型专利保护的发明创造都是“新的技术方案”,明显不同于外观设计专利的保护客体为了帮助读者更清楚地理解和掌握什么是新的技术方案,下面从两个方面作出解释1)专利法意义上的“技术方案”在上述定义中,对发明专利权的保护客体产生限制作用的主要是“技术方案”这一措辞,产品或方法都是由技术方案来体现的技术方案是对要解决的技术问题所采取的包含有利用了自然规律的技术手段的集合,也就是说,技术方案是针对所要解决的技术问题而采取的一系列技术手段的集合,而技术手段通常是由技术特征来体现的。

反之,未采用技术手段解决技术问题以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第 2 条第 2 款规定的“技术方案”其中,“利用了自然规律”并不是要求申请文件中必须指明具体应用了什么自然规律,只要技术方案本身符合自然规律、不与自然规律相违背即可一项技术方案应该同时具备技术手段、技术问题和技术效果三要素技术手段通常体现于技术特征中,产品技术方案的技术特征可以是零件、部件、材料、器具、设备、装置的性质、结构、成分等;方法技术方案的技术特征可以是工艺、步骤、过程以及所采用的原料、设备、工具等各个技术特征之间的相互关系也是技术特征发明所要解决的技术问题,是指要解决的现有技术中存在的技术问题(即发明目的)技术效果与为达到该效果而采用的技术手段密不可分在专利代理实践中,专利代理人经常需要判断申请人所想要保护的主题是否属于专利法意义上的技术方案而判断一个方案是否为技术方案,应当将要求保护的方案作为一个整体来考虑,判断整个方案是否采用了技术手段、是否解决了技术问题并产生了技术效果不应仅根据方案中存在技术特征即直接得出整个方案为技术方案的结论,还应判断方案中的技术特征对发明所要解决的问题和实现的效果能否起作用,并判断所要解决的问题和实现的效果是否为技术问题和技术效果。

2)“新的技术方案”与新颖性要求的区别 本条款中出现的“新的”一词,是用于界定能够获得发明专利的技术方案的性质,若无“新的”一词,则将导致对产品、方法提出的任何技术方案都可以被称为“发明”,这显然有悖于立法宗旨和发明的基本概念,会导致公众产生误解正因为如此,这里所说的“新的技术方案”,仅仅是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义,而不是判断新颖性的具体审查标准1.2 法条应用法条应用 2 下面对专利代理实践和专利审查实践中所遇到的三类不属于专利法第 2 条第 2 款规定的案例(涉及声、光、电、磁、波等信号或能量的主题,涉及商业方法的发明和涉及图形、平面、曲面和弧线类的主题)进行分析说明,以帮助专利代理人进一步掌握对专利法第 2 条第 2 款规定的应用1.2.1 涉及声、光、电、磁、波等信号或能量的主题涉及声、光、电、磁、波等信号或能量的主题 这些主题不属于专利法意义上的产品发明,因而不符合专利法第 2 条第 2 款的规定需要提请注意的是,只要权利要求的主题名称为上述主题,则无论该权利要求是否还包含其它技术内容,也不必区分该主题是否为天然存在的、还是人为干预获得的,均不属于专利法第 2 条第 2 款规定的发明保护客体。

但是,这类信号或能量的应用属于可授予发明专利权的保护客体,因此在专利代理实践中,面对这类专利申请,应当进一步向申请人了解具体技术内容,以便与申请人探讨可否以这类信号或能量的应用作为申请要求保护的主题案案例例 1】在本案例中权利要求的主题为用于物质成分分析的光束,其权利要求 1 为:“1.一种用于物质成分分析的光束,其特征在于:该光束的波长为 484nm分析】该权利要求的保护主题是一种波长为 484nm 这一特性的光束,而光束本身不属于专利法第2 条第 2 款规定的客体,因而即使该光束可用于解决技术问题(用于物质成分分析),该光束本身未构成专利法意义上的产品发明但是,由该主题的名称可知,如果改变对该主题的写法,就可成为发明专利的保护客体就本案例来说,可以针对利用光束的性质解决技术问题这一点撰写出属于专利法保护客体的技术方案:一种物质成分分析方法,其特征在于采用波长为 484nm 的光束照射液体,并通过测定液体对光的吸收来进行物质成分测定案案例例 2】在本案例中,权利要求的主题为稳频单频激光,其权利要求 1 为:“1.一种由稳频单频激光器发出的稳频单频激光,其特征在于所述稳频单频激光器具有激光管和稳频器。

分析】该权利要求请求保护的主题是一种激光,虽然其特征部分对产生激光的激光器的具体构成部件例如激光管等进行了限定,但由于请求保护的主题是激光,因此该权利要求作为一个整体请求保护的是激光本身,而激光本身不属于专利法意义上的产品发明,因而该权利要求不符合专利法第 2条第 2 款的规定同样,由该主题的名称和其特征部分的技术特征可知,如果改变对该主题的写法,将其主题名称改写为稳频单频激光器,就可成为发明专利的保护客体案案例例 3】3 在本案例中权利要求的主题为 射线探伤方法,其权利要求 1 为:“1.一种 射线探伤方法,其特征在于,采用 射线对工件进行辐照处理,在位于该工件相对于 射线的另一侧的图像接收成像仪上形成清晰图像分析】权利要求请求保护的主题是一种利用 射线对工件进行探伤的方法,虽然该主题涉及 射线,但是利用了 射线能透过工件形成图象的性能解决了工件探伤这样的技术问题,这样的方案通过所采用的技术手段、解决了技术问题、并产生了技术效果,构成了技术方案,因而该权利要求的保护主题符合专利法第 2 条第 2 款的规定1.2.2 涉涉及商业方法的发明及商业方法的发明 涉及商业方法的发明因其解决的问题和达到的效果均不是技术性的,不符合专利法第 2 条第 2 款关于技术方案的定义,不属于发明专利保护的客体。

需要注意的是,商业方法主题的发明在不同的国家对是否属于专利保护客体的规定有所不同,专利代理人在实际工作中应当注意各国在这方面的规定的差别案案例例 4】在本案例中,权利要求书中请求保护的主题是积分换奖系统,其中权利要求 1 为:“1.一种积分换奖系统,由销售侧装置和积分换用服务器装置构成,可提供根据所支付的金额而积蓄得到的积分交换规定的奖品的服务,其特征在于:所述积分换用服务器装置送回记载服务登录者专用 ID 的 ID 通知邮件、作为对来自希望服务登录者的登录邮件的应答;所述销售侧装置具有控制商品的销售的基本控制部;用于输入所述 ID 的操作部;和控制包括积分服务在内的附加价值的功能的应用控制部,所述应用控制部在能够确认来自希望购入商品者的商品购入所对应的金额的支付以及 ID 输入的阶段,将与本次支付金额对应的积分相加到前次收集处理以后的积分上,将该相加结果与所述 ID 有关联地储存;所述积分换用服务器装置在任意的时间在与 ID 有关联的状态下收集所述积分的相加结果,按ID 单位将收集的全部的积分积累,在积累后的积分达到可交换奖品的规定积分时,对持有该 ID 的服务登录者发送记载奖品申请格式的申请介绍邮件,此外,在可以确认收到记载顾客信息的申请邮件的阶段,对服务登录者返送记载与奖品交换有关的数字化内容的统一资源定位地址的奖品交换介绍邮件。

分析】本案例的权利要求 1 的积分换奖系统包括销售侧装置和积分换用服务器,现有积分换奖系统存在自动售货机需要内装读卡器读出卡中所记忆信息的问题,虽然本申请声称解决了在销售侧安装读4 卡器所带来麻烦的问题,但实际上依然是通过在销售侧装置上设置与读卡器相似功能的公知的用于输入所述 ID 的操作部,例如数字键盘或指纹传感器,将服务登录者输入的 ID 和根据购入金额的积分有关联地记忆,从而实现积分换奖服务因此,本申请的积分换奖系统是利用公知的销售侧装置和服务器装置,通过计算机和惯用网络技术的简单叠加或者拼凑,以达到实现消费积累积分,进而通过所积累的积分兑换奖品的目的由于本申请所解决的问题为如何更便捷地刺激消费者消费,从而促使商家获得更多利益这样的非技术问题,并且所取得的效果是向消费者提供根据所支付的金额而积蓄得到的积分交换规定的奖品的服务,这种效果也为非技术性的,其实际上是利用已有的技术手段来完成一种商业规则的运作因此,上述的权利要求 1 不属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案,不是专利保护的客体反之,如果一件申请采用了新的技术手段以解决技术问题而非仅仅使商家获得更多利益,并因此取得技术效果而不是运作商业规则,那么这样的方案属于专利法保护的客体。

因此对于本案例来说,如果对该主题进行改写,在申请时就写成一种“可存储其使用记录的销售装置”,这种减弱商业方法内涵的权利要求书和说明书的写法则有可能取得专利权案案例例 5】在本案例中,权利要求书中请求保护的主题是生产现场物料监管系统,其中权利要求 1 为:“1.一种生产现场物料监管系统,通过图形展示和列表说明,以整合分散于全球各据点的物料信息,其特征在于包括:一中央数据库,用于汇总物料信息,储存经过整合的二维图形、三维图形及信息列表;至少一据点数据库,用于储存备份该据点物料信息,同时定期进行资料更新,将更新的物料信息传送至中央数据库;一物料监管网络服务器,用于根据客户端计算机的访问需求,读取中央数据库中物料信息,该服务器包括一应用程序,用于传递、整合、连接图形化资料及列表化资料,以图形的形式展现各据点生产现场的物料状况,以列表说明生产现场的物料信息;所述的应用程序包括数据整合模块,用于将接收到的各类资料进行整合分类,以列表形式显示于图形中,该数据整合模块包括数据选取子模块、数据传递子模块及列表输出子模块,其中所述的数据选取子模块用于根据不同层次图形对应需要不同种类数据的标准从中央数据库中选取与图形内容相对应的辅助资料,所述的列表输出子模块用于将整合的各种数据汇总成与图形内容相一致的列表,与图形同时显示,并反馈至中央数据库。

分析】该权利要求 1 要求保护的生产现场物料监管系统,包括中央数据库、至少一据点数据库和物料监管网络服务器权利要求所述的生产现场物料监管系统,是利用公知的数据库和网络服务器装置,来实现物料的管理,从而达到合理配置资源、降低市场风险、减少库存成本的目的因此,本案中所要解决的问题是对存在多个不同生产现场的物料信息进行全面掌控管理,所述方案是一种人为5 规定的生产现场的物料监管规则,本案的发明目的和实施所述方案获得的效果都不是技术性的,其实际上是利用公知的技术手段来实现一种商业管理的规则因此,该权利要求 1 不属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案,不是专利保护的客体和【案例 4】类似,如果对该主题进行改写,如在申请时就写成一种“可将分散在全球各地信息进行集中处理的方法”,则这种减弱商业方法内涵的权利要求书和说明书的写法就有可能取得专利权1.2.3 涉及图形、平面、曲面或弧线类的主题涉及图形、平面、曲面或弧线类的主题 以图形、平面、曲面或弧线等作为要求保护的主题与涉及声、光、电、磁、波等信号或能量的主题类似,不属于专利法意义上的产品发明,因而不符合专利法第 2 条第 2 款的规定案案例例 6】在本案例中,权利要求书中请求保护两项主题:供划线作业使用的划规和由该划规形成的等分圆,其中两项独立权利要求 1 和独立权利要求 2 分别为:“1.一种供划线作业使用的划规,由两臂及铰轴组成,其特征在于。

2.用权利要求 1 的划规所形成的等分圆分析】权利要求 2 请求保护的。

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