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1、专利授权确权制度原理与实务篇一：5专利授权确权行政案件中的新证据专利授权确权行政案件中的新证据1蒋利玮【摘要】 在专利授权确权行政案件中，专利权人可以提交其在行政程序中未提交的证据用于证明专利复审委员会作出的行政决定违法，但不能用于证明该行政决定合法。专利无效请求人提交其在行政程序中未提交的证据的，不予采纳，但用于证明专利复审委员会程序违法的证据除外。法院对于在行政程序中未提交的证据，应当根据上述规则进行判断是否予以采纳，不予采纳的无需进行认定，予以采纳的应当作出认定；不应在未对证据进行认定的情形下,仅以当事人提交了在行政程序中未提交的新证据为由,判令专利复审委员会根据新证据重新作出决定。对于
2、当事人超出举证期限提交的证据应当参照新民事诉讼法的规定进行处理。如何对待专利授权确权行政案件中的新证据，在司法实践中争议较大，在理论界也没有引起足够的重视。本文试图从行政诉讼法证据制度出发，结合专利授权确权行政案件的特殊性，对此展开讨论。行政诉讼法中的新证据，指的是最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定（简称行政诉讼证据规定）第五十二条规定的：本规定第五十条和第五十一条中的“新的证据”是指以下证据：（一）在一审程序中应当准予延期提供而未获准许的证据；（二）当事人在一审程序中依法申请调取而未获准许或者未取得，人民法院在第二审程序中调取的证据；（三）原告或者第三人提供的在举证期限届满后发现的证
3、据。上述3种新证据允许在二审程序2和再审程序3中提交，通常被认为是举证期限制度4的例外，所谓的“新”相对的是一审程序中的举证期限。但专利授权确权行政司法实践中所称的新证据，则通常指的是在专利行政程序（包括专利无效程序和专利复审程序，以下统称为专利行政程序）中未12 本文曾发表在中国专利与商标20XX年第1期。 行政诉讼证据规定第五十条：在第二审程序中，对当事人依法提供的新的证据，法庭应当进行质证；当事人对第一审认定的证据仍有争议的，法庭也应当进行质证。3 行政诉讼证据规定第五十一条：按照审判监督程序审理的案件，对当事人依法提供的新的证据，法庭应当进行质证；因原判决、裁定认定事实的证据不足而提起
4、再审所涉及的主要证据，法庭也应当进行质证。4 行政诉讼证据规定第五十七条第（四）项：当事人无正当事由超出举证期限提供的证据材料不能作为定案依据。提交，而在行政诉讼程序中新提交的证据，所谓的“新”相对的是专利复审程序或专利无效程序。鉴于上述两种“新证据”所指向内容不同，下文就诉讼阶段新提交的证据和超过举证期限的新证据分别进行论述。一、诉讼阶段新提交证据的接受与认定北京市高级人民法院于1999年10月29日发布的关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答（试行）（京高法发1999388号，简称专利行政案件解答）10条规定：“在专利复审委员会的无效审理程序之后的行政诉讼程序中，无效请求人提出的
5、新证据，原则上不应接受并认定，无效请求人可以依据新证据重新向专利复审委员会提出无效宣告请求。但是专利权被宣告或判定无效后，专利权人在后续程序中提出的并有可能导致案件改判的新证据，应予接受并认定，此时应撤销专利复审委员会的决定并责令其重新审理。”该解答以有无补救程序作为依据对无效请求人和专利权人提交的新证据进行了区分，但仅为原则性规定，也没有涉及专利复审行政案件以及专利复审委员会提交的新证据。司法实践中，对于当事人在专利行政程序中未提交而在诉讼阶段提交的新证据，是否应当接受以及是否应当认定，分歧较大，存在以下四种不同的作法：（一）、不接受，不评述。在原告重庆川东化工（集团）有限公司诉被告专利复审
6、委员会、第三人重庆川东化工（集团）有限公司专利无效行政案件中，一审判决5认定：关于原告向本院提交的专家书面证词，本院认为，其有权提交，但因该证据系证人证言，用以证明依据授权文本能够得出与原申请公开文本记载内容相一致的结论，而该事实争议显系无效宣告审查期间的主要争议，是原告有能力提交而未予提交的证据，在其未能明确可以迟延提交的正当理由的情况下，被告可以不予质证，现被告不同意将该证据引入本案审理范围，本院予以准予。（二）、不接受，评述，认为即便接受也无法支持当事人主张。在原告张伟相诉被告专利复审委员会、第三人莫建平专利无效行政案件中，5 参见北京市第一中级人民法院（20XX）一中知行初字第1220
7、号行政判决书。该案二审未对原告在诉讼阶段提交的新证据是否应当采纳予以评述，参见北京市高级人民法院（20XX）高行终字第1417号行政判决书。法院判决6认定：原告为了证明“开口轴套”是公知的技术术语，在本案诉讼中提交了8份专利文件。对此，本院认为，在无效程序中当事人双方已经对“开口轴套”是否属于公知的技术术语产生争议，在无效程序中原告就应当针对其主张提交相应的证据，对于原告在行政程序中未提交而到诉讼中才提交的8份专利文件，由于其不是被告作出第6972号决定的依据，本院不予考虑。即便考虑上述专利文件，从查明的情况看，该8份专利文件本身并不属于技术词典、技术手册、教科书，不属于所属技术领域中公知的常
8、识性证据。其次，在各专利文件中公开的技术特征“开口轴套”的结构和与其他部件的连接关系差别较大，这证明“开口轴套”不是一个明确的、具有唯一结构和连接关系的技术术语。因此，原告关于“开口轴套”在本专利申请日前是一个公知的技术术语的主张，本院不予支持。（三）、接受，评述，根据新证据得出结论。在原告岳阳新华达制药有限公司（简称新华达公司）诉被告专利复审委员会、第三人湖北午时药业股份有限公司（简称午时公司）专利无效行政纠纷案件中，二审判决7认定：新华达公司在二审中提交的新的证据是对本专利具有实用性的补强证据，如不予采纳将导致新华达公司对本专利的权利无法得到救济的情形，因此本院对新华达公司的上述证据予以采
9、纳。新华达公司的上述证据能够证明其按照本专利的要求配制的溶液能够达到澄清透明、钙含量也符合要求，试图证明本专利具有实用性。虽然专利复审委员会和午时公司主张新华达公司的二审证据仍不能证明其配制溶液过程使用的容器是否清洁、是否添加有其他助溶成分，但上述主张仅提出了质疑，没有确切的证据证明，由于新华达公司对购买原料、配制溶液、送检等过程进行了公证，公证书中并未载明除本专利所列明的成分外，还有其他成分，故在无相反证据的情况下，应当认可其证据的真实性。新华达公司在原审诉讼中提出，其发现葡萄糖酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌在一起对葡萄糖酸钙的溶解度有一定的帮助，并举出化学上的相似相容原理予以解释，二审中其
10、还提供公证书、检测报告等实验及检测证据佐证；另外，新华达公司提出其在无效程序中所陈述的加入助溶剂实际指的就是葡萄糖酸亚铁和葡萄糖酸锌，因为保密才未予披露，这种做法亦与常理不悖，因此专利复审委员会关于6 参见北京市第一中级人民法院（20XX）一中行初字第562号行政判决书、北京市高级人民法院（20XX）高行终字第99号行政判决书。7 参见北京市高级人民法院（20XX）高行终字第1258号行政判决书。本专利缺乏实用性的认定缺乏证据支持，本院对此予以纠正。（四）、接受，不评述，判令专利复审委员会根据新证据重新进行审查。 在原告董灿兴诉被告专利复审委员会、第三人诸暨市三宝纺织有限公司专利无效行政纠纷案
11、件中，二审判决8认为：鉴于董灿兴在原审诉讼中提交了新证据，这些证据均与本案争议焦点问题直接相关，如果不予考虑，不仅对双方当事人的合法权益存在较大影响，而且有可能损害社会公共利益。若本院在二审诉讼程序中直接采信新证据，会导致行政审查程序和诉讼程序的损失，损害各方当事人的程序权利和实体权利。基于上述考虑，本院认为，本案应当由专利复审委员会在综合原有证据以及新提交的证据的基础上，重新对本案作出无效宣告请求审查决定。董灿兴所提应对其新提交的证据予以审查的主张成立，本院予以支持。针对上述不同作法，本文分析如下：（一）、是否允许当事人在行政诉讼程序中补充提交新证据？相当一部分判决都以当事人提交的新证据并非
12、被诉行政决定作出的依据为由拒绝接受该证据，但该理由并不准确。行政诉讼证据规定第六十条第（三）项规定，原告或者第三人在诉讼程序中提供的、被告在行政程序中未作为具体行政行为依据的证据不能作为认定被诉具体行政行为合法的依据。但是行政诉讼证据规定第六条明确规定，原告可以提供证明被诉具体行政行为违法的证据。换句话说，当事人在行政诉讼中提交的新证据虽然不是被诉行政决定作出的依据，不能用来证明被诉行政决定的合法性，但是允许用来证明被诉行政决定违法。专利权人（包括专利申请权人）在行政诉讼中提交新证据同样应当遵循行政诉讼证据规定第六条、第六十条第（三）项的规定。专利权人在行政诉讼中提交新证据用于证明专利复审委员
13、会作出的决定违法是专利权人正当享有的诉讼权利，并非由于其无其他救济途径而享有的特殊优待。需要注意的是，即便是第三人在行政诉讼中提交的新证据，其本意可能是用来证明被诉决定合法，但是该新证据不仅不能作为证明被诉决定合法的依据，而且反过来可以用来作为证明被诉决定违法的依据，并不受其本来证明目的的约束。在专利确权行政诉讼案件中不采纳专利无效请求人提交的新证据，其理由并8 参见北京市高级人民法院（20XX）高行终字第153号行政判决书。不在于新证据不是被诉决定作出的依据，而在于根据专利法实施细则第六十五条第一款9、第六十七条规定10，专利无效请求人的所有证据依法均应当在专利无效程序中提交，同时根据行政诉
14、讼证据规定第五十九条规定11，专利无效请求人在专利无效程序中应当提供而未能提交的证据在诉讼程序中不予采纳，只能启动新的专利无效程序另行主张。在专利无效程序中，专利权是被推定有效的，专利无效请求人有义务证明专利无效，专利权人则没有义务证明专利有效，因此，专利权人并不受上述规则的约束，其在后续的行政诉讼程序提交新证据也不受行政诉讼证据规定第五十九条规定的限制。专利确权行政诉讼案件与其他行政诉讼案件相比，其不同之处并非专利权人享受了特殊优待，而在于专利无效请求人提交证据受到了专利法实施细则的限制，因此专利无效请求人不允许在行政诉讼程序中提交新证据。按照行政诉讼证据规定第二条，原告或者第三人提出其在行
15、政程序中没有提出的反驳理由或者证据的，经人民法院准许，被告可以在第一审程序中补充相应的证据。因此，专利复审委员会在行政诉讼中也有可能因为当事人提交的新证据或新理由而提交证据。（二）、接受新证据之后能否不对新证据进行评述，直接判令专利复审委员会依据新证据重新进行审查？有观点认为，为了避免损害当事人的审级利益，当事人在诉讼阶段提交新证据的，法院不宜直接作出认定，应当在确定证据确有价值的基础上，判决撤销专利复审委员会作出的被诉决定，判令其根据新证据重新作出判决。笔者不赞同这种观点。允许当事人在诉讼阶段提交新证据，在一定意义上削减了专利无效程序的价值，因为当事人完全可以持有关键证据在专利无效程序中引而
16、不发，而在后续的行政诉讼程序再进行证据突袭。依据当事人在诉讼阶段提交的新证据直接得出实体结论判决撤销专利复审委员会作出的被诉决定，应当认为是对程序价值和实体价值平衡之后的结果，即为了追求实体结果上的公平，在一定程度上牺牲程9 专利法实施细则第六十五条第一款规定，无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。10 专利法实施细则第六十七条规定，在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。11 行政诉讼证据规定第五十九条规定，被告在行政程序中依照法定程序要求原告提
