通过一个无效案例浅议实用新型权利要求书的

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1、通过一个无效案例浅议实用新型权利要求书的通过一个无效案例浅议实用新型权利要求书的撰写要求2011年07月12日一专利无效宣告请求案例发生的背景 甲公司是一家生产文具的著名上市公司，乙公司在2004年获得了一种自动铅笔方面的实用新型专利（以下简称涉案专利），这种自动铅笔设计新颖、使用方便、市场反应良好，获得了很大的收益。但是乙公司不久会后发现，甲公司也在生产和销售这种自动铅笔，给乙公司照成了很大的影响，于是乙公司在全国多家法院起诉甲公司专利侵权，要求甲公司停止生产销售这种自动铅笔并赔偿巨额损失。 甲公司接到民事起诉状后，在答辩期内向专利复审委员会请求宣告涉案专利无效，主要理由是不符合专利法22条

2、第3款，并提供了几篇专利文献作为对比文件。但是，由于涉案专利权利要求书中限定的技术方案与对比文件中公开的技术方案相差较大，专利复审委员会最终宣告维持专利权全部有效。 甲公司接到无效宣告审查决定之后不服，向北京市第一中级人民法院提出行政诉讼，但是最终被一中院维持该无效宣告审查决定。 由于该款自动铅笔的市场销售量巨大，因此甲公司还是希望能够无效涉案专利。在这种情况下，甲公司找到了笔者所在的单位。 笔者在接受无效宣告请求人的委托之后，经过认真分析涉案专利的专利申请文件并经过大量的检索之后，认为以专利法22条第2款或者第3款规定的新颖性或者创造性为由无效涉案专利的确难度极大，但是涉案专利的独立权利要求

3、1中却存在着撰写时的致命失误，可以加以利用。 二. 涉案专利权利要求书中存在的撰写失误简单分析 涉案专利在授权时独立权利要求1的内容如下： “1、自动铅笔，包括内置笔尖(1)的笔头(2)，笔头(2)与外套管(5)前端螺纹连接，内套管(8)与外套管(5)间隙配合，内套管(8)的后端与推送器(13)前部间隙配合，笔尖(1)后部内置阻尼管(3)； 其特征在于： 内套管(8)内置有一对锁紧片(6)，两片锁紧片(6)通过中部臼及臼窝前后端可张合地配合，锁紧片(6)后端与推送器(13)前端的鸭嘴配合，锁紧片(6)中部还有凸台，凸台与内套管(8)间置有弹簧(9)； 内套管(8)前部具有向前扩张的锥面内壁，该

4、内壁与锁紧片(6)前部间有对称设置的滚珠(7)，内套管(8)的后部为一向后扩张的锥面内壁； 笔尖(1)后部的台肩与外套管(5)前端面间置有弹簧(4)，外套管(5)前端有一个与笔尖(1)后部过盈配合的孔。” 该独立权利要求1明确记载有技术特征：“内套管(8)的后端与推送器(13)前部间隙配合”（见下划线部分）。 笔者通过分析涉案专利的说明书发现，为了实现自动铅笔的顺利送铅，推送器13的前部必须受径向挤压地插设在内套管8的后端中，以使得推送器13的头部能够带动内套管8作上下移动。内套管8的后端如果单纯与推送器13的前部间隙配合的话，就会导致无法送铅。 很明显，该独立权利要求1记载的技术方案与说明书

5、中记载的技术方案不一致，或者说该独立权利要求1中限定的技术方案无法从说明书记载的技术方案中概括得出。这就会导致该独立权利要求1得不到说明书的支持，从而使得该独立权利要求1不符合专利法26条第4款的规定。另外，由于各项从属权利要求中也没有记载关于推送器13的前部受径向挤压地插设在内套管8的后端中这方面的技术特征，因此涉案专利的全部权利要求均会被无效掉。 在无效宣告的口审程序中，专利权人为了弥补权利要求书中的缺陷，力图将涉案专利的技术方案解释为，在送铅时，推送器13的前部先与内套管8的后端间隙配合，然后推送器13的前部再受径向挤压地插设在内套管8的后端中。 但是，如果专利权人的上述解释能够得到合议

6、组认可的话，独立权利要求1就会缺少推送器13的前部再受径向挤压地插设在内套管8的后端中这一必要技术特征，不符合专利法实施细则21条第2款的规定，还是会被无效掉。 为什么在专利申请文件撰写时会出现这样的失误，导致一个有着这么好的市场前景、确实具有新颖性和创造性的技术方案具有被全部无效的危险？ 一个可能原因是没有充分理解专利申请的技术方案，如果是这个原因的话，将是不可饶恕的。 另一个可能原因是在确定实用新型专利申请的专利保护范围时，片面地扩大了涉案专利的保护范围，却没有设计好权利要求书的保护架构，也没有为将来可能发生的专利无效宣告请求做好准备。 无论是何种原因，如果是仅仅是因为专利申请文件撰写时的

7、失误导致专利的无效，教训将是非常深刻的，需要总结以避免将来发生类似的问题。 三实用新型专利权利要求书的特点 首先，实用新型专利的保护客体是产品的形状、构造或其结合，不保护工艺方法、产品组分或者微生物等。专利法实施细则第2条第2款规定：“专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。” 其次，实用新型专利的审查模式是初步审查制度，一般只审查是否存在形式问题和是否存在明显实质性缺陷，不进行新颖性和创造性等方面的实质审查，一般也不进行是否缺少必要技术特征、权利要求书是否得到说明书支持等问题。 最后，审查指南规定，在专利无效宣告程序中，说明书不能修改，权利要求书的

8、修改也仅限于删除或者合并（合并方式有特定的时限要求），不能进行其它形式的修改。 实用新型专利申请的这些特点意味着，除了可以通过根据审查员发出的补正通知书来被动消除的一些形式缺陷之外，实用新型专利权利要求书在撰写时遗留的一些缺陷，如独立权利要求缺少专利法实施细则21条第2款规定的必要技术特征、权利要求不符合专利法实施细则20条第1款规定的清楚简要或者权利要求不符合专利法26条第4款规定的得到说明书支持等缺陷，无法有效消除，而遗留在授权文本中。而这些缺陷，都是无效的理由，会导致实用新型专利权的无效。 四. 实用新型专利权利要求书的撰写要求 笔者认为，在判断一个实用新型权利要求书的质量好坏时，如果这

9、个实用新型权利要求书既可以用来告别人专利侵权，又可以在被别人提出无效宣告时站得住，则这个实用新型权利要求书就是一个好的权利要求书。具体来说，实用新型权利要求书应当符合下述的标准： 1. 独立权利要求的专利保护范围应当适当的放大。 这是为了便于利用实用新型专利权告别人侵权。独立权利要求是否缺少解决技术问题的必要技术特征、权利要求是否得到说明书的支持等问题在认定实践过程中带有一定的主观性，因而是具有一定争议的。因此，可以适当的放大独立权利要求的专利保护范围，尽管有可能带来独立权利要求缺少必要技术特征、得不到说明书支持以及新颖性和创造性问题，但是可以通过从属权利要求的架构来弥补和事先做好准备。 2.

10、 权利要求的专利保护范围应当进行梯次架构，逐步缩小专利保护范围。 围绕客户指出的各发明点，最好是采取专利保护范围三级限定，在最大的专利保护范围（即独立权利要求的专利保护范围）和最小的专利保护范围（即体现最佳实施例的从属权利要求的专利保护范围）之间设一个中间保护范围。 这样，在可能发生的无效宣告中，如果独立权利要求保不住的话，不至于将独立权利要求的专利保护范围一缩到底。 3. 从属权利要求的撰写应当尽可能保证在将来发生无效争议时，能够消除独立权利要求中可能存在的各种缺陷。 由于独立权利要求的专利保护范围有一定的放大，因此有可能使得独立权利要求存在得不到说明书支持或缺少必要技术特征等问题，这就要求

11、有从属权利要求可以整体上合并入独立权利要求中或者上升为独立权利要求，以克服得不到说明书支持或缺少必要技术特征等问题。 在本文的上述案例中，如果有一项从属权利要求的附加技术特征为推送器13的前部受径向挤压地插设在内套管8的后端中这一技术特征，则涉案专利就不会被全部无效掉。 4. 至少有一个从属权利要求严格按照客户的最佳实施例撰写。 实用新型专利的技术方案往往存在着技术方案创造性高度不高的问题，为了充分保护客户的利益，权利要求书中要至少一个从属权利要求严格按照客户的最佳实施例撰写，将来在创造性判断时，如果有必要，可以将这个由最佳实施例撰写的从属权利要求上升为独立权利要求或者并入到独立权利要求中。当然，如果这个最佳实施例也不具有新颖性或者创造性的话，则这个实用新型专利的技术方案的确就是不具备可专利性。 当然，上述只是一个大概的原则规定，在具体操作时，一般还要满足权利要求尽可能不超过10项的要求，以避免产生权利超项费用，这时就应当尽量将不会给专利申请代理新颖性和创造性的权项去掉。