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1、知识产权法学第六讲 商标法(二),主讲人：杜 颖,讲座内容,1、商标的转让、许可与注销 2、商标权的保护与商标侵权 3、商标权权利限制,商标转让、许可与注销,转让：转让协议转让申请核准、公告 许可：许可合同备案,商标许可,43：许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。,商标使用许可,1、独占使用许可。是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。 2、排他使用许可。 3、普通使用许可。,商标转让,商标转让必须与营业一同进行：美国 商标权转让自
2、由主义，不必与营业一起转移，但应以书面进行：法国 商标转让自由主义，不必与营业一起，但须向商标主管机关登记：我国台湾 商标权转让自由主义，不必与营业一起转移，但需要经商标主管机关批准，核准公告后转让行为方为生效：我国,商标侵权商标法第57条6类,1未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的 2未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的 3销售侵犯他人注册商标专用权的商品 4伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售行为 5未经商标注册人同意，更换其注册商标 6故意为侵犯他人商标专用权行为提供便
3、利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的,类型一：商标假冒、仿冒行为,未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。,假冒、仿冒行为分类,假冒相同侵权：同类同标（不需证明混淆） 仿冒等同侵权（需要证明混淆） 同类近似标 近似类同标 近似类近似标,混淆判断中我国商标法与美国法的逻辑差异,美国法：从近似到混淆 中国法：从混淆到近似,TRIPS协议,第十六条 所授予的权利 1.注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已
4、有混淆之虞。上述权利不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。,商标近似,商标标识近似+混淆、误认？ 商标标识近似+混淆性近似（文学） 如茅台迎宾与迎宾不近似 茅台与迎宾茅台近似,标识近似但判断不构成混淆的案例,蓝光电梯LG商标与韩国LG电子株式会社 蓝光公司所有的“LG加图形”注册商标与LG电子株式会社所有、 LG产电株式会社使用的“LG及图”商标进行对比，蓝光公司的注册商标中包含汉字“蓝光”二字的汉语拼音LAN和GUANG的开头字母“L”和“G”，LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标的图形和文字中，其文字部分包含英文字母“L”和“G”。,标
5、识近似但判断不构成混淆的案例,从总体上看，两者区别占主要部分，文字部分一为汉语拼音字母，一为英文字母，是两种不同的语言文字，虽然字母写法相同，但发音不同，因而，不应认为是相同。单独就“LG及图”商标中的两个字母与蓝光公司的“LG加图形”注册商标中的字母进行对比并无实际意义。故蓝光公司所有的“LG加图形”注册商标与LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标从整体上相对比，两者不相同，也不近似。,本案中涉及使用注册商标的商品是电梯，而不是普通的日用品。电梯的消费者一般是单位，单位在购买安装电梯这种特殊商品的过程中，对所购买的电梯，包括电梯上使用的商标施加的注意力，要较普通消费者对
6、普通日用品施加的注意力大得多。 此外，蓝光公司从未生产过电梯整梯，仅生产电梯的核心部分和进行电梯维修，从此角度而言，起码截至到蓝光公司提起本案诉讼时止，蓝光公司所有的“LG加图形”注册商标与LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标，在电梯这种商品上，在客观上没有使消费者造成误认的可能。,标识不近似也判断构成混淆的案例,北京嘉裕东方葡萄酒有限公司与中国粮油（集团）有限公司及南昌开心糖酒副食品有限公司、秦皇岛洪胜酒业有限公司商标侵权纠纷案 最高人民法院民事判决书（2005）民三终字第5号,“嘉裕长城及图”商标和第70855号“长城牌”注册商标均系由文字和图形要素构成的组合商标，
7、其整体外观具有一定的区别。但是，第70855号“长城牌”注册商标因其注册时间长、市场信誉好等，而具有较高的市场知名度，被国家工商行政管理部门认定为驰名商标，中粮公司使用第70855号“长城牌”注册商标的葡萄酒产品亦驰名于国内葡萄酒市场，,根据该注册商标的具体特征及其呼叫习惯，其组合要素中的“长城”或“长城牌”文字部分因有着较高的使用频率而具有较强的识别力，在葡萄酒市场上与中粮公司的葡萄酒产品形成了固定的联系，葡萄酒市场的相关公众只要看到“长城”、“长城牌”文字或者听到其读音，通常都会联系或联想到中粮公司的葡萄酒产品及其品牌，故“长城”或“长城牌”文字显然具有较强的识别中粮公司葡萄酒产品的显著性
8、，构成其主要部分。,“嘉裕长城及图”虽由文字和图形组合而成，且其文字部分另有“嘉裕”二字，但因中粮公司的第70855号“长城牌”注册商标中的“长城”或“长城牌”文字部分具有的驰名度和显著性，足以使葡萄酒市场的相关公众将使用含有“长城”文字的“嘉裕长城及图”商标的葡萄酒产品与中粮公司的长城牌葡萄酒产品相混淆，至少容易认为两者在来源上具有特定的联系。,难点,1、被仿冒的商标尚未使用 2、定牌加工问题,贴牌生产或定牌生产的含义,贴牌生产，也称为定牌生产，俗称“贴牌”，Original Equipment/Entrusted Manufacture，原始设备制造商或原产地委托加工，简称为OEM。品牌生
9、产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。贴牌生产属于加工贸易中的“代工生产”方式，在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。,国内贴牌生产案,欧通国、深圳金盾服装有限公司诉无锡明星服装有限公司、张建国侵犯商标专用权纠纷案 北京市第一中级人民法院民事判决书 （1993）中经知初字第990号 由于明星公司所述负责联系这次委托加工的武汉鸿发时装精品城刘宗桥一直未能找到，为保护商标权人的合法权益，即使认定该加工承揽合同成立，明星公司也应先行承担其法律
10、责任。因为明星公司未尽到商业经营中的谨慎审查义务，对该侵权行为应负连带责任。明星公司在承担责任后可以向其提出的委托加工方追偿。,涉外贴牌生产耐克案,美国比阿埃斯公司向中国商标局申请注册了“NIKE”字母商标，核定使用商品是53类（国际分类第25类）运动衣。 1932年NIKE商标在西班牙得到使用。现在该商标的注册商标权人为西班牙FLORA BERTRAND MARA 公司，注册类别为第25类商品。商标专用权人在西班牙向CIDESPORT公司提供了NIKE商标许可证。 2000年3月至5月间，被告西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省畜产进出口公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作NIKE
11、男滑雪夹克 ，服装加工制作完成后，由被告浙江省畜产进出口公司负责报关出口，拟经香港转口出口到西班牙，以交付给委托人CIDESPORT公司。,焦点问题,商标权是否控制单纯的产品制造行为？ cf著作权：复制、发行 cf专利权：制造、销售、使用等,初步分析：定牌加工分类视角,国内 生产+加标制造构成使用 生产+不加标帮助侵权 涉外专利临时过境？,中华人民共和国知识产权海关保护条例,既控制货物进口行为，也控制货物出口行为 跑了偷牛的，逮到把角的,北京市高级法院2004年2月18日公布的关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答(京高法发200448号)第13条,受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，
12、其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？ 造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。,北京市高级法院于2006年3月7日关 于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答,21、承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？ 承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯
13、注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。,问题二：混淆概念的发展,混淆时间的前伸：购买+售前 混淆空间的扩张：二次混淆,售前混淆,Initial interest confusion 初始兴趣混淆 最初检索商品时发生的混淆 最初关注点混淆,具体案例,Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons案 :GROTRIAN-STEINWEG钢琴与著名的STEINWAY钢琴 “维多利亚的秘密” 案中：被告以的域名销售妇女贴身内衣,间接混淆或二次混淆,劳力士案：以27美元的价格
14、购买带有Rolex标志的表,问题三：正向混淆与反向混淆,原告蓝野酒业公司于2003年取得了“蓝色风暴”文字、拼音、图形组合注册商标的专用权，其核准使用商品为第32类：包括麦芽、可乐等。2005年5月，百事中国有限公司在全国范围内开展了以“蓝色风暴”命名的夏季促销及宣传活动。在促销及宣传活动中，将“蓝色风暴”标识使用在宣传海报、货架价签等宣传品上，也将该标识直接使用在其生产、销售可乐等产品的外包装和瓶盖上。蓝色风暴案,反向混淆构成要件,（一）商标在后使用者的市场地位强于在先使用者 （二）商标在后使用者是否存在恶意不是判断是否构成商标反向混淆的关键要素 （三）消费者会就原被告商标发生来源混淆,危害
15、,1、独立品牌 2、有害联系,法律依据,蓝色风暴案：中华人民共和国商标法第52条第（1）项：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”， 慧眼案：中华人民共和国商标法第52条第（5）项：“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。根据中华人民共和国商标法实施条例第50条的规定，此处所言“其他损害”，是指在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的。,类型二：销售侵犯注册商标专用权的商品行为的主观要件与行为要件,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担
16、赔偿责任。,赠品假冒是否构成销售行为,2008年1月3日，江苏省扬州市邗江工商局根据群众举报，对江苏某服饰有限公司扬州专卖店销售羽绒服附赠假冒金利来皮包一案立案调查。经查：该专卖店于2007年12月30日购进62只皮包，在2008年1月1日、2日开展了“买一赠一”的促销活动，买一件羽绒服即赠送一只皮包。皮包上印有“JINLILAIPIJU”字样，附属的吊牌上标注有“广州立绅来皮具有限公司”、“goldlion”、“金利来”、“全国统一零售价298元”等字样。,赠品假冒是否构成销售行为,经鉴定，上述皮包为假冒产品。goldlion、金利来是金利来（远东）有限公司在商标注册用商品和服务国际分类第18类箱包等商品上的注册商标，广州立绅来皮具有限公司是中国内地唯一合法获得授权经营金利来皮具的公司。截至检查时，该专卖店以248元328元的价格销售4种型号羽绒服62件，销售金额1.8万元；62只上述假冒金利来皮包全部赠送给了消费者。,京糖商标案,北京市糖业烟酒公司诉
