陈玉阳如何清楚_合理地确定权利要求的保护范围

《陈玉阳如何清楚_合理地确定权利要求的保护范围》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陈玉阳如何清楚_合理地确定权利要求的保护范围（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、C HINA INVENTION & PATENT C 2011年第2期82中国发明与专利 CHINA INVENTION & PATENT 专利权被认为是一种含金量极高 的知识产权，因为专利权在有效的时 间和地域中具有独占性，可禁止其他 任何人实施被专利要求保护的专利技 术， 其同时具有 “防守性” 和 “攻击性” 。 但是，也有人说 ： “申请专利没有用， 只要改一改就能跳出专利的保护范 围。 ”这句话实质上反映了专利撰写， 特别是权利要求撰写过程中出现的问 题。专利权是通过权利要求来界定的， 如果申请人没有在权利要求中清楚地 界定所要求保护的技术方案，那么就 不能明确地判断他人的产品或者

2、方法 是否落入专利权的保护范围 ；如果申 请人在权利要求中界定的保护范围过 于具体，那么他人很容易绕过权利要 求界定的保护范围 ；如果申请人在权 利要求中界定的保护范围过宽，那么 该专利权很可能被无效。可见，如何 撰写权利要求以清楚、合理地确定权 文/陈玉阳 门高利 利要求的保护范围，在专利申请和专 利权确权过程中是多么的重要！ 本文所要讨论的就是如何清楚、 合理地确定权利要求的保护范围。首 先解读涉及权利要求保护范围的法律 规定，在此基础上，进一步分析如何 清楚确定权利要求的保护范围和如何 判断该保护范围是否合理，从而为企 业和个人进行专利申请和专利权确权 提供借鉴。 法律规定 中华人民共和

3、国专利法 （以下 简称专利法）第二十六条第四款内容 如下 ： “权利要求书应当以说明书为依 据，清楚、简要地限定要求专利保护 的范围。 ”专利法第二十六条第四款包 括两方面的内容 ：第一方面，权利要 求书应当以说明书为依据，是指权利 要求应该得到说明书的支持，涉及权 利要求保护范围的合理性 ； 第二方面， 权利要求书应当清楚、简要，涉及权 利要求保护范围的明确性。这两方面 涉及的内容都指向同一个目标，即权 利要求的保护范围。可见专利法第 二十六条第四款是关于专利保护范围 的一条重要条款，涉及权利要求的撰 写原则。下面从“清楚”和“以说明 书为依据”这两方面具体阐述该条款。 1清楚 权利要求书是

4、否清楚，对于确定 发明或实用新型要求保护的范围是极 为重要的。只有权利要求书清楚了， 专利权人才能获得确定的保护范围， 社会公众也才能明确该权利要求究竟保 护怎样一个技术方案。此外，权利要求 的保护范围是否清楚也是判断权利要求 的保护范围是否合理的前提条件。 专利审查指南规定 ： 权利要求 如何清楚、合理地确定 权利要求的保护范围 法案 C HINA INVENTION & PATENT C 2011年第2期83 中国发明与专利 CHINA INVENTION & PATENT 如何清楚、合理地确定 权利要求的保护范围 书应当清楚，一是指每一项权利要求 应当清楚，二是指构成权利要求书的 所有权

5、利要求作为一个整体也应当是 清楚的。此外， 还作了具体规定， 例如， 每项权利要求的类型应当清楚，权利 要求不得使用含义不确定的用语等。 2以说明书为依据 在确定了权利要求的保护范围的 基础上，就可以判断权利要求的保护 范围是否合理。判断权利要求的保护 范围是否合理的实质是判断权利要求 是否以说明书为依据。 专利审查指南 规定：“权利要求应当以说明书为依据， 是指权利要求应当得到说明书的支持。 权利要求书中每一项权利要求所要求 保护的技术方案应当是所属技术领域 的技术人员能够从说明书充分公开的 内容中得到或概括得出的技术方案， 并且不得超出说明书公开的范围。 ” 采用概括方式、功能或效果限定

6、方式撰写的权利要求可能会出现没有 以说明书为依据的问题。概括方式包 括上位概念概括、并列选择概括、数 值范围概括。上位概念概括是指说明 书的技术方案中包括一具体的技术特 征，而在权利要求中对该具体特征进 行了上位概括，例如 ：说明书中制冷 剂为 R12 或 R22，权利要求中制冷 剂为中温制冷剂。并列选择概括是指 说明书的技术方案中包括一具体的技 术特征，而在权利要求中还包括与该 具体特征等同的其他具体特征，例 如 ：说明书中为膨胀阀，权利要求中 为膨胀阀、毛细管或节流孔。数值范 围概括是指说明书的技术方案中包括 具体数值或一较小的数值范围，而在 权利要求的技术方案中包括数值范围 或一较大的数

7、值范围，例如 ：说明书 中制冷循环的工作温度为 0 40， 权利要求中制冷循环工作温度为 20 40。功能或效果限定的技术特 征是指说明书的技术方案中包括具体 的技术特征，而在权利要求中采用具 体技术特征的功能或效果来限定，例 如 ：说明书中为凹槽和凸块，权利要 求中为限位装置。 如何清楚确定 权利要求的保护范围 笔者认为要满足权利要求的保护 范围的清楚要求，必须满足三个层次 的清楚要求。第一个层次，权利要求 中用来表征每一个技术特征的术语的 含义必须是清楚的，即不得使用含义 模糊的词语， 例如 “很宽范围” 、“高温” 。 第二个层次，技术特征所组成的技术 方案必须是清楚的，即本领域的技术

8、人员能够通过技术特征的总和以及彼 此之间限定的关系可以清楚地得到权 利要求所要求保护的技术方案，以及 这些技术方案的明确的边界。第三个 层次，权利要求书作为整体是清楚的， 即具有引用关系的不同权利要求所要 求保护的各项技术方案之间不能出现 矛盾。总体而言，上述三个层次的撰写 和判断都不难，在发明内容和现有技术 的基础上，申请人能够清楚地撰写。 但是，如何用功能性限定特征来 撰写权利要求却是一个难点，而且如 何解释功能性限定的权利要求保护范 围在业内也存在较大争议。 专利审 查指南规定 ： “通常，对产品权利要 求来说，应当尽量避免使用功能或者 效果特征来限定发明。只有在某一技 术特征无法用结构

9、特征来限定，或者 技术特征用结构特征限定不如用功能 或效果特征来限定更为恰当，而且该 功能或者效果能通过说明书中规定的 试验或操作或者所属技术领域的惯用 手段直接和肯定地验证的情况下，使 用功能或者效果特征来限定发明才可 能是允许的。对于权利要求中所包含 的功能限定的技术特征，应当理解为 覆盖了所有能够实现所述功能的实施 方式。 ”可见， 专利审查指南对功 能性或效果性特征采取了从严限制使 用的态度，即明确不提倡用功能性限 定特征来限定发明，只有在上述特定 情况下才允许使用功能性限定，但是 却对功能性限定特征确定保护权利要 求的范围采取了较宽的解释，即将功 能性限定特征解释为覆盖了所有能够 实

10、现所述功能的实施方式。在无效程 序或侵权程序中却采用了不同的标准， 即，对于权利要求中功能性限定特征 的解释应当受专利说明书中记载的实 现该功能的具体方式的限制，不应当 解释为覆盖了能够实现该功能的任何 方式，应当解释为仅仅涵盖了说明书 中记载的具体实现方式及其等同方式， 具体可参见比克公司诉专利复审委员 会专利无效行政案，曾展翅诉河北珍 誉工贸有限公司侵犯专利权案。 笔者认为将功能性限定特征解释 为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实 现方式及其等同方式更为合适。因为， 第一，确定专利权保护范围的基本原 则是把对专利权人的合理正当的保护 与对公众的法律稳定性及其合理利益 结合起来，既要明确受保护的

11、专利技 术方案，又要明确社会公众可以自由 利用技术进行发明创造的空间。将功 能性限定特征解释为覆盖了所有能够 实现所述功能的实施方式，实质上是 将没有被申请人发明的内容都纳入到 权利要求的保护范围内，这必将限制 其他人的发明创造的空间。将功能性 限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中 记载的具体实现方式及其等同方式， 不仅考虑了申请人的发明贡献，还考 虑了现有技术的情况，将权利要求的 保护范围限定在一个合理的范围内。 第二，如果说明书中只有一个具体实 施方式并且在现有技术中也不存在其 他可以实现功能或效果的方式，而权 利要求中采用功能或效果限定特征， 此时若将功能性限定特征解释为覆盖 了所有能够实现

12、所述功能的实施方式， 则意味着除说明书中的唯一的实施例 外，权利要求中仅记载了发明要达到 的目的或获得的效果，这类似于纯功 能性限定，显然这样大的保护范围是 法案 C HINA INVENTION & PATENT C 2011年第2期84中国发明与专利 CHINA INVENTION & PATENT 不合理的，即将功能性限定特征解释 为覆盖了所有能够实现所述功能的实 施方式是不合理的。此外， 美国专利 法第 112 条第 6 款规定 ： “对于针对 一种组合的权利要求来说，其特征可 以采用用于实现某种特定功能的机 构或步骤的方式来撰写，而不必写 出实现这些功能的具体结构、材料或 方法步骤。

13、以这种方式撰写的权利要 求应当被解释为覆盖了说明书中记载 的相应结构、材料、步骤以及其等同 物。 ”可见，在美国，也没有将功能性 限定特征解释为覆盖了所有能够实现 所述功能的实施方式，而是将功能性 限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中 记载的具体实现方式及其等同方式。 如何合理地确定 权利要求的保护范围 在清楚确定了权利要求保护范围 的基础上，就可以进一步确定保护范 围是否合理。所谓保护范围合理是指 权利要求的保护范围没有过小，从而 避免损害申请人的利益 ； 也没有过大， 从而得到说明书的支持。下面针对这 两方面进行具体分析。 1权利要求的保护范围不能过小 一般而言，国内申请人对专利申 请缺乏经验

14、，尤其是撰写权利要求书。 经常会发现权利要求 1 的技术方案与 说明书中具体的实施方案基本上完全 相同。但是专利权仅仅是有权利阻止 他人做专利权利要求中界定的事，如 果他人通过别的途径可以轻而易举地 达到与专利技术相当的效果，此时也 不是很容易就能判定他人侵权。因此， 保护范围过窄的专利权通常价值不大， 往往是为他人做嫁衣。 撰写权利要求时不能简单照搬说 明书中的具体实施方式，而是要深入 分析技术方案，确定发明点，思考是 否还有其他途径和替代方式可实现相 同的作用或达到相同的技术效果，以 及进一步思考可能的改进方式或者发 展方向，从而选择合适的撰写方式， 例如上位概念概括、并列选择概括、 数值

15、范围概括、功能性限定、效果限定 等，以获得一个真正有价值的专利权。 2权利要求的保护范围不能过大 权利要求的保护范围也不能过大， 其应当与申请人在说明书中所公开的 内容对现有技术的贡献相适应，可以 允许申请人在其公开的实施方式或实 施例基础上进行概括，但对于所属技 术领域的技术人员来讲，应当可以合 理地预测到所概括出的保护范围涵盖 的技术方案与上述实施方式或实施例 的技术方案相比，均能够解决相同的 技术问题，并达到相同的技术效果。 对于概括性的权利要求能否得到说明 书的支持，实质上是考虑说明书中是 否有足够的信息使得本领域的技术人 员不通过创造性的劳动就可在整个权 利要求的范围内实施发明。也就

16、是说， 基于说明书给出的信息，本领域的技 术人员在现有技术的基础上仅通过合 乎逻辑的分析、推理或者有限的试验 就可以判断 ：整个权利要求的范围 内的技术方案是否都能实施 ；整个 权利要求的范围内的技术方案是否都 能解决相同的技术问题和达到相同的 技术效果。如果上述答案均为肯定， 则概括性的权利要求能得到说明书的 支持，如果其中之一的答案为否定， 则概括性的权利要求不能得到说明书 的支持。 具体而言，如果申请人能够预见 除说明书记载的技术方案能实施之外， 在整个权利要求的范围内还存在一个 或多个技术方案能解决相同的技术问 题和达到相同的技术效果，那么就应 当在说明书给出的信息和现有技术的 基础上，进行概括，并且可以采用上 位概念概括、并列选择概括、数值范 围概括这些方式进行撰写。但是，如 果申请人发现整个权利要求的范围内 的某一个技术方案不能实施或不能解 决相同的技术问题和达到相同的技术 效果，此时就不应当撰写这样一个概 括的权利要求，因为这样的权利要求 显然得不到说明书的支持。 另外，采用功能性限定的方式也 是申请人获得较大的保护范