企业专利许可系统流程设计

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1、企业专利许可的系统流程设计 及内容,张菊,问题,龙鑫公司是一家医药企业，拥有多项专利，具有良好的应用前景。很多企业都愿意交纳许可费获得使用许可。龙鑫公司也想要将专利许可出去获得一定的费用。 龙鑫公司在许可的时候，要考虑什么问题呢？ 其他企业是基于什么目的要许可呢？,2018/11/3,2/49,Outline 专利许可的基本知识与理论渊源 专利许可的流程筛选评估谈判签约 专利许可的内容,2018/11/3,3/49,专利：主要指专利权，也涉及专利技术、专利信息主要指发明专利，也涉及实用新型、外观设计专利许可指专利（权）实施许可，也称使用许可,2018/11/3,4/49,中华人民共和国专利法

2、第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外， 任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为 生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者 使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直 接获得的产品。 外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可， 都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、 进口其外观设计专利产品。 第十二条 任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实 施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规 定以外的任何单位或者个人实施该专利。,2018/11/3,5

3、/49,专利许可的基础专利权是一种垄断权（排他权） 包括对“制造、使用、许诺销售、销售、进口的垄断权” 在以上业务中涉及到专利产品或专利方法，须申请和获得许可，否则构成侵权对外许可专利权（license-out） 申请专利权许可(license-in) 许可人(licenser) 被许可人（licensee）,2018/11/3,6/49,专利为什么需要许可,2018/11/3,7/49,企业专利许可的类型 1）独占实施许可（简称独占许可） 是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权 人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也 不得实施该专利。 独占实施许可的被许可人可以根据合

4、同的约定独占地实施 专利技术，排除专利权人的实施行为。 也可以在专利权人不起诉的情况下单独提起侵权诉讼，或 者请求人民法院采取诉前临时措施。 这种许可与普通许可和独家许可相比，对专利权人的权利 限制最大，所以，专利权人要求的使用费就最多,2018/11/3,8/49,（2）排他实施许可（简称排他许可） 也称独家许可，是指在一定时间内，在专利权的一定地域 范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专 利权人自己有权实施该专利。 与普通许可相比，专利权人受到较大的限制，被许可人享有较大的权利，所以，专利人要求的使用费应比普通许可较多。 除当事人另有约定的以外，排他实施许可合同的许可人不具备独

5、立实施其专利的条件，与一个法人、其他组织或者自然人合作实施该专利，或者通过技术入股实施该专利，可视为许可人自己实施专利。但许可人就同一专利与两个或者两个以上法人、其他组织或者自然人分别合作实施或者入股联营的，属于合同法第351条规定的违反约定擅自许可第三人实施专利的行为,2018/11/3,9/49,（3）普通实施许可（简称普通许可） 是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时 保留许可第三人实施该专利的权利。（最常见） 普通许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼，能否申 请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体 约定。 当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确，依 照

6、合同法第61条的规定不能达成补充协议的，视为普 通实施许可。,2018/11/3,10/49,（4）分实施许可（简称分许可） 是针对基本许可而言的，即在被许可人与专利权人订立实 施许可合同的基础上，被许可人依照与专利权人的协议， 作为许可人再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三 人之间的实施许可就是分许可。 这种许可只有在原许可协议中明确规定的情况下才能生效 ，因此，分许可的被许可人一定要确定许可人是否有权进 行分许可，否则，就有可能构成侵权。,2018/11/3,11/49,（5）交叉实施许可（简称交叉许可） 也称作互换实施许可，是指两个专利权人互相许可对方实 施自己的专利。 这种许可，两

7、个专利的价值大体是相等的，所以一般是免 交使用费的，但如果二者的技术效果或者经济效益差距较 大，也可以约定由合同一方当事人给予另一方当事人以适 当的补偿。 交叉许可的性质，既可以是普通许可，也可以是独占许可 或排他许可。,2018/11/3,12/49,强制许可 也称“非自愿许可”，是指国家专利行政部门根据具体情 况，可以不经专利权人的同意，通过行政申请程序直接允 许申请者实施发明专利或者实用新型专利，并且向其颁发 实施专利的强制许可。 强制许可也是一种实施专利的许可，是对专利权人权利的 一种限制。强制许可实施人不能无偿时实施专利，他必须 向专利权人支付合理的使用费。双方对强制许可的使用费 达

8、不成协议的，专利行政管理部门有权作出裁决。专利权 人对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。,2018/11/3,13/49,专利许可的特征 当事人的平等主体性被许可人和许可人是平等的民事主体许可关系依许可合同成立合同的自愿原则内容的可谈判性 权利的法律规定性专利申请、审查、授权专利有效期地域性 权利设定对象的无形性不能在同一时间内把同一不可分割的有形财产许可给两个民事主体，但专利可以 时间性许可合同约定的时间与专利有效性 空间性合同约定的地区与专利的有效区域,2018/11/3,14/49,申请专利权许可同意开展期望的业务不同意独自研发，绕过专利权强行开展期望的业务企业专利许可的系统流程设计筛

9、选评估谈判签约,2018/11/3,15/49,筛选,什么样的组织，在什么样的条件下对外许可专利？ 制造业企业战略性安排进入新市场研发中意外的收获和主营业务无关不想以此新技术为基础或切入点进入新领域不想对此新技术进行战略储备技术经营企业对外许可技术是主营业务大学院所没有实施专利技术的条件,2018/11/3,16/49,什么样的组织，在什么样的条件下申请专利许可？（经营许可、销售许可、生产许可、进出中许可、技术许可）制造业企业进入新领域销售企业销售新产品技术经营企业组织技术包,2018/11/3,17/49,2018/11/3,18/49,（1）商业层面的评估 了解相关的市场信息 是否具有市场

10、价值 是否切合买方的需求 ,评估,2018/11/3,2018/11/3,19/49,（2）技术层面的评估 是否成熟的技术 是否依赖于背景技术 是否存在改进技术 是否存在配套技术 是否易于回避设计 ,2018/11/3,评估,20/49,（3）法律层面的评估,形式上的调查: 是否有效 何地有效 何时到期 由谁享有 共有人同意否 有无其他许可限制 有无专利质押限制 是否有法律争议 ,实质上的调查: 技术来源有无问题 是否欠缺授权实质条件 申请文件是否存在瑕疵 专利组合是否存在问题 ,法律方面的评估,21/49,2、专利许可的谈判准备（1）谈判的保密协议控制签署保密协议，才披露更多信息 谈判内容本

11、身也是保密内容,谈判,（2）许可合同核心条款大纲体现自己的许可期望简单明了，底线明确（3）警惕恶意的技术谈判J公司不断索取资料，迟迟不签协议怀疑： 拖延时间，为自己同类产品上市争取时间,2018/11/3,22/49,2018/11/3,23/49,二、专利许可合同起草,1、专利许可合同的风险成因： 合同主体信息不对称 合同主体地位不平等 合同标的无标准（如何验收和查核）,2018/11/3,许可合同的用语要求 用语简单明了、风格通俗理解 为什么合同的文字用语很重要：避免误解人事变更交易记录诉讼依据,LES2010年调查发现 许可合同通常包含其他内容，如：a.审计条款（43.7%）b.在被许可

12、技术上的改进（38.0%） c.技术秘密（36.6%）d.对非专利的知识产权的考虑（32.4%）e.分许可（32.4%）f.回授或回收条款（Grant back or take back provision） （32.4%）g.被许可方对知识产权的挑战条款（31.0%）h.许可方和被许可方的交叉许可（9.9%）,2018/11/3,24/49,2018/11/3,25/49,、许可合同的基本内容 基本条款：包括鉴于条款，定义条款等内容。 鉴于条款：说明双方当事人的背景、说明签约的理由、陈述专利的拥有情况及其合法性、表达双方共同合作的意愿等。在确认是否不能实现合同目的时，可以参考鉴于条款 定义条

13、款：将合同的关键名词，逐一列示并加以定义。如：每个月完成2.5万，6个月一平均,二、专利许可合同起草,2018/11/3,2018/11/3,26/49,许可内容：包括许可的对象、方式、权利、地域、领域、时间等规定。许可费用：包括许可费支付方式、计算基准、提成比例等规定。 执行条款：包括当事人的权利义务，如积极履行合同的义务、报告义务、质量保证义务、保密义务等规定。 违约责任：包括许可费迟延给付的责任、赔偿条款、不可抗力等规定。 合同终止：包括终止条款、合同终止后的效果等规定。 其他规定：包括专利的维护与申请、税费条款、侵权责任豁免、被诉侵权的处理等规定。 结尾部分：包括当事人的亲笔签字或盖章

14、、合同附件等内容。,二、专利许可合同起草,2018/11/3,2018/11/3,27/49,三、专利许可合同的内容条款,1、技术范围 包含哪些专利或技术秘密 如何防止配套专利或技术秘密的敲诈？ 2、使用对象 包括分公司、子公司？ 特别考虑全球性许可以及公司架构体系,2018/11/3,2018/11/3,28/49,3、许可方式4、权利内容 所有权利，或仅仅是制造？ 被许可人自已制造或委托他人制造？,三、专利许可合同的内容条款,2018/11/3,2018/11/3,29/49,5、许可地域 全球性的地域如何确定？ 对方的实施能力如何? 许可地域最好列明国家或地区 6、许可领域 充分考虑专利

15、使用领域，以及对方的实施能力 可以分割出多个独占许可 除了用途细分外，也可以按特定项目许可,三、专利许可合同的内容条款,2018/11/3,2018/11/3,30/49,7、许可时间 常见：专利之剩余有效期限 关于药品专利的延长期8、再许可 无明确约定，不享有再许可的权利 被许可人哪些情形下应当争取再许可？当自己的制造、销售能力不足以适应市场时 许可人如何从再许可中分享利益？,三、专利许可合同的内容条款,2018/11/3,2018/11/3,31/49,9、技术改进 如何定义改进？ 许可人：改进成果是否自动提供给对方？ 被许可人：改进成果是否回授？ 注意：许可人获得的回授是否需要再许可？

16、回授中的反垄断问题：排他性回授且有违公平 即使合同无效，技术改进成果的权属规定仍然有效 10、最惠待遇 通过最惠待遇条款，在将来争取降低许可费，或避免处于不利的竞争状态 在实践中，最惠条款的执行往往存在问题,三、专利许可合同的内容条款,2018/11/3,2018/11/3,32/49,2018/11/3,（四）专利许可的费用条款 1、支付方式,表 许可费支付方式的比较：从许可人的角度,三、专利许可合同的内容条款,2018/11/3,33/49,如果许可人只接受一次性支付，需要考虑欺诈的风险 另：产品包销：可能存在问题 2、提成方式 按产品价格 按新增产值 按销售额提成 按利润额提成 按产品单位或数量提成 最低年度提成费 递减提成法 浮动提成法,三、专利许可合同的内容条款,2018/11/3,2018/11/3,34/49,3、提成比例 可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例等方式 考虑到合同双方皆可获利的可能性 4、许可费的分割 专利许可费与非专利许可费分割 比如：医药行业的通常做法： 预付款：签署使用许可时支付 重要阶段付款：在达到动物实验、临床实验等重要阶段时支付 提成费：产品投放到市场即支付,