实质审查及答复 张阿玲

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1、2018/10/22,1,国家知识产权局专利局 机械审查部,张阿玲 ,2018/10/22,2,第一部分 审查意见通知书及其组成,实质审查程序 审查意见通知书的作用 对审查意见通知书的要求 审查意见通知书的组成,2018/10/22,3,实质审查程序,实审由审查员完成(确定文本理解发明检索/不检索发通知) 发出审查意见通知书（包括分案通知书） 申请人/代理人答复（意见陈述和/或修改） 没有发现驳回理由授权（实质审查员） 仍然存在通知书中所指出过的属于细则53条所列缺陷的驳回（实质审查员） 无正当理由逾期不答复视为撤回（流程）,2018/10/22,4,审查意见通知书的作用,体现听证原则 审查程

2、序中的一项基本原则是听证原则，审查员在作出驳回之前，应当给申请人提供至少一次陈述意见/修改申请文件的机会 对申请文件中不符合专利法及其实施细则有关规定的问题、可能的解决方案、倾向性的结论，以书面形式转达给申请人或代理人，使其在有效期限内答复或修改申请文件。 保存在案卷中提供给可能的后续程序使用 供后续程序（例如复审、无效、侵权诉讼等）使用或供公众查阅 节约程序,2018/10/22,5,审查意见通知书的组成,审查意见通知书正文。 专用表格 审查意见通知书表格（包括普通表格和PCT专用表格）及检索报告 对比文件的复印（或附带）,2018/10/22,6,审查意见通知书各组成部分的作用,审查意见通

3、知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书。 专用表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。 正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题 。,2018/10/22,7,不必检索即可发出审查意见通知书 可授予专利权，但存在不重要的缺陷 可授予专利权，但存在较严重的缺陷 不具备新颖性或创造性而不可能授予专利权 存在单一性问题,审查意见通知书的五种主要形式,2018/10/22,8,第一

4、次审查意见通知书,通知书专用表格部分 通知书正文部分 检索报告,2018/10/22,9,通知书专用表格,2018/10/22,10,通知书正文,2018/10/22,11,通知书专用表格内容分析,2018/10/22,12,通知书专用表格内容分析,审查文本的确定指南第二部分第八章第4.1节,2018/10/22,13,通知书专用表格内容分析,2018/10/22,14,检索报告表格内容分析,2018/10/22,15,检索报告表格内容分析,2018/10/22,16,2018/10/22,17,2018/10/22,18,2018/10/22,19,第二部分 对审查意见通知书的答复,答复所用

5、的相关表格 正确理解审查员的意图 意见陈述书的行文结构 应注意的问题,2018/10/22,20,答复时常用的相关表格,申请后提交文件清单 意见陈述书 补正书 放弃专利权声明 延长期限请求书 著录项目变更单,2018/10/22,21,答复审查意见通知书时的主要工作,1.阅读审查意见通知书 2.对审查意见通知书及其引用证据的分析 3. (代理人)向委托人(申请人)转达审查意见 4.专利申请文件的修改和撰写意见陈述书 5.审查意见通知书答复期限的监视,2018/10/22,22,阅读审查意见通知书,1.明确通知书对该申请总体倾向性意见 三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。 从三个方面了

6、解总体倾向性意见：专用表格、正文内容、正文结尾。 2.阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上 不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。 未评述某从属权利要求的可能暗示。 3.将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理,2018/10/22,23,对审查意见通知书及其引用证据的分析,1.明确通知书中所指出的具体意见 2.分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析 3. 初步考虑要否对专利申请文件进行修改,2018/10/22,24,(代理人)向委托人(申请人)转达审查意见（略）,1.

7、对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认 2.对于实质性缺陷，根据分析的四种情况采取不同的转达方式 (1)审查意见正确，无授权前景 (2)审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能克服此缺陷 (3)审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存在 (4)审查意见有商讨余地 3.应当指定委托人(申请人)返回意见的期限,2018/10/22,25,修改专利申请文件和撰写意见陈述书,1.根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书 委托人指示的三种类型： 不同意修改申请文件 指出修改方向委托代为修改 给出具体修改意见 对委托人指示的分析 代理人意见与委托人意见基本一致 申请文件修改

8、仍未克服原缺陷 申请文件修改过多而导致保护范围过窄 2.必要时再与委托人交换一次修改意见 与委托人意见不一致时应服从委托人的决定,2018/10/22,26,意见陈述书的行文结构,意见陈述书表格 意见陈述书的行文,2018/10/22,27,意见陈述书统一的表格,2018/10/22,28,2018/10/22,29,对权利要求的修改,2018/10/22,30,对说明书的修改,2018/10/22,31,意见陈述书的行文结构,1.起始格式句。 2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。 3.重点分析和论述与审查意见不同之处。 4. 结尾句。,2018/10/22,3

9、2,意见陈述书的行文结构起始句,一、起始句 1、本意见陈述书是针对专利局于年月日的第次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要.）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下： 2、尊敬的审查员先生/女士： 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，并陈述意见如下： 3、尊敬的尊敬的审查员先生/女士： 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员,2018/10/22,33,意见陈述书的行文结构（续1）,的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下： （例如：“三性”、“充分

10、公开”、“不支持”、“缺少必要技术特征”等）（包括论述修改的独立权利要求相对对比文件具有“三性”的理由，并根据独立权利要求对说明书作适应性修改。对申请文件未作修改的部分，应当说明原因，可提出会晤等请求）。,2018/10/22,34,意见陈述书的行文结构结尾句,二、结尾句 1、申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题（或疑惑等）。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与代理人联系（代理人联系电话：010-62085466/5467 张阿玲），以便申请人能够及时答复。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢

11、。,2018/10/22,35,意见陈述书的行文结构结尾句,2、综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给与一次修改文件或陈述意见的机会。代理人 ：XXX， 联系电话：010-62085332/5261 。,2018/10/22,36,关于新颖性 申请人/代理人应当 相对于通知书中所引用的每篇对比文件，分别指出新撰写的独立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。,意见陈述书的行文结构

12、（正文）,2018/10/22,37,意见陈述书的行文结构（正文）,本发明权利要求1与的现有技术（或抵触申请）的对比文件X或的现有技术（或抵触申请）的对比文件Y相比，不论是对比文件X还是对比文件Y，都没有公开权利要求1中特征部分的内容，即“”（具体理由）。 因此，权利要求1的技术方案相对于对比文件X来说是新的，具有新颖性。同理，相对于对比文件Y也是新的，具有专利法第22条规定的新颖性。,要体现单独对比原则 供参考的语段,2018/10/22,38,意见陈述书的行文结构（续）,针对几篇对比文件组合影响权利要求创造性的情况,2018/10/22,39,申请人/代理人应当 将通知书中所引用的多篇对比

13、文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。 (1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术。 (2)指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解决的技术问题。,意见陈述书的行文结构（续）,2018/10/22,40,(3)进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。 (4)进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的

14、进步。,意见陈述书的行文结构（续）,2018/10/22,41,体现三步法的创造性评述例子（供参考）平焰烧嘴：,权利要求相对于对比文件1、2具备专利法第22条第3款规定的创造性。 对比文件1公开了平焰烧嘴，该权利要求与对比文件1的区别在于：“可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管（5）”。可以认为本发明所要解决的技术问题是在使用高热值气体燃料时通过增加引射的空气量来到达气体的充分燃烧。,2018/10/22,42,对比文件2中可燃气体喷嘴8的中心虽然也有一根与高压气源相通的中心管，但其与本发明中中心管所起的作用不一样，该对比文件中设置中心管的目的是调节火焰长度，因而在增加中心管中高压气流量的

15、同时，减少低压气体的流量，空气和气体燃料的重量比保持不变，不存在利用气体燃料喷嘴内部的中心管解决上述技术问题的启示。因而发明相对于这两篇对比文件是非显而易见的，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。,2018/10/22,43,关于有创造性的论述 要体现组合对比原则 供参考,不论根据对比文件X还是对比文件Y，都不能得出“”（权利要求1特征部分）,具体为： 对比文件X 公开了（相应于权利要求1的特征部分），其效果是；而本发明，采用了上述（权利要求1特征部分），其效果是。（与对比文件X比的创造性）,2018/10/22,44,关于有创造性的论述（续1）,对比文件Y 的相应的结构实现了；而本

16、发明（例如省去了），改善了。（与对比文件Y比的创造性） 因此，权利要求1限定的技术方案，与对比文件X或对比文件Y相比， 具有突出的实质性特点和显著的进步，具有创造性。,2018/10/22,45,关于有创造性的论述（续2）,由于对比文件X和对比文件Y（从两者的结构、原理不同）对比文件X为、对比文件Y为，两对比文件的组合无法获得上述权利要求1要求保护的技术方案，因此，该技术方案是非显而易见的，具有专利法第22条规定的创造性(法条)。（与对比文件X和Y结合比的创造性）,2018/10/22,46,权利要求书未以说明书为依据 (即说明书不支持权利要求),1.两种类型 (1) 相对于说明书中的具体实施

17、方式来说权利要求的保护范围过宽：功能概括、上位概括、数值范围 (2)技术方案在说明书中未记载或不一致2. 处理办法 (1)功能概括 (2)上位概括 (3)数值范围 (4)技术方案在说明书中未记载,意见陈述书的行文结构（续）,2018/10/22,47,需要注意的是， 如果说明书仅仅公开了个别实施例，而要求了一个较宽的保护范围或上位概念，如数值范围问题等等，此时审查员有可能要求申请人根据具体实施例重新撰写权利要求，此时按照审查员的要求进行修改就可以了。 虽然权利要求中的特征在说明书中发明内容部分已经出现，但没有实施例的支持（形式支持和实质支持应当陈述充分的理由，证明该特征为本领域的公知常识） 与说明书所记载的内容不一致。,