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1、专利无效代理实务 专利复审委员会 刘鹏 2013.8,大纲要求,无效宣告请求书 大纲要求：（1）正确选择无效的法律依据，将条款项作为 独立理由提出、突出重点。（2）针对性论述，具体指明何种缺陷，详细论述为什 么不符合有关规定。（3）请求书的表述方式，词语规范、有理有据、条理 清楚、逻辑清晰。 针对无效宣告请求的意见陈述书 大纲要求：（1）对无效理由的判断、对证据的判断。（2）制定策略针对证据、针对理由（对所有无效理由和证据均予以回答）。（3）必要时进行修改。（4）意见陈述的表述，词语规范、有理有据、条理清楚、逻辑清晰。,历年考试回顾,07 专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求书、简述指南
2、中关于权利要求修改的要求 09 专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求书 （包括对补充理由陈述意见）、简述口审核实当事人身份的要求 11 请求人 撰写无效宣告请求书 12专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求书,目录,无效宣告请求书撰写框架 阅看专利文献时的注意问题 无效理由的选择与确定 无效理由的具体阐述 阅看请求书时的注意问题 证据举例 意见陈述书撰写框架 针对无效理由的答复,无效宣告请求书框架,根据相关证据,确定法律依据 一、无效宣告请求的内容 请求人根据专利法第四十五条及专利法实施细则 第六十五条的规定，请求宣告专利号为、名称为、 专利权人为的发明专利全部无效。 二、无效宣告请
3、求所依据的证据（包括对证据的真实性、合 法性、关联性、公开性、如何形成证据链等情况进行说明） 三、被请求宣告专利权无效的发明专利的保护范围 四、结合证据具体说明理由 （1）权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性 （2）权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性,无效宣告请求书框架,五、结论 综上所述，该发明专利的权利要求1不符合专利法条 款关于的规定、权利要求2不符合专利法条 款的规定。因此，请求人请求专利复审委员会宣告该专 利权全部无效。请求人 日期,在阅看专利文献时的注意问题,1、申请日、公开日、授权日、优先权日。 2、专利类型 3、对比文件的相关日期 4、代理机构 5、列出
4、来的都要关注，无用的一般都略 6、各个实施例的技术方案 7、首先依据证据判断新颖性创造性（重点和趋势），其次判断要无效的专利本身是否存在撰写缺陷 8、排除客体、二十五条、实用性、修改超范围（一般题干会提供原始申请文本）等无效条款 9、重点考虑得不到支持、不清楚、缺少必要技术特征、公开不充分等撰写缺陷 10、避免三篇对比文件、两篇加公知常识的结合。,8,3、无效理由的选择与确定 专利法第2条 其中的“新的技术方案”、“新设计”是对专利客体的一般性定义，不是判断发明或实用新型三性以及外观设计专利性的具体审查标准。 对于发明或实用新型，依据该法条主要审查是否属于保护客体。新颖性、创造性和实用性应当依
5、据专利法第22条提出无效宣告请求。 对于外观设计，依据该法条主要审查保护客体和能否适于工业应用。专利性应当依据专利法第23条提出无效宣告请求。,9,3、无效理由的选择与确定 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权（A5） 法律，是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律。不包括行政法规和规章。 不包括本身不违法，但被滥用而违法的。 不包括仅其实施为国家法律所禁止的（R10）。如：武器 不包括因滥用而可能造成妨害公共利益，或在产生积极效果的同时存在某种缺点的。,10,3、无效理由的选择
6、与确定 专利法第25条中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。 既没有采用技术手段或利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。 如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则属于专利法第25条不授予专利权的范畴。 如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则就整体而言，不能将其认定为智力活动的规则和方法。,11,3、无效理由的选择与确定 同样的发明创造只能授予一项专利权（A9.1）。 对于申请日不同的两件以上的专利，应以专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。 对于申请日相同的两件以上的专利，不能
7、依据专利法第22条第2款或第23条第1款进行审查的，适用该法条。 对于发明或实用新型，是指两件以上专利中存在保护范围相同的权利要求。 对于外观设计，是指两件以上外观设计专利相同或实质相同。,12,3、无效理由的选择与确定 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人（A9.2）。 当对比文件是现有技术或现有设计时，应以专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。 当对比文件申请在先公开在后时，对比文件构成抵触申请，应依据专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。,13,3、无效理由的选择与确定 新颖性和创造性（A22.2和A22.3）。 区别程度
8、不同: 新颖性是否相同的比较创造性差异大小的区别 比较对象不同: 新颖性现有技术+抵触申请创造性现有技术或组合 比较方式不同: 新颖性单独对比创造性可以组合对比,14,3、无效理由的选择与确定 实用性和公开不充分（A22.4和A26.3）。 实用性强调能够在产业上制造或使用，即具有在产业上被制造或使用的可能性，是一种理论上的可实施性。具有实用性不能违背自然规律并应具有再现性。不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书的公开程度无关。 实用性的审查以整个申请所公开的整体技术内容为依据，不仅仅局限于权利要求书,实用性和公开不充分（A22.4和A26.3）。 实用性与发明创造的历程或是否
9、已实施无关 充分公开中的“能否实现”取决于说明书的公开程度，即不能实现是由于说明书没有充分公开所需要的技术内容导致的本领域技术人员不能实现。,16,3、无效理由的选择与确定 专利法实施细则第20条第2款 必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成区别于背景技术的其他技术方案。 必要技术特征的判断：应从所要解决的技术问题出发，并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。,17,3、无效理由的选择与确定 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范
10、围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围（A33）。 专利法第33条是一个重要的无效理由，应充分利用，事半功倍。 实用新型和外观设计可通过查阅案件获取原专利申请文件。 发明一般可参考公开文本初步进行判断，必要时，通过查阅案件的方式获取原专利申请文件。,18,3、无效理由的选择与确定 无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性各有不同，但它们是有关联的，对某一具体事实来说可能会适用其中不止一个条款，请求人出于其对法律的理解以及不同的考虑，也会就同样的事实以不同的条款提出无效宣告请求。 一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无效理由的，专利代理人应当认真权衡分析，选择
11、其中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由，突出予以阐述，避免平均使用笔墨，缺乏重点。,19,3、无效理由的选择与确定！注意：当针对同一权利要求存在多个无效宣告理由时，应当优先选择无效可能性大的实质性条款进行重点论述。,无效理由的具体论述,重点理由的论述 1、有关专利不具备新颖性的论述 （1）简要描述无效宣告理由所涉及的权利要求的主题； （2）明确所使用的证据，并描述其公开的相关内容，包括指出所批露的技术方案以及所引用的内容在证据中的具体位置； （3）将专利权利要求的技术方案与证据所公开的技术方案进行对比，客观地指出技术方案、技术领域、所解决的技术问题和技术效果相同或实质上相同；或者将专利权
12、利要求的技术方案与证据所公开的技术方案进行对比，客观地指出两者技术方案相同或实质上相同，根据所述技术方案可确定两者适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的技术效果。 （4）给出相关结论和法律依据，即指出权利要求不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。,2、有关专利不具备创造性的论述 （1）简要描述无效宣告理由所涉及的权利要求的主题； （2）描述构成最接近的现有技术的证据的相关内容，包括指出该证据所批露的技术方案以及所引用内容的具体位置； （3）将专利权利要求与该证据公开的技术方案进行对比，指出区别技术特征，根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际要解决的技术问题，
13、论述在现有技术中存在技术启示，使得本领域技术人员有动机将所述区别技术特征应用到最接近的现有技术中解决所述技术问题以获得要求保护的技术方案，即该权利要求的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的； （4）给出相关结论和法律依据，即对于发明专利，指出权利要求不具有突出的实质性特定和显著的进步，对于实用新型专利，指出权利要求不具有实质性特点和进步，不符合专利法第22条第3款的规定。,3、对于说明书未充分公开权利要求所要求保护的技术方案的论述 （1）概述权利要求所要求保护的技术方案及该方案所解决的技术问题； （2）针对该方案所要解决的技术问题，指出说明书缺少哪部分内容或者哪部分内容描述得不清楚； （3
14、）分析所缺少的或不清楚的内容导致本领域技术人员无法实现该技术方案的原因； （4）给出相关结论和法律依据，即指出说明书未清楚和/或完整地公开与实现有关权利要求所要求保护的技术方案的相关内容，导致本领域技术人员无法实现该技术方案，不符合专利法第26条第3款的规定。,4、对于权利要求书没有以说明书为依据的论述 （1）简要描述权利要求的主题和专利要解决的技术问题； （2）具体指出权利要求中得不到说明书支持的技术特征； （3）描述说明书对相关内容的记载； （4）结合说明书对相关内容的记载以及本领域普通技术人员所应具有的普通技术知识具体分析权利要求中的上述特征得不到说明书支持的理由； （5）给出相关结论和
15、法律依据，即指出该权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第26条第4款的规定。,5、对于权利要求未清楚限定要求专利保护范围的论述 （1）具体指出权利要求中存在的不清楚的内容； （2）分析该内容为何导致权利要求未清楚地限定要求专利保护的范围； （3）给出相关结论和法律依据，即指出权利要求的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。,6、对于独立权利要求缺少必要技术特征的论述 （1）简要描述权利要求的主题和所要解决的技术问题； （2）结合说明书的整体内容进行分析，指出其中哪些技术特征是解决技术问题所必需的，为什么缺少这些技术特征就无法解决所述技术问题； （3）在此基础上指出独立权利要求中
16、未记载上述必要技术特征，从而得出该独立权利要求不符合专利法实施细则第20条第2款的规定的结论。,在阅看请求书时应该注意的问题,（1）请求人主体资格及代理人资格（排除外观设计） （2）所提法律依据是否是无效的法定理由 （3）是否具体说明理由 （4）证据形式的分析：证据的中文译文、公证认证手续 （5）证据资格分析：证据的真实性、合法性、关联性、公开性、证明力的合理质疑，进一步判断是作为抵触申请还是现有技术，重点预测证据链形式的证据 （6）在某一无效理由明显成立时或部分成立时，是否有通 过修改权利要求来维持有效的可能，继而制定修改策略（容易忘记的一个重要考点，进行修改的代理人要有特别授权） （7）补
17、充理由和证据是否超期限，是否进行了具体说明 （8）充分理由确认证据不予考虑，可直接得出结论，如果仅仅存在异议，应该在提出异议的同时，对依据该证据能否使无效理由成立进行分析。,证据链形式的证据举例,请求人以如下证据说明中国历史博物馆藏有清代花楼蜀锦织机并为公众提供照片以证明该织机构成本专利的现有技术： （1）一张织机照片，其右上角有蓝墨水标注的“清代花楼蜀锦织机照片”字样； （2）一张盖有中国历史博物馆财务专用章的收据原件，其上记载内容为“成都蜀锦绣艺坊的文物照片资料费100元”； （3）一个在信封发件人位置处印有“中国历史博物馆”字样的信封，其收件人是“成都蜀锦绣艺坊王某”； （4）一张中国邮政汇款收据，汇款人为王某，收款人为中国历史博物馆图片资料室杨某； （5）一张中国历史博物馆冲印照片登记表。,
