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1、专利权属与许可实务1第一部分 专利权的主体及其归属2一、专利权的主体分析（一）专利权人及相关概念 1、发明人或设计人 发明人或者设计人对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。 特征： （1）发明人或者设计人是自然人且不受行为能力的限制；（2）必须是直接参加了发明创造活动的人；（3）必须是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人3一、专利权的主体分析 共同发明人或者共同设计人 发明人或设计人的精神权利发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人 。企业实践：经常被剥夺？！2、专利申请人 通常，职务发明的单位为专利申请人，非职务发明的发明人为专利 申请人 非职务发明创造，申请专利
2、的权利属于发明人或者设计人； 发明人与申请人不一致的情形： （1）通过合同转让取得专利申请权 （2）通过继承取得专利申请权 （3）法律直接赋予专利申请权（职务发明创造）4一、专利权的主体分析3、专利权人 发明创造申请专利获准后，专利申请人自动为专利权人；专利权人与专利申请人是两个不同的概念； 专利申请人未必为专利权人； 专利权人未必都曾是专利申请人； 专利权人在专利法律关系中处于核心地位。专利权人的标识权利 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专 利标识。5二、研发成果的专利权保护（一）研发成果的产权维护1、研发成果的构成及表现形式专利 或者 技术秘密如何选择？包括专利形式的选择：发
3、明还是实用新型？2、防止研究成果公开：比如论文发表、会议交流、同行拜访重论文、轻专利加强商业秘密保护：盛大等公司严重的保密措施*6二、研发成果的专利权保护3、产权化前的产品公开：专利法上的新颖性：上柴与翁某案衍生的无效案4、注意专利权的维持 中国高校的专利寿命：3.5年 知识产权维护的职责在谁? 案例：清华专利终止*7二、研发成果的专利权保护（二）职务发明成果的归属职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后， 该单位为专利权人。1、职务发明的界定 “执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件 所完成的发明创造为职务发明创造。”（1）发明人应是本单位的职工包括临时工、借调等（2）
4、应是执行本单位的任务所作出的发明创造 在本职工作中作出的发明创造； 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造； 退职、退休或者调动工作后年内作出的，与其在原单位承担的本职工 作或者原单位分配的任务有关的发明创造。8二、研发成果的专利权保护 案例： 售后服务人员的研发成果归属 研究机构员工私下外聘产生的成果处理？作为公司技术翻译人员，在翻译过程中获得启发，作出创造，是否职务 发明？ （3）或者是主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造利用上班时间（或业余时间）做出的发明是职务发明（非职务发明）？ （4）不以完成发明创造的时间为标准9二、研发成果的专利权保护2、非职务发明创造的专利申请
5、和专利权归属 “非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设 计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人 。”3、利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的专利权 归属 利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发 明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权 的归属作出约定的，从其约定。合同优先 应当限于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造 ； 应当有书面的合同； 不考虑发明创造的完成是“主要”还是“非主要”地利 用了本单位的物质技术条件。10二、研发成果的专利权保护4、防止职务成果个人化 案例： 公司监事借给公司办理专利申请事宜机会把公司要申报专 利的据为己有 高校存
6、在较多类似个人占有学校专利情况（三）职务发明奖励与报酬 完成职务发明创造的发明人或设计人的权利 署名权 取得物质奖励和报酬权*11二、研发成果的专利权保护职务发明奖酬法律适用主体不同实实施转转化情形下的具体规规定奖奖酬 形式无论实论实 施转转化与否 的激励单单位自行实实施的奖奖酬形式转让转让 、许许可时时的奖奖酬专专利 法未限定给给予奖奖励合理报报酬合理报报酬奖奖励、 报报酬专专利 法实实 施细细 则则（ 旧）国有企业业事 业单业单位，其 他单单位参照 执执行专专利公告后3月内 ，发发明专专利2000 元以上，其他专专 利500元以上发发明与实实用新型专专利 不低于税后利润润2%， 外观设计专
7、观设计专 利不低于 0.2%，或一次性报报酬许许可使用费费税后不低于 10%.转让转让未规规定。奖奖励、 报报酬专专利 法实实 施细细 则则（ 新） 所有单单位未约约定的，专专利 公告后3月内，发发 明专专利3000元以 上，其他专专利 1000元以上未约约定的，发发明与实实 用新型专专利不低于营营 业业利润润的不低于2%或 ，外观设计专观设计专 利不低 于0.2%，或参照上述 比例，给给予一次性报报 酬许许可使用费费不低于10%奖奖励、 报报酬12*三、研发合作的专利权问题（一）合作创新的法律风险1、前期成果的归属问题 （1）一方带入的成果存在争议海归带回的研究成果存在知识产权侵权嫌疑 （2
8、）一方带入的成果被共有或对方占有案例：原告已经研发出了完整技术方案，进一步合作中结识了被告，双 方洽谈过程中被告拿着技术方案申请了专利。原告主张已经把技术 方案完整的交给被告，但是没有签任何交付证据。被告称有收到材 料，但不是跟专利有关的材料。原告败诉。13三、研发合作的专利权问题2、合作成果的认定问题（一）合作创新的法律风险合作期间，一方做出的成果，到底是不是合作项目内容中的成果？案例案例：约定双方开发的内容，是非常上位的概念。一方主张自己 又研发了一个具体的生产方法的专利，另一方主张是合作研 发出来的，应该共有，从证据上没有表明研究内容涉及到专 利内容，最终法院未认定属于双方合作开发的项目
9、。*14三、研发合作的专利权问题案例：四个人曾经就双方研制开发的产品签署了协议，其中 一人期间申请了专利，另外三个人主张认定跟专利权人合 作开发的，法院认为，没有相应证据印证协议内容和专利 之间的对应关系，不能根据协议确定专利归属。合同设计：合作内容要准确描述项目内容，否则法院不支持。2、合作成果的认定问题（一）合作创新的法律风险*15三、研发合作的专利权问题1、权利归属的基本规定（二）合作成果的权属结构（1）不同合作形式的权属安排一般权利归属原则：有约定依约定，无约定属于实际完成人，委托人可免费实施，委托人和共有人有优先受让的权利。关于技术秘密的例外：合同法第341条规定：对于委托开发或者合
10、作开发完成的技术秘密成果，没有约定或者约定不明确的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。对于现有知识产权成果开发的问题：对已有专利或技术秘密进行后续开发，其权利应当现有权利协调，不要受到限制委托开发、合作开发、后续开发*16三、研发合作的专利权问题（2）合作名义与实际情况不符 比如，联合开发协议，实际上可能是委托开发 协议2、成果分享的可能形式一方所有如何保证研发自由*17三、研发合作的专利权问题 共同共有专利共有人可以单独实施或普通许可风险：科研机构能不能实施转化？权利行使的分歧机率高？共有人何时可以阻止另一方权利
11、管理复杂：谁负责权利维持、打击侵权？ 地域分割高智公司：专利天使还是专利魔鬼？中方仅有中国知识产权，外方拥有全球其他区域的知识产权风险：出口即侵权*18三、研发合作的专利权问题注意：承担国家项目的无权处分问题案例：公司完成科委立项的项目，知识产权归属约定归属科 委和公司共同所有，公司又和另外公司约定权利共有， 无权授权！（三）联合人才培养问题 科研机构将员工派驻企业实践员工将职务成果带入企业，或者在企业里开发 出相关成果，如何处理？*19第二部分 专利许可策略与实务201 1、专利许可的营销活动、专利许可的营销活动（1 1）孵化经营策略）孵化经营策略新专利：大多数企业都不太愿意冒险新专利：大多
12、数企业都不太愿意冒险如何使被许可人对新技术感兴趣？如何使被许可人对新技术感兴趣？专利商业化成功：提高专利许可成功率专利商业化成功：提高专利许可成功率（2 2）市场细分策略）市场细分策略如何发放多个独占许可？如何发放多个独占许可？ 领域细分：眼睛结膜炎领域细分：眼睛结膜炎+ +鼻炎；诊断鼻炎；诊断+ +治疗治疗 地域细分：中国市场地域细分：中国市场+ +国外市场国外市场 医药投资者：买断国外专利，保留国内专利，如阿齐霉素医药投资者：买断国外专利，保留国内专利，如阿齐霉素 注意：平行进口：专利法的态度注意：平行进口：专利法的态度一、专利许可的前期工作21（3 3）套装组合策略）套装组合策略治疗牛皮
13、癣治疗牛皮癣+ +治疗牛皮癣引发的急症治疗牛皮癣引发的急症更强调面向客户需求、而非面向技术本身的套装组合更强调面向客户需求、而非面向技术本身的套装组合（4 4）专利联营策略）专利联营策略放大单个专利或单个企业的影响放大单个专利或单个企业的影响注意专利联营的合理性注意专利联营的合理性（5 5）免费开放策略）免费开放策略免费开放的目的：普及、搭售、控制免费开放的目的：普及、搭售、控制免费开放的风险免费开放的风险一、专利许可的前期工作22（6 6）引证分析策略）引证分析策略引证你的专利，可能意引证你的专利，可能意味着也需要你的专利味着也需要你的专利（7 7）以）以小逼大策略小逼大策略先先找小企业谈判
14、，再找找小企业谈判，再找大大企业谈判企业谈判一、专利许可的前期工作232、专利许可的谈判准备 （1）谈判的保密协议控制签署保密协议，才披露更多信息 谈判内容本身也是保密内容（2）许可合同核心条款大纲体现自己的许可期望简单明了，底线明确（3）警惕恶意的技术谈判J公司不断索取资料，迟迟不签协议怀疑： 拖延时间，为自己同类产品上市争取时间一、专利许可的前期工作*243、知识产权风险调查（1）商业层面的评估了解相关的市场信息 是否具有市场价值 是否切合买方的需求 一、专利许可的前期工作*25（2）技术层面的评估 是否成熟的技术 是否依赖于背景技术 是否存在改进技术 是否存在配套技术 是否易于回避设计
15、*一、专利许可的前期工作26（3）法律层面的评估形式上的调查: 是否有效 何地有效 何时到期 由谁享有 共有人同意否 有无其他许可限制 有无专利质押限制 是否有法律争议 实质上的调查: 技术来源有无问题 是否欠缺授权实质条件 申请文件是否存在瑕疵 专利组合是否存在问题 *一、专利许可的前期工作27二、专利许可合同起草1、专利许可合同的风险成因：合同主体信息不对称 合同主体地位不平等 合同标的无标准（如何验收和查核） 或许：公平的交易条件能为许可业务创造最大的回馈 2、专利许可合同的文本起草草拟规范的合同文本完备合同条款 明确权利义务 了解合同条款背后的风险 合同范本要适应交易需求合同范本可能是
16、中立的，但各方利益是有倾向的*28二、专利许可合同起草争取合同文本的起草权明确风险和责任承担方法采取付款方式控制合同风险更清楚了解自己的合同需求即使采用对方的格式文本，也便于发现商议之处许可合同的用语要求用语简单明了、风格通俗理解 为什么合同的文字用语很重要： 避免误解 人事变更 交易记录 诉讼依据*293、许可合同的基本内容 起始部分：包括合同名称（辩识合同类型：许可、转让或者咨询）、合同编号、 法定当事人名称、联系地址及方式（包括电话、邮件，甚至即时通讯工具）等 基本条款：包括鉴于条款，定义条款等内容。鉴于条款：说明双方当事人的背景、说明签约的理由、陈述专利的拥有情况及其合法性、表达双方共同合作的意愿等。在确认是否不能实现合同目的时，可以参考鉴于条款：如，对方不能有效地提供技术支持，以达成技术商品化的合同目的定
