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1、新商标法下商标授权确权 的新问题陈文煊2014年3月主要内容n诚实信用原则条款的适用问题n声音商标的可注册性问题n禁止条款的修订n显著性条款没有根本变化n驰名商标的问题n业务往来关系抢注的问题n商标代理机构的自律主要内容n一标一类的突破n审查说明和修正的问题n在先权利的规定未发生变化n异议理由的限制n无效程序第七条第一款：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。与民法通则第四条什么关系？在实践中是否能够单独适用？是否能够和其他条款联合适用？诚实信用原则条款的适用问题第八条： 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的 商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三 维标志、颜色组合和
2、声音等，以及上述要素的组合，均 可以作为商标申请注册。 声音的可注册性问题与立体商品一样，最为关键的是显 著性问题。声音的可注册性问题第十条第一款第（一）项：下列标志不得作为商标使用 ：(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌 、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同 中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或 者标志性建筑物的名称、图形相同的；禁止条款的修订（一）第十条第一款第（七）项：下列标志不得作为商标使用：(七)带有欺骗性，容易使 公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的。（原条文：夸大宣传并带有欺骗性的。）决定：纽约是世界及美国第一大城市，亦是世界著名的 时装
3、之都。“纽约克”商标并非汉语中固定词语搭配， 其含有美国最大城市名称“纽约”且整体未形成新的含 义，作为商标指定使用在服装、帽、领带等商品上，易 使消费者认为该商品来源于美国纽约或有关联，由于株 式会社大同并非来自纽约，从而造成消费者对商品产地 和来源的误认，产生不良社会影响，构成商标法禁止条款的修订（二）第十条第一款第（八）项所指的不得作为商标使用的情 形。法院：原告位于日本国东京都地区，其将含有“纽约” 的文字作为商标申请注册，易使中国的相关公众认为该 商标指定使用的商品来源于纽约，从而会对该商标指定 使用商品的来源发生混淆。“纽约克”作为商标注册将 在中国相关公众中产生一定的不良影响。因
4、此，申请商 标的注册不符合商标法第十条第一款第（八）项的 相关规定。禁止条款的修订（二）第十一条 下列标志不得作为商标注册：(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途 、重量、数量及其他特点的；(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的 ，可以作为商标注册。显著性条款没有根本变化显著性的问题申请商标： 指定使用商品：食用油、蔬菜罐头等 决定：申请商标“福及图形”为日常生活表示吉祥如意的 标志，相关公众难以将之当作商标加以识别，因而不具备 商标的区别作用，商标整体缺乏显著性。 法院：在一些情况下，亦存在针对全部商品或服
5、务类别均 不具有显著特征的商标标识，但这一情形通常仅指向该标 识使用在任何商品或服务类别上均不会使相关公众产生商 品或服务来源认知的情况，即此种标识的使用所产生的效 果通常不会使相关公众认为其属于商标的使用。如过于显著性的问题简单或过于复杂的标识。 具体到本案，申请商标“福及图”中的“福”字虽有吉祥 如意的含义，但其并不直接描述申请商标指定使用商品的 任何特点，故其指定使用在指定商品上能够起到商品或服 务提供者的识别作用，具有显著特征。此外，鉴于申请商 标的标识本身，亦不属于过于复杂或过于简单的情形，且 被告亦无证据证明该标识的使用不会使相关公众产生商标 的认知。显著性的问题立体商标具有可获得
6、注册的显著性要件：一、须具有关于固有显著性。越是独特、 “鹤立鸡群”的标志，越可能具有固有显 著性。立体标志的“独特性”判断，不仅 需要考察该标志本身形状或者形状与文字 、图形、字母、数字、颜色等其他要素的 组合的显著性，还需要特别考虑对于相关 公众而言，在对商品或者服务产源的辨识 过程中，是否会意识到该标志系商品或者 服务提供者用来区分商品或者服务来源的 商标。显著性的问题在现实中，相关公众往往难以将商品本身的形状与商标联 系起来，而更多地将其作为商品的外观、包装、装潢加以 识别。二、使用获得显著性。商标法第十一条第二款允许申 请商标在不具备固有显著性的情况下，经过使用取得显著 性，该显著性
7、被称为“获得显著性”。对于立体标志而言 ，尤其是那些相关公众难以作为商标认知的商品外形或者 外包装立体标志，可以通过使用取得获得显著性，从而符 合注册商标显著性的要求。一旦标识和产品的联系能够满 足稳定性、唯一性、指向性的要求，那么该立体标志就具 备了注册商标的显著性。显著性的问题第五十九条： 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号， 或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量 、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人 无权禁止他人正当使用。 三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形 状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实 质性价值的形状，注册商标专用
8、权人无权禁止他人正当使 用。 驰名商标第十三条第一款： 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵 害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。第十四条第一款： 驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标 案件需要认定的事实进行认定。第十四条第二、三、四、五款： 在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案 件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商 标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作 出认定。 驰名商标 在商标争议处理过程中，当事人依照本法第十三条规 定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可 以对商标驰名情况作出认定。 在商标民事、行政案件审理过程中，
9、当事人依照本法 第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院 根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。 生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商 品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商 业活动中。驰名商标“芝宝ZIPPO”商标（第17类未加工或半加工树胶、密封物 、生橡胶或半成品橡胶等）引证商标一：“ZIPPO”商标（第34类打火机、打火石）引证商标二：“芝宝”（第34类吸烟用打火机）裁定：被异议商标指定使用商品与引证商标所指定使用商 品不属于类似商品，二者在功能、用途、销售渠道、销售 场所及消费对象等方面无密切关联。判决：原告在评审阶段和诉讼阶段提交的证据相互
10、印证， 可以证明其注册在打火机商品上的“ZIPPO”商标在被异议 商标申请日之前在中国已经进行了长期、广泛和大量的使 用和宣传，并受到了有关部门的重点保护，在相关公众中驰名商标具有极高的知名度和影响力，已构成商标法第十三条 第二款所规定的驰名商标。被异议商标完整包含了上述驰 名商标，且亦完整包含了之宝公司注册在打火机商品上的 另一引证商标二，构成了对上述驰名商标的抄袭和摹仿。 此外，被异议商标指定使用的密封物、绝缘材料等，属于 打火机商品的组件或者原料，其他商品也与打火机商品同 属工业用品，距离不至过远，考虑到“ZIPPO”商标于打火 机商品上属于具有的较高知名度和显著性的驰名商标，且 该驰名
11、商标的相关公众为一般消费者，当其看到被异议商 标所指定使用的商品时，会产生上述商品的提供者系来源 于原告的联想，从而具有造成混淆误认的可能性，损害原 告驰名商标的利益。因此，被异议商标的申请注册违反 商标法第十三条第二款的规定。驰名商标适用2014年5月1日起施行的商标法第十三条第二款或者 第三款的规定申请对诉争商标不予核准注册或者宣告其 无效的，应当以引证商标在诉争商标申请日前达到驰名 状态为要件。当事人提供的引证商标在诉争商标申请日 后被认定为驰名商标等证据能够证明引证商标在诉争商 标申请日前已处于驰名状态的，应予采信。业务往来关系抢注商标的问题第十五条： 未经授权，代理人或者代表人以自己
12、的名义将被代理 人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人 提出异议的，不予注册并禁止使用。 就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在 先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有 前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知 该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。商标代理机构的自律n第十九条：n 商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。n 委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。n 商标代理机构的自
13、律n 商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。n 商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。一标一类的突破第二十二条： 商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商 标的商品类别和商品名称，提出注册申请。 商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品 申请注册同一商标。 商标注册申请等有关文件，可以以书面方式或者数据 电文方式提出。 第二十三条： 注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标 专用权的，应当另行提出注册申请。审查说明和修正的问题第二十九条： 在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说
14、 明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请 人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定。混淆的问题第三十条： 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人 在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的 商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。关联商品的问题：裁定：争议商标指定使用的鞋、靴商品与各引证商标指定 使用的服装、领带、皮包等商品所属的范围和领域不同， 消费者获取上述商品的渠道有所区别，在类似商品和服 务区分表中亦不属同一类似群组，不属于类似商品；争 议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近 似商标。混淆的问题法院： 商标法设置商品类似关系，是因
15、为商标主要是按商品类 别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程 中，进行商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相 关商品物理属性的比较，而是主要考虑商标能否共存或者决 定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断 时要坚持的一项基本原则。本案中，争议商标指定使用的商 品为鞋和靴，引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者 在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但是两者的消费 对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生 产服装和鞋类产品，服装和鞋通过同一渠道销售，比如同一 专卖店、专柜销售的情形较为多见。混淆的问题同时，争议商标与引证商标中的“鸟图形”虽然在细部上
16、略 有差异，但两者基本形态相同，且根据查明的事实，引证商 标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下，如果两商标 在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为两商品是同 一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，争 议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。在先权利的规定未发生变化第三十二条： 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以 不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。（一）在先姓名、名称权 将政治、宗教、历史等公众人物的姓名作为商标申请注 册，足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共 利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可以认定属于商标 法第十条第一款第（八）项规定的“有其他不良影响”的情 形。 姓名包括户籍登记中使用的姓名，也包括别名、笔名、 艺名、雅号、绰号等。在先权利
