获得和有效的利用专利

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1、 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP获得和有效的利用专利陈维国 美国飛翰律师事务所2为什么中国公司是诉讼目标中国之崛起，世界为之震动 中国公司越来越强大, 出口产品到美国数量增多 市场份额增大 从低端服装玩具，走向高端电子生物化学产品 DVD, TV 专利诉讼，市场上的角逐的武器中国公司壮大之同时，缺少专利盔甲的保护 很少有公司诉IBM 日本公司20年前，诉讼目标，上亿美元赔偿 大量在美国申请专利，有效保护自己，由被告转为原告3专利诉讼导致的结果巨额专利诉讼赔偿 过去五年，至少有10起专利判决或和解的赔偿额在一亿美元以上，有

2、4起在5亿美元以上 几千万美元赔偿额司空见惯 非美国公司包括日本公司，韩国公司，台湾公司在美国频频被诉 中国公司平均至少每月数家在美国被诉，刚刚开始 随着中国公司出口产品到美国数量增多，越来越多中国公司会在美 国被诉。客户暂停进口产品 高昂的律师费用 上千万美元律师费用 公司内部资源消耗4建立专利组合中国公司 专利部是服务部门，是公司运作的成本（越低越 好）目标 专利成为盈利部门，有自己的商业运作日立公司 70年代，每年收取专利费 5 百万美元，付出专利费 9千5 百万美元，亏损9千万美元 大量申请专利 90年代，96年收取专利费 4亿5千5百万美元，付出专利费 9千1百万美元，盈利3亿6千4

3、百万美元 21世纪，专利费盈利近10亿美元正泰 v 施耐德 5建立有效的专利组合什么是专利？6建立有效的专利组合第一层次：专利的两个方面 防卫型专利 攻击型专利7建立专利组合 防卫型专利 专利申请的权利要求 针对公司的技术和产品， 适当扩大权利要求范围 目的是保护公司产品不被竞争对手仿制 保护产品市场 防止其他公司应用本公司的专利技术8建立专利组合 防卫型专利 举例 跨洋运输方法 与公司工程师，专利律师合作，考察可申请专 利的各个方面9建立专利组合 攻击型专利（策略型） 必须有三方的参与及支持, 商业决策，专利，工 程师密切合作，预测未来产业趋势 预测市场趋势，预期下一代新产品必要的技术, 应

4、为之申请专利 使专利的权利要求涵盖到竞争对手的产品上 围绕核心技术，广泛申请专利，将来用来告别人 或作防卫反击，收取许可费 交叉许可 特点：专利权利要求范围广，围绕核心技术多申 请10建立专利组合 攻击型专利 举例 分析竞争对手所有有效专利 找出竞争对手专利组合中的漏洞 例如，一个产品，有几个方面，在某两个 方面没有专利。 公司集中工程师，提出改进方案，在这两 个方面申请专利 将来用来遏制竞争对手11建立专利组合 案例： 宝丽莱 v 柯达 IBM12获得真正保护发明的专利第二层次：质量是专利的生命举例： “including a peripheral board having all the

5、input/output interfaces ” “有一个外围设备板，包含了所有的输入/输出界面 ” 问题：权利要求范围太窄，竞争对手很容易绕过权利要 求 “units that are quickly and easily joined together and separable from each other” “不同的单元可以很快并且很容易的被结合和被分开” 问题：美国专利法112条 权利要求要有确定性13获得真正保护发明的专利获得真正保护发明的专利2.1 权利要求的撰写2.2 说明书的撰写2.3 答复审查员意见14Claim Drafting 权利要求的撰写撰写权利要求 从和发明人

6、座谈开始 Prosecution history estoppel 理解发明 Understand the invention 等同技术 范围广的权利要求 Alternative technologies 技术发展前景 涵盖将来出现的技术 Future technology 竞争对手技术 -涵盖竞争对可能采用的技术 Competitors technology15Claim Drafting 权利要求的撰写撰写在先有技术允许的情况下最广的权利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art 把发明的各个技术特征列出来 list those

7、elements of an invention 决定各个技术特征是不是对发明的功能是必要的 necessary for the functionality of the invention? 决定各个技术特征是不是对区别现有技术是必要的 needed for distinguishing the invention over the prior art?16Claim Drafting 权利要求的撰写 撰写在先有技术允许的情况下最广的权利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art 在不影响区别先有技术的情况下，看各个技术特征是否 可

8、以用更概括的和广泛的词汇来描述 generalize or broaden in terminology without compromising claim novelty 在不影响区别现有技术的情况下，看能不能把多个技术 特征合并为更少的技术特征 combine elements into fewer and more general elements without compromising claim novelty172.1 权利要求的撰写 想着证明侵权撰写在先有技术允许的情况下最广的权 利要求 侵权产品必须包含权利要求里的所有技 术特征 审核权利要求，去掉所有不是必要的 词 是否在

9、区别先有技术上必要 是否在描述发明的功能上必要Is it necessary? 是否必要182.1 权利要求的撰写 想着证明侵权 用最广的词汇描写技术特征 (generalize or broaden in terminology ) 举例：把陶瓷在高温400度加热 美国允许用“大概”(about, substantially) 把陶瓷在高温大概400度加热，或大概350到450度 举例：医疗上的信号采集处理方法 用单片机 “单片机”能否帮助区别先有技术 否 “单片机”是否是发明的必要 否 去掉或 Generalize - 处理器19Claim Drafting 权利要求的撰写 1. 带有MP

10、3播放器的墨镜，包括 眼镜架 第一个镜框 第二个镜框 MP3格式存储器 电源 第一个耳机支架 第一个耳机 第二个耳机支架 第二个耳机 连接耳机和MP3格式存储器的电路20Claim Drafting 权利要求的撰写 1. 带有MP3播放器的墨镜，包括 眼镜架 第一个镜框 第二个镜框 MP3格式存储器 电源 第一个耳机支架 第一个耳机 第二个耳机支架 第二个耳机 连接耳机和MP3格式存储器的电路眼镜播放器21消灭掉专利中的陷阱1.1 发明人身份1.2 申请过程中不正当行为1.3 避免使用的词汇22陷阱 ：发明人身份 发明人身份为什么重要？ 发明人-申请人-所有人23only inventors

11、conceive, others can reduce to practice 只有发明人构思创意，其他人去实践 claim by claim analysis 权利要求决定发明人“Touchstone of Inventorship” = Conception对发明的创意有贡献如何决定谁是发明人24如何决定谁是发明人 Stern v. Columbia Univ., 434 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2006) 发明人 Bito 发明一种治疗眼病化学成分 试验小动物，兔子，有很好疗效 没有试验灵长类动物和人类 Stern 试验了灵长类动物和人类 CAFC Conclusion

12、s: 没有对创意有任何贡献 只是把别人创意付诸实践 不是发明人25中国公司的陷阱 中国申请人是公司，发明人无所谓 经常把不是发明人的人列为发明人 （对权利要求 没有贡献的人） 王主任是领导，应该列为发明人 小陈作实验最辛苦，不好意思不列为发明人 小李要跳槽了，不列他为发明人26发明人身份不正确的后果 发明人身份上故意欺骗美国专利局 申请过程中的不正当行为 专利没有执行力（无效） 任何发明人对发明都有完全的权利 小李要跳槽了，不列他为发明人 小李对发明有完全的权利 小李可以授权任何人实施该发明，包括竞争对 手27陷阱 ：申请过程中的不正当行为 37 C.F.R. 1.56: “Each indi

13、vidual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability . . . .” 任何和专利申请有关的人，都有诚信的责任，向 美国专利局提交和专利

14、性有关的文件 Violation of duty = inequitable conduct unenforceable patent!28谁有责任？ 37 C.F.R. 1.56: “Each individual ” 发明人 公司内部和外部律师，代理人 every other person who is substantively involved in the preparation or prosecution of the application （其他在专利申请过程中有实质参与的人 项目 负责人，公司领导，).29提交 先有文献 提交所知道的可能对判断专利性有重要影响 的先有文献

15、不要求去作检索 如果作检索，检索结果中重要的文献一定提交 其他国家申请审查员意见中引用的文献 最重要的Test - 诚信 举例： 科学家笔记 公司内部报告，笔记30提交先有文献责任终止的时间 提交先有文献责任终止的时间一直到专利颁 布- until the patent issues申请审查过程授权通知付颁布费用FileProsecuteNotice of AllowanceIssue Fee31陷阱 ：说明书里的用语 马克曼听证会 Markman Hearing 解释权利要求 最为重要的步骤之一 多数诉讼在马克曼听证会后和解 如何解释权利要求 说明书 申请文件 答复审查员意见书32说明书里的用语 “Invention” 发明 权利要求：“计数器和数字模拟转换器相连” 说明书：本发明计数器和数字模拟转换器直接连 接 法官 - 权利要求解释“相连” “直接连接” 说明书用涵义广的词汇 计数器和数字模拟转换器相连，例如，计数器 和