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1、2009-2-231技术研发与知识产权曾飞 英特尔(中国)有限公司 北京 2008.11.212009-2-232内容 技术成果的保护方式 关于职务发明 合作研发的技术分配模式 技术转让的方式 技术转让的法律考虑 技术进出口2009-2-233技术成果 技术成果，是指利用科学技术知识、信息 和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其 改进等的技术方案，包括专利、专利申 请、技术秘密、计算机软件、集成电路布 图设计、植物新品种等。 创新与“垃圾专利 ”2009-2-234技术成果的保护方式 技术秘密（Know-how） 存在他人难以独立突破的技术障碍 保护期理论上可以无限长 一旦泄密或者他人独立研制出
2、或被他人申请专 利，优势荡然无存 申请专利 可以合法垄断一定时期，代价是公开技术方案 仍然可以不公开最优的技术方案，以技术秘密 方式保护（但不公开的技术无法得到专利保 护）2009-2-235专利 发明、实用新型和外观设计 授权后，专利权人可以禁止他人未经许可 实施其专利（禁令、停止侵权），也可以 通过收取合理使用费的方式许可他人使用 怎样算“合理”？需要当事人谈判确定 发展趋势：若他人未经许可实施专利不会 给专利权人带来“不可弥补”的损害，原则上 不会颁发禁令，而是让当事人去商谈一个 合理的许可费2009-2-236职务发明 员工履行其工作职责和工作任务所完成的发明 “执行法人或者其他组织的
3、工作任务”，包括： （一）履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交 付的其他技术开发任务； （二）离职后一年内继续从事与其原所在法人或者其 他组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工 作，但法律、行政法规另有规定的除外。法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职 以后所完成的技术成果的权益有约定的，应当依约定 确认。2009-2-237职务发明 “主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，包括职工 在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法 人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条 件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影 响；还包括该技术成果实质性内容是
4、在法人或者其他组织 尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情 形。但下列情况除外：（一）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约 定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技 术条件对技术方案进行验证、测试的。2009-2-238职务发明 完成技术成果的“个人”，包括对技术成果单 独或者共同作出创造性贡献的人，也即技 术成果的发明人或者设计人。 提供资金、设备、材料、试验条件，进行 组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻 译文献等人员，不属于完成技术成果的个 人。2009-2-239职务发明奖励 专利法、科技成果转化法以及合同法等规定对职 务发明人应
5、予以奖励，但对非国有企业没有规定 具体额度。 隐含的前提是该技术成果得以商业化（5%）或转让 （20%）。 问题：如何计算某个技术成果的商业化收益？ 建议在劳动合同里约定明确。 修订中的专利法和专利法实施条例规定对职务发 明奖励由双方协商；协商不成的，按专利法实施 条例规定的额度奖励 专利法与科技成果转化法之间不一致，如何协 调？2009-2-2310合作研发成果分配 合作技术研发的目的是优势互补，获得有 价值的知识产权 不能妨碍技术工作 避免产生权属争议2009-2-2311合作研发成果分配 共有知识产权有诸多弊端 独立拥有知识产权的好处： 权利人可以独立、自由地申请、实施专利权， 有侵权时
6、可以独立维权 在转让共有权给合作方时，作为交换，可以就 被转让的权利获得较宽的许可 从合作中独立拥有部分独立拥有部分独立拥有部分独立拥有部分新专利比共有全部全部全部全部新专 利要好得多2009-2-2312共有知识产权的弊端 共有的价值小；难以获得/实施和维权 共有可能需要获得他方的交叉许可，在专利申 请、审查过程中存在很多麻烦（费用分摊等） 各国对共有者义务的规定 中国：合同法规定申请专利需要全体共有人同意；2008年专 利法修正案规定行使共有的专利要全体共有人同意。 美国：没有义务；他方可以自由许可给竞争者。 日本：法律规定了相关义务；难以利用IP（因为需取得各方的 同意）2009-2-2
7、313其他分配模式 按地域 按各方的业务领域、应用范围 按背景知识产权 将合作技术成果放入公有领域2009-2-2314Pool and Draft 抓取（阄）模式 All patentable inventions generated pursuant to the collaboration agreement: 所有基于合作协议产生的可申请专利的发明： are “pooled” together 都放到一个“池”里面 and are later divided fairly using a “draft” process whereby each side takes turns cho
8、osing an invention from the pool for its sole ownership 然后通过抓阄方式公平地发配给各方独有 coin flip or other agreed procedure determines which party takes first selection 抛硬币或以其他方式决定谁先抓取 The owning party grants to the other (assigning) party a broad license back to use and exploit the patented technology 所有者给予他方一个
9、较宽的许可以使用以实施专利技术2009-2-2315技术转让的方式 许可 普通许可 排他许可 独占许可 再许可 所有权的转让 对技术秘密可行否？2009-2-2316技术转让的法律问题 合同法第329条及其司法解释 下列情形，属于合同法第三百二十九条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进 步”： （一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制 其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一 方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占 或者共享该改进技术的知识产权； （二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞 争的技术；
10、（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技 术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提 供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场； （四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买 非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等； （五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的 渠道或者来源； （六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对 提出异议附加条件。2009-2-2317技术进出口管理条例技术进口合同中，不得含有下列限制性条款： （一）要求受让人接受并非技术进口必不可少的
11、附带条件，包括 购买非必需的技术、原材料、产品、设备或者服务； （二）要求受让人为专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效 的技术支付使用费或者承担相关义务； （三）限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所 改进的技术； （四）限制受让人从其他来源获得与让与人提供的技术类似的技 术或者与其竞争的技术； （五）不合理地限制受让人购买原材料、零部件、产品或者设备 的渠道或者来源； （六）不合理地限制受让人产品的生产数量、品种或者销售价 格； （七）不合理地限制受让人利用进口的技术生产产品的出口渠 道。2009-2-2318案例分析 BDO丁二醇 乙炔生产技术 转让方为外国公司，受让方为中国
12、公司 乙炔可以进一步作为生产BDO的原料，而转让 方也生产BDO，所以希望在合同中约定受让方 不得将用转让技术生产的乙炔用于BDO的生产 是否合法？2009-2-2319BDO案例分析 设计一个新模式来避免法律争议 不竞争条款：受让方不得以任何方式用所生产 的乙炔与转让方竞争 或者许可使用费按乙炔产量来计算，而非一次 性的收取2009-2-2320软件许可案例 A公司免费许可某驱动软件给B公司，在许 可合同中要求B公司只能将软件用于A公司 的硬件产品上 该软件也可以用于A公司的竞争对手的类似硬 件产品上 是否合法？2009-2-2321技术进出口管理 技术进出口，是指从中华人民共和国境外 向中
13、华人民共和国境内，或者从中华人民 共和国境内向中华人民共和国境外，通过 贸易、投资或者经济技术合作的方式转移 技术的行为，包括专利权转让、专利申请 权转让、专利实施许可、技术秘密转让、 技术服务和其他方式的技术转移。2009-2-2322技术进出口举例 技术出口 中国公司把在外国的专利转让给外国公司 外国人在中国做出的技术成果，约定归外方 的，不属于技术出口 外国公司把其中国专利转让给外国公司 技术进口 外国人受雇于中国公司，其做出的技术成果归 中国公司的，属于技术进口2009-2-2323技术分类限制出口限制进口限制出口限制进口限制出口限制进口限制出口限制进口: 敏感技术, 需要商务部批准自由进出口技术自由进出口技术自由进出口技术自由进出口技术: 大多数技术 仅需省级商务部门登记备案禁止出口禁止进口技术禁止出口禁止进口技术禁止出口禁止进口技术禁止出口禁止进口技术： 不能进出口，无特例刑事责任刑事责任刑事责任刑事责任 进出口限制、禁止进出口的技术 = 走私; 处罚: 有期徒刑 (理论上可以到死刑), 没收非法所得, 罚金等处罚处罚处罚处罚2009-2-2324技术进出口的税务 技术进口 无营业税 中方预提10%所得税 技术出口2009-2-2325
