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1、1两步三类判断法两步三类判断法-浅析浅析 06 年审查指南关于涉及计算机程序的发明专利申请的年审查指南关于涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准审查基准I 事出有因在 2001 年审查指南中确立了涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准，该基准主要是判断涉及计算机程序的发明是否属于专利涉及计算机程序的发明是否属于专利法保护的客体。法保护的客体。该判断的终极目的是什么？就是拨开笼罩在涉及计算机程序的发明专利申请上空挥之不去的智力活动规则的疑云，明确什么样的涉及计算机程序的发明专利申请不被拒于可给予专利保护的大门之外，是专利所保护的客体，可以进入到后续的评价新颖性、判断性的审查阶段；就是给公众、申请
2、人、审查员、代理人对一个发明是否应当申请专利、能否被授予专利更加明确的心理预期。为达此终极目的，新审查指南开出的药方就是两步三类判断法两步三类判断法。II 判断对象首先，明确判断对象是“每项权利要求所限定的解决方案” 。这个判断对象与新颖性、创造性的判断对象类似，后者的判断对象是“每项权利要求所限定的技术方案” 。鉴于需对权利要求验明正身（验明是否是技术方案）后方能判断新颖性、创造性，因此，在说到“判断对象”时，当然不能说“技术方案” ，结果，只能用一种更为上位的称呼，即“解决方案” 。2这个判断对象与实用性的判断对象也不同，后者是以说明书（包括附图） 、权利要求书所公开的整体内容为依据，前者
3、则仅限于权利要求。这也说明如果一件申请的所有权利要求均被否定是技术方案，并不代表就不可挽救，如果说明书中有可以提炼出来的技术方案，也可以进行保护。III 判断方式与老指南仅用法 25 条 1 款 2 项来判断涉及计算机程序的发明是否是专利法保护的客体不同的是，新审查指南将细则 2 条 1 款对发明的定义也纳入到判断权利要求的解决方案是否是专利法保护的客体，从而将涉及计算机程序的发明专利申请用两个法条，即法 25条 1 款 2 项和细则 2 条 1 款分为三类：（1）属于法 25 条 1 款 2 项的智力活动的规则和方法，因此不属于专利法保护的客体；（2）不属于法 25 条 1 款 2 项的智力
4、活动的规则，且不构成细则 2 条 1 款规定的技术方案，因此不属于专利法保护的客体；（3）构成细则 2 条 1 款规定的技术方案，因此属于专利法保护的客体。可见，新指南用正、反两把尺子对涉及计算机程序的发明进行衡量，来最终确定哪些涉及计算机程序的发明入围专利法保护的客体。就如下图所示，用一把反尺（25 条 1 款 2 项）将专利法不予保护的客体排除掉，用另一把正尺（细则 2 条 1 款）将不符发明的定义的排除掉，最后剩下的中间那部分将与其它领域的发明一起加入3到后续的新颖性、创造性评价的大军之中。涉及计算机程序的发明申请的权利要求技 术 方 案正尺 反尺并且，笔者根据新指南这部分的编排顺序，认
5、为审查指南似乎是规定先用反面尺子来衡量，再用正面尺子来衡量，并且这样似乎更容易操作，即：N属于法 25 条 1 款 2 项符合细则 2 条 1 款智力活动规则和方法不构成技术方案构成技术方案YYN第一步，用反尺判断，判断的方式是看权利要求的解决方案中包含的是否全部是（主题与特征部分均是智力活动的规则和方法）或者实质上全部是（由仅程序限定的介质等）智力活动规则和方法4的内容。如果是，则判定该权利要求属于智力活动规则和方法。如果不是，则认为该权利要求不属于法 25 条 1 款 2 项的情形。同时，新指南特别指出“如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属
6、此列” 。可以认为这段规定主要是用来强调不是所有的涉及计算机程序的主题为介质的权利要求都属于智力活动的规则和方法，而不是规定仅由程序限定的介质或产品不属于智力活动的规则和方法的例外情况。第二步，排除了属于法 25 条 1 款 2 项的可能之后，再用正尺判断，判断的方式是用换汤没换药的三要素法，此三要素法是继承了老三要素的核心思想，并结合了涉及计算机程序的发明的特点而成，即是否全面满足以下三个条件（加下划线部分为新指南的修改部分）：执行计算机程序的目的是否是解决技术问题？在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是否是遵循自然规律的技术手段？获得的是否是符合自然规律的技术
7、效果？用于工业控制过程、改善计算机内部运行性能、用于测量或测试过程控制、以及处理外部数据（主要是对外部输入的图像进行处理，提高图像质量）被作为满足上述三要素的例子举出。当然也可以先用正面尺子来判断，再用反面尺子来判断，即两步三类判断法的变形：5N符合细则 2 条 1 款构成技术方案不属于智力活动规则 和方法属于智力活动规则YYN 属于法 25 条 1 款 2 项从上面的分析也可以得出这样的结论：新指南明确了不属于智不属于智力活动规则的不一定就能构成技术方案，不构成技术方案的不一定力活动规则的不一定就能构成技术方案，不构成技术方案的不一定就属于智力活动规则就属于智力活动规则，也就是智力活动规则与
8、技术方案之间不是非此即彼的关系，而是创造了一种 “中间态中间态” 。IV 对指南审查示例的疑问由于审查员与申请人、代理人对技术问题、技术手段、技术效果的理解不同，一个权利要求究竟是“中间态中间态”还是技术方案仍是各执一词。举例说明，笔者以为后面在关于“中间态中间态”的审查示例中的例9 “以自定学习内容的方式学习外语的系统”不应被否定是技术方案。在例 9的“分析及结论”中给出的理由是：该系统解决的问题是如何根据用户的主观愿望确定学习内容不构成技术问题；6该系统采用的手段是人为制定了学习规则，并按照规则的要求来进行，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段；该方法可以使用户根据自身需求自行确定学习内
9、容，进而提高学习效率，所获得的不是符合自然规律的技术效果。但笔者却认为上述结论有待商榷，反对理由如下：该系统解决的是问题是现有的计算机辅助学习系统不能接收用不能接收用户指定的学习内容户指定的学习内容，即不能接收外部数据，也不能将用户指定的学，也不能将用户指定的学习内容重组、或分割，从而以交互的方式显示给用户习内容重组、或分割，从而以交互的方式显示给用户，即不能处理外部数据，因此是技术问题；该系统利用了学习机、文件接收模块来接收用户指定的学习内容，利用文件分割模块、造句式语言学习模块来将用户指定的学习内容拆分成供学习的单元，因此采用了技术手段；该系统可以接收外部数据，并将外部数据处理成可以用来互
10、动式学习，因此获得的是符合自然规律的技术效果，这一技术效果是直接的技术效果，其间接的效果是提高学习效率。由上可知，例 9实际上是属于构成的技术方案的情形的。仅仅是因为其主题是计算机辅助学习系统，而往往使人们忽略了其技术性，而只看到其非技术的那一方面。V 分析和预测下面再举一个已被根据旧指南驳回目前尚处于复审阶段的例子，7申请号为“交互式实景仿真的旅游系统及运作方法” ，对其授权前景作一分析。权利要求 1：一种交互式实景仿真旅游系统，用以将在实景仿真于室内，以令使用者在室内运动时，可产生如同在室外进行旅游的真实感，该交互式实景仿真旅游系统包含：旅游地点显示系统，用以显示旅游地点供使用者选取，其中
11、该使用者可通过该旅游地点显示系统选择任一地点进行旅游；输入装置，用以输入该使用者所选定的旅游地点；环境仿真系统，用以产生环境仿真效果以呈现给该使用者；运动系统，用以提供该使用者进行运动，并根据该使用者的运动情况以产生一运动参数；及控制单元，根据该选定旅游地点的环境参数与该运动参数，以产生一用以仿真该使用者在该旅游地点实际旅游情况的实际旅游仿真结果，并将该实际旅游仿真结果输出至该环境仿真系统与该运动系统以呈现给该使用者。审查员的驳回理由（其依据的是旧指南） ，对比文件 1（US 6361321）的“动力控制的机动车仿真系统”公开了权利要求 1 的实景仿真旅游系统中的各个装置，权利要求 1 与对比
12、文件 1 相比区别在于：旅游地点显示系统显示旅游地点的信息，通过输入装置输入旅游地点，环境仿真系统显示旅游景点的环境画面，发出旅游景点所发出的声音，控制单元处理旅游景点方面的信息，即权利要求 18对现有技术的贡献对现有技术的贡献仅在于将现有的装置应用于处理与旅游景点有关的信息以模拟旅游景点的环境，且权利要求 1 产生的效果也仅仅是根据使用者输入的旅游地点信息，环境仿真系统将旅游地点到风景画面显示给用户，同时将旅游地点中自然物发出的声音（如鸟叫声、小溪流水声）传出来以便让用户听到，使用户感觉到仿佛身临其境，所以所获得的效果不是遵循自然规律的技术效果，因此权利要求 1所请求保护的不是技术方案。但我
13、们在复审请求书中反对的理由为：该发明所要解决的问题提供一种在人们因为各种原因不能亲自前往旅游景点旅游、而又需要旅游的那种感觉的旅游景点替代物，即将千里之外的异地风光再现于使用者周围的交互式实景仿真旅游系统，正如将遥远的风景呈现给使用者的电视；该发明采用的手段是由旅游地点显示系统显示旅游地点的信息，由输入装置接收旅游地点的选择，由环境仿真系统显示旅游景点的环境画面，发出旅游景点所发出的声音，由控制单元对上述装置进行控制。该发明获得的技术效果是产生、并呈现给使用者一用以仿真该使用者在该旅游地点实际旅游情况的实际旅游仿真结果。显然，该问题属于技术问题，该方案也利用了技术手段，并实现了技术效果。如果用
14、新指南来判断权利要求 1 是否构成技术方案，可以肯定9的是：对现有技术的贡献用来评价的是创造性，而评价权利要求所要求保护的是否是技术方案是将权利要求作为一个整体来进行判断，因此估计复审委不会再单单拿出权利要求 1 对现有技术的作出贡献的那部分来证明该权利要求不是技术方案。但不能肯定的是：该权利要求 1 一定会被认为是技术方案。如同前面的例 9 所似，该权利要求所保护的主题往往容易让审查员忽视其技术性的一面。虽然如此，由于新指南至少明确审查员不能再通过评价一项权利要求对现有技术的贡献来判断其是否是技术方案，而只能走三要素判别路径，我们认为申请人的争取余地应该还是变大了，并且也是有争取成功的希望的。此外，对于利用网络、计算机等公知设备的商务方法有关的发明，之前的审查实践中，审查员反对的理由也往往是这些发明使用的是公知设备，对现有技术作出贡献的部分仅是人为规定的。现在，可以预期，审查员不能再以此为理由进行驳回，所以，同例，对于涉及计算机程序的发明中的商务方法这一块，申请人应该是得到好消息了。以上仅为笔者的粗浅分析，有不足之处，还望各位专家、同行指正。
