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1、HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN对审查意见通知书的答复及 对专利文件的修改 专利局电学部 唐跃强2008.09HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN内 容第一部分 意见陈述书的撰写第二部分 专利申请文件的修改（国际阶段、 初审、实审、复审、无效）HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN第一部分 意见陈述书的撰写专利法第37条实施细则第3条实施细则第7条实施细则第118条HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN专
2、利法第37条国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定 的，应当通知申请人，要求其在指定的 期限内陈述意见，或者对其申请进行修 改；无正当理由逾期不答复的，该申请 即被视为撤回。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN实施细则第3条专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政 部门规定的其他形式办理。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN实施细则第7条当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的，应当在期限届满前 ，向国务院专利行政部门说明理由并 办理有关手续。H
3、TTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN实施细则第118条向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各 种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统 一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人 或者其代表人签字或者盖章；委托专利代理机构 的，由专利代理机构盖章。 请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的 姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名 称、地址和代理人姓名的，应当向国务院专利行 政部门办理著录事项变更手续，并附具变更理由 的证明材料。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN 专利法33条申请人可以对
4、其专利申请文件进行修改， 但是，对发明和实用新型专利申请文件 的修改不得超出原说明书和权利要求书 记载的范围，对外观设计专利申请文件 的修改不得超出原图片或者照片表示的 范围。 意见陈述中对申请文件 修改的要求HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN 专利法实施细则51条发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收 到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进 入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可 以对发明专利申请主动提出修改。 实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利 申请主动提出修改。HTTP:/WWW.S
5、IPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN 专利法实施细则51条申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意 见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当 按照通知书的要求进行修改。 国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文 件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政 部门自行修改的，应当通知申请人。 HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN撰写意见陈述书应注意的方面 遵守答复期限，逾期答复和不答复后果 是一样的。 答复应当按照规定的格式提交文件。答 复要有签署 （申请人/代理人签章）HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/
6、WWW.SIPO.GOV.CN撰写意见陈述书应注意的方面 以发明或者实用新型专利申请的补正或 者修改均不得超出原说明书和权利要求书 记载的范围，对外观设计专利申请人修改 不得超出原图片或者照片表示的范围。否 则，申请可能会被驳回。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN撰写意见陈述书应注意的方面 所提交的任何修改都应当在原始申请文 件中找到依据。 应当注意不同阶段的申请文件修改的要 求。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN 应尽可能维护委托人的利益，依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专
7、利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。即，尽可能获得最大保护范围的权利要求。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN 应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，对照专利申请文件，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。 HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN意见陈述书的行文格式（1）起始句本意见陈述书是针对专利局于年月日的 第次审查意见通知书作出的，随此意见陈述 书附上修
8、改的申请文件（权利要求书、说明书 、摘要.）替换页，以及表明修改处的参考页 。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN意见陈述书的行文格式（1）起始句举例如下： 尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审 查员的意见，申请人进行了认真的研读，并进 行修改和陈述意见如下：HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN（2）结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。 综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存 在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上 继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改 和陈述
9、的内容，恳请审查员先生/女士再给与一 次修改文件或陈述意见的机会。 申请人* 代理人 ：XXX， 日期：XXXHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN（2）结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员 所提出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正 。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作 ，以加快审查进程。审查员也可直接与代理人联 系（代理人联系电话：XXX），以便申请人能够 及时答复。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析所有的陈述意见都应当进行充分说理，同
10、时必须针对 每1条审查意见进行陈述，针对修改应给出出处-原说 明书或权利要求书或附图的具体位置HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析一、针对专利法第22条第2款的陈述如果审查意见提出多篇对比文件，那么陈述意见就必 须针对每1篇对比文件指出权利要求（独立及其从属权 利要求）具有新颖性的陈述（得分的关键），主要进 行技术特征的一一对比，或针对技术领域、解决的技 术问题和实现的技术效果来进行陈述HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析二、针对专利法第22条第3款的陈述1.区别技术特征是否认定准确
11、2.区别技术特征是否就是审查员所认定的公知常识3.区别技术特征在对比文件中所起的作用是否在本申请 中所起的作用相同4.结合是否具有显而易见性HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析三、针对专利法第26条第3款的陈述1.技术方案属于现有技术针对审查员的认定进行充分说理如果属于现有技术，最好列举出对比文件，详细论述 在说明书中简述的理由2.技术方案在系列申请中公开所引证的系列申请是否已进入国家专利局，是否已公 开HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析四、针对专利法实施细则第21条第2款的陈述1
12、.审查员的认定事实是否准确2.技术特征是否是必要技术特征在独立权利要求中，技术特征是否是必须的，例如电 路权利要求中的元器件的连接关系HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析五、针对专利法实施细则第20条第1款的陈述1.尽量按照审查员的要求进行修改2.注意从属权利要求与独立权利要求之间的关系，如主 体名称，限定方式，“所述”、“该”的限定HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析六、针对专利法第25条、实施细则第2条的陈述1.尽量按照审查员的要求进行修改2 . 科学发现、智力活动的规则和方法、
13、疾病的诊断和 治疗方法、动物和植物品种、原子核变换方法和用该 方法获得的物质注意，说明书公开的技术方案有可能获得专利权，如 对主题名称 “介质”、“计算机程序” 等的修改HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例分析六、针对专利法实施细则第18-23条的陈述尽量按照审查员的要求进行修改(撰写方式）HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例1 双频天线及其制造方法HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例1HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/
14、WWW.SIPO.GOV.CN案例1对比文件1（CN1412888A）HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例1 审查员的一通，权利要求1相对于对比文件1不具有创 造性HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例1 申请人陈述及修改HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例1申请人第二次陈述意见及修改HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例1 R13对应的权利要求（ZL03262090X）HTTP:/WWW.S
15、IPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN案例2 便携式牙刷案例 HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN1、充分理解发明的技术内容 ，列出主要的技术特征（9 个） HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN本申请是一件便携式牙刷的申请(实用新型专利 申请)，它由牙刷本体1、牙刷盒体2和牙膏软袋 4组成，牙刷本体1与盒体2之间用铰链3连接。 盒体2是细长方体。盒体2的上壁有一个形状、 大小与牙刷刷毛7相应的空腔8，当牙刷折叠放 置时，牙刷刷毛7正好方入刷毛空腔8内。盒体 2的底部开有孔5，
16、置于盒底的牙膏软袋压板6 具有一个凸块13，从孔5中伸出 。HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN牙膏软袋4放在压板6上，牙膏软袋上有牙膏出 膏口12，该出膏口12位于软袋上侧与刷毛空腔 位置相对应处。出膏口12与旋盖11螺纹连接， 盒体2的一端具有端盖9，端盖9内壁具有24个 凸起14，凸起14与盒体外壁上的凹孔10相卡紧 。使用时，旋开牙刷本体1，打开牙膏旋盖11， 再将牙刷本体1转回来，使毛刷7靠在出膏口12 上，按压凸块13，把牙膏挤在刷毛7上，再将牙 刷本体反转伸直，盖上旋盖11即可刷牙。 HTTP:/WWW.SIPO.GOV.CNHTTP:/WWW.SIPO.GOV.CN经上述分析，本申请的主要技术特征为:（1）牙刷本体1；（2）兼作刷柄的细
